CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00305-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto KAREN’S PIZZA para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa KLAREN’S previamente registrada en la misma clase / TÉRMINO DESCRIPTIVO – Lo es PIZZA y por ello se excluye del cotejo marcario / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es KLARENS al no tener un significado en el idioma castellano / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto KAREN’S PIZZA por existir similitud, riesgo de confusión y conexión competitiva con la marca nominativa KLAREN’S Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca mixta KAREN’S PIZZA, cuyo titular es el tercero con interés, es similar y confundible con la marca nominativa KLAREN’S, cuyo titular es la parte demandante, desde el aspecto conceptual o ideológico. […] Para la Sala resulta evidente que la marca mixta KAREN’S PIZZA, donde se pronuncia el nombre propio femenino Karen con s al final reproduce fonéticamente de la marca nominativa KLAREN’S, que es la pronunciación de la palabra klaren con s al final, siendo, por una parte, similares en su pronunciación las primeras sílabas que conforma cada una de las respectivas palabras y, por la otra, tiene idéntica la pronunciación de las segundas sílabas de cada una de dichas expresiones. […] De la confrontación que se hace entre la palabra Karen’s de la marca mixta KAREN’S PIZZA y la palabra Klaren’s de la marca nominativa

KLAREN’S, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestos así: El primero de ellos por una (1) palabra de seis (6) letras, que está compuesta de cuatro (4) son consonantes, dos (2) son vocales y un (1) signo de puntuación. El segundo por una (1) palabra de siete (7) letras, que, a su vez, está compuesta por cinco (5) consonantes, dos (2) son vocales y un (1) signo de puntuación. En ambos casos se repiten en el mismo orden las vocales y existen similitudes entre las consonantes. Por lo anterior, la Sala observa que la palabra de la marca mixta KAREN’S PIZZA, cuyo titular es el tercero con interés, es similar y confundible en el aspecto ortográfico a la palabra de la marca nominativa KLAREN’S, cuyo titular es la parte demandante. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que el elemento nominativo del signo mixto KAREN’S, cuyo titular es el tercero con interés, es similar y confundible desde el aspecto ideológico, fonético y ortográfico a la marca nominativa KLAREN’S, cuyo titular es el demandante, por lo tanto, en el caso sub lite existe riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial que ampara una u otra marca. […] Cabe indicar que la marca mixta KAREN’S PIZZA y la marca nominativa KLAREN’S amparan productos alimenticios similares en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por

lo tanto, se presenta posibilidad de que el consumidor promedio pueda confundirse respecto de los productos identificados en uno u otro caso y pueda confundirse respecto de su origen empresarial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

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Núm. único de radicación: 11001032400020070030500

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00305-00

Actor: LÁCTEOS DEL CESAR S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO –SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Comparación entre marca mixta y marca nominativa. Riesgo de confusión y asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Lácteos del Cesar S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 30572 de 16 de noviembre de 2006, 5895 de 28 de febrero de 2007 y 7488 de 16 de marzo de 2007. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Lácteos del Cesar S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, presentó demanda2 en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1723 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina4, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 30572 de 1 Cfr. Folio 2 del cuaderno principal. 2 Cfr. Folios 50 a 88 del cuaderno principal. 3 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” (Destacados de la Sala). 4 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”.

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Núm. único de radicación: 11001032400020070030500 16 de noviembre de 2006, “Por la cual se decide la solicitud de registro de marca”, 5895 de 28 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia

de Industria y Comercio; y la resolución núm. 7488 de 16 de marzo de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones declararon infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedieron el registro de la marca mixta KAREN’S PIZZA solicitado por Valencia y Soto Ltda., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Productos para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, en consecuencia, que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta KAREN’S PIZZA, cuyo titular es Valencia y Soto Ltda., para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de

la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones5: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 30572 del 16 de noviembre de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decidió conceder el registro de la marca KAREN'S PIZZA

(MIXTA) para distinguir: Harinas y preparaciones hechas de cereales, Pastas y Pizzas, Pan, Pastelería, Salsas (Condimentos); productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad VALENCIA Y SOTO LIMITADA rechazando así la oposición presentada por mi representada.

2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 5895 del 28 de febrero de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por mi representada, confirmando así la decisión de otorgar registro de la marca KAREN'S PIZZA (MIXTA) en clase 30 internacional a favor de la sociedad VALENCIA Y SOTO LIMITADA. 2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 7488 del 16 de marzo de 2007 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 30572 del 16 de 5 Cfr. Folios 52 a 53 del cuaderno principal. 4

Núm. único de radicación: 11001032400020070030500 noviembre de 2006, mediante la cual se otorgó el registro de la marca KAREN'S PIZZA (MIXTA) en clase 30 internacional a favor de la sociedad VALENCIA Y SOTO LIMITADA. 2.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca KAREN'S PIZZA (MIXTA) registrada en clase treinta (30) internacional, expediente No. 06 031938 de propiedad de la sociedad VALENCIA Y SOTO LIMITADA. 2.5. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se

dicte en el proceso de la referencia […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Valencia y Soto Ltda., el 31 de marzo de 2006, presentó “[…] la solicitud de registros para la marca nominativa KAREN’S PIZZA (MIXTA) para distinguir: ‘Harinas y preparaciones hechas de cereales, Pastas y Pizzas, Pan, Pastelería, Salsa (condimentos)’, productos de la clase treinta (30) internacional a nombre de la sociedad VALENCIA Y SOTO LIMITADA […]”7. 4.2. La mencionada solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 06-031938 y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 566 del 31 de julio de 2006. 4.3. La parte demandante, en la respectiva oportunidad, presentó oposición contra “[…] la solicitud de registro mencionada con base en su marcas (sic) registradas

(sic) […]”8. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 30572 de 16 de noviembre de 2006, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta KAREN’S PIZZA, cuyo titular es Valencia y 6 Cfr. Folios 53 a 56 del cuaderno principal. 7 Cfr. Folio 53 del cuaderno principal. 8 Cfr. Folio 54 del cuaderno principal 5

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Soto Ltda., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza. 4.5. La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 30572 de 16 de noviembre de 2006. 4.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 52877 de 21 de octubre de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 30572 de 16 de noviembre de 2006 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 7488 de 16 de marzo de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 30572 de 16 de noviembre de 2006. Normas violadas

5. La parte demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 1349, 135, literal a)10 y 136, literal a)11, de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación12: 6.1. Afirmó que la parte demandada desconoció el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca mixta KAREN’S PIZZA para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] sin tener en cuenta la preexistencia de los derechos de mi representada sobre la 9 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para

distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. 10 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior […]”. 11 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedan causar un riesgo de confusión o de asociación […].” 12 Cfr. Folios 56 a 85 del cuaderno principal. 6

Núm. único de radicación: 11001032400020070030500 marca KLAREN’S, certificado de registro No. 154.267 que identifica todos los productos comprendidos en la clase 30 internacional […]”13. 6.2. Indicó que14: “[…] el elemento denominativo KAREN'S PIZZA usado por la sociedad VALENCIA Y SOTO LTDA en su marca, es el elemento preponderante dentro del mismo, teniendo en cuenta que lo único que diferencia la expresión KAREN'S de VALENCIA Y SOTO LTDA de la expresión KLAREN'S de la marca de mi representada es el tipo de letra en que se encuentra escrita la primera, la palabra PIZZA en el conjunto es de uso común e inapropiable, y finalmente la gráfica que es un círculo amarillo atravesado por dos líneas diagonales entre

las cuales se encuentra plasmada la parte denominativa del signo. Si mi representada escribiese su marca denominativa KLAREN'S con un tipo de letra similar aquel con el cual se escribe el expresión KAREN’S de VALENCIA Y SOTO, encontraríamos que las mismas no se diferencian por el elemento gráfico […]”. 6.3. Agregó que15: “[…] Si el signo KLAREN'S y el signo KAREN'S PIZZA + GRÁFICA son apreciados en forma sucesiva y no simultánea, es decir, percibiendo las marcas de forma individualizada, tal como lo hace el consumidor en el mercado, la impresión que producen estos signos denominativos es de semejanza y de relación entre uno y otro y por ende, puede el consumidor asociarlos con un origen común, porque sus semejanzas producirán más impacto que sus diferencias, llevando a error al potencial cliente, más aún cuando ambos signos distinguen productos alimenticios de consumo masivo pertenecientes a la misma clase internacional, como lo es la clase 30. Esta confusión directa llevaría al consumidor a creer que los comestibles identificados con la marca KAREN'S PIZZA + GRÁFICA son una variedad de los alimentos identificados con la marca KLAREN's. Recordemos que la marca KLAREN'S (previamente registrada), distingue ‘Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo’, mientras que la marca

KAREN'S PIZZA + GRÁFICA (posteriormente registrada) distingue de forma restringida productos de la clase 30 internacional que son ‘Harinas y Preparaciones hechas de Cereales, Pastas y Pizzas, Pan, Pastelería, Salsas (Condimentos)’. 13 Cfr. Folio 58 del cuaderno principal. 14 Cfr. Folios 63 a 62 del cuaderno principal. 15 Cfr. Folios 74 a 75 del cuaderno principal. 7

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Bajo estas circunstancias, de coexistir en el mercado, existiría el riesgo de confusión entre las marcas KAREN'S PIZZA + GRÁFICA otorgada y KLAREN'S registrada previamente […]”. 6.4. Argumentó que16: “[…] En efecto, podemos enumerar claramente las múltiples semejanzas existentes entre KLAREN'S y KAREN'S (PIZZA GRÁFICA): 1) La expresión que inicia con la letra ‘K’ y termina con ‘AREN'S’, es la parte determinante y preponderante en la marca denominativa de mi representada y en la marca concedida por las resoluciones aquí demandadas. 2) Ambas marcas se componen de una sola palabra, si el estudio de confundibilidad se efectúa correctamente y se excluye la expresión ‘PIZZA’ de la marca de VALENCIA Y SOTO LTDA, por ser este término, un término de uso común. 3) La primera (1) letra de cada uno de los signos es la misma: ‘K’. 4) Las cinco (5) últimas letras de cada uno de los signos son las mismas: A-R-E-N-S.

1. Ambas poseen el elemento adicional de apostrofo entre la letra ‘N’ y la letra ‘S’. 6) Al ser pronunciadas sucesivamente, se escuchan casi igual. 7) Evocan una misma idea que es un nombre femenino y que dicho nombre es titular de objeto. 8) Distinguen productos comestibles para los mismos consumidores. 9) Tienen los mismos canales de comercialización.

Las diferencias entre ambos signos distintivos son: 1) La exclusión de la letra ‘L’, como segunda letra en la marca erróneamente concedida. 2) La gráfica que consta de un círculo dividido por dos (2) líneas amarillas. Dicha gráfica, […], no es la parte predominante de la marca mixta. Con este simple estudio de las semejanzas y diferencias existentes entre KLAREN’S y KAREN’S PIZZA + GRÁFICA, se evidencia el riesgo de confusión entre ambas marcas por su gran similitud y que por ello no eran susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación […]”. 16 Cfr. Folio 79 del cuaderno principal. 8

Núm. único de radicación: 11001032400020070030500 6.5. Adicionó que17: “[…] La Superintendencia de Industria y Comercio omitió la verificación integral de la concurrencia de los requisitos descritos en el signo KAREN’S PIZZA + GRÁFICA al otorgar su registro, mediante las Resoluciones No. 30572 del 16 de noviembre de 2006, No. 5895 del 28 de febrero de 2007 y No. 7488 del 16 de marzo de 2007, contenidas en el expediente No. 06-031938. Igualmente el acto

acusado implica un quebrantamiento del derecho de exclusividad del titular de la marca anteriormente registrada y atenta contra la protección de los consumidores, porque genera un alto riesgo de confusión y de error en el público, impidiendo que el consumidor distinga e individualice los comestibles identificados con la marca KAREN’S PIZZA + GRAFICA producidos por la sociedad VALENCIA Y SOTO LTDA de los comestibles identificados con la marca KLAREN’S producidos por LÁCTEOS DEL CESAR. Por lo anterior, se formula este cargo por indebida aplicación del artículo 134 de la Decisión 486, conforme al cual para que un signo pueda ser registrado como marca, debe tener aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y en el caso de la solicitud de registro de la marca KAREN’S PIZZA + GRÁFICA es evidente que no existía tal condición […]”. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial18, contestó, mediante escrito de 2 de junio de 200919, la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 7.1. Sostuvo que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 y las normas constitucionales y legales nacionales aplicables. 7.2. Indicó que20: “[…] esta Entidad realizó un examen de registrabilidad concienzudo observando detenidamente la distintividad inherente con la que debe contar el signo y atendiendo además su registrabilidad frente a derechos de terceros. […] Entre las dos expresiones en conflicto ‘KAREN’S PIZZA’ y

‘KLAREN’S’ existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien 17 Cfr. Folios 84 a 85 del cuaderno principal. 18 Cfr. Folios 295 a 298 del cuaderno principal. 19 Cfr. Folios 286 a 292 del cuaderno principal. 20 Cfr. Folio 209 del cuaderno principal. 9

Núm. único de radicación: 11001032400020070030500 diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado

[…]”. 7.3. Adujo que21: “[…] Adicionalmente, las marcas confrontadas; por un lado el signo solicitado ‘KAREN’S PIZZA’ tiene un significado propio y distinto de fácil compresión para el público y hace referencia a un nombre femenino y al genérico para productos de la clase 30 Pizza; de otra parte, la expresión ‘KLAREN’S’ es una expresión de fantasía que no tiene significado propio, por lo que pueda que por el aspecto conceptual tampoco son (sic) confundibles […]”. 7.4. Aclaró que22: “[…] Lo antes expuesto descarta igualmente la violación de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 en razón a la ausencia de confudibilidad entre los signos enfrentados […]”.

8. Valencia y Soto Ltda., vinculada como tercero con interés en el resultado del proceso23, en adelante el tercero con interés, contestó la demanda24, en los siguientes términos: 8.1. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y señaló que los actos

administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho. 8.2. Precisó que25: “[…] la marca nominativa KLAREN’S, registrada en la clase 30 bajo el certificado 154267 cuyo titular es la sociedad accionante Lácteos del Cesar S.A. fue cancelada parcialmente por la Superintendencia de Industria y Comercio, a solicitud de mi representada sociedad Valencia y Soto S.A. mediante Resolución 44950 del 27 de diciembre de 2007 la cual se encuentra en firme […]”. 8.3. Consideró que sobre26: 21 Cfr. Folio 291 del cuaderno principal. 22 Cfr. Folios 291 a 292 del cuaderno principal. 23 Cfr. Folios 102 a 103 y 128 del cuaderno principal. 24 Cfr. Folios 134 a 183 del cuaderno principal. 25 Cfr. Folio 135 del cuaderno principal. 26 Cfr. Folio 145 a 146 del cuaderno principal. 10

Núm. único de radicación: 11001032400020070030500 “[…] las marcas KAREN’S PIZZA - y KLAREN’S

(NOMINATIVA) que su comparación no puede hacerse a partir del fraccionamiento de la marca KAREN’S PIZZA al punto de desvirtuar su naturaleza mixta, en la medida que su parte gráfica tiene suficiente fuerza para fijarse en la mente del consumidor, como en efecto ha ocurrido en el mercado desde hace ya, treinta (30) años. Se trata de un gráfico que contiene la expresión KAREN’S presentado con una notoria inclinación y con un tipo especial de letra, en particular con un tamaño superior respecto de la letra K. La palabra KAREN’S se encuentra ubicada dentro de dos líneas dobles

igualmente inclinadas, y un círculo de doble aro que es a su vez atravesado por las dos líneas. Acompañando a dicha expresión y en letras de menor tamaño se encuentra la palabra PIZZA, todo lo cual conforma un conjunto gráfico que da una apariencia propia y particular al signo marcario, el cual, de omitirse dicha presentación sería otro distinto […]”. 8.4. Manifestó que27: “[…] Basta con apreciar el tiempo que lleva usándose la expresión

KAREN’S PIZZA .

Su uso como signo distintivo data del año 1979 y su solicitud como marca data del año 1995 registrada desde 2001 bajo el certificado 309146 (clase 42). Lo anterior significa, que no se ha tratado de la reproducción del signo KLAREN’S el cual fue solicitado para registro por la sociedad Lácteos del Cesar S.A. 14 años después de que apareciera la expresión KAREN’S PIZZA como signo identificador de un nombre comercial y enseña comercial en el mercado […]”. Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 18 de febrero de 201428, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486. 27 Cfr. Folio 153 del cuaderno principal. 28 Cfr. Folios 341 a 342 del cuaderno principal.

11

Núm. único de radicación: 11001032400020070030500

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 186-IP-2015 proferida el 20 de julio de 201529, en adelante la

Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso procede la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 e indicó que “[…] no procede la interpretación de los artículos 134 literal a) y 135 literal b) de la citada normativa por no resultar esenciales en el caso particular […]” (Destacados de la Sala). Finalmente, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 22 de agosto de 201730, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. 11.1. Dentro del anterior plazo legal, la parte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en la contestación de la demanda. 11.2. El tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio31 en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

12. Visto el artículo 128, numeral 7.º, del Decreto 01 de 198432, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos 29 Cfr. Folios 384 a 404 del cuaderno principal. 30 Cfr. Folio 405 del cuaderno principal. 31 Cfr. Folio 420 del cuaderno principal.

32 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 12

Núm. único de radicación: 11001032400020070030500 del artículo 30833 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia, y del artículo 1.º del Acuerdo núm. 5535 de 5 de agosto de 200336, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia del propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 186IP-2015 proferida el 20 de julio de 2015 y vii) el análisis del caso concreto.

14. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

15. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 15.1. Resolución núm. 30572 de 16 de noviembre de 200637, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el

registro de la marca mixta KAREN’S PIZZA para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interes, de la cual se destaca: “[…] CONSIDERANDO […] 1.3. Comparación de signos 33 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”. 34 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 35 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 36 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 37 Cfr. Folios 22 a 28 del cuaderno principal. 13

Núm. único de radicación: 11001032400020070030500

Revisados los registros de la propiedad industrial en busca de los antecedentes que se alegan en la oposición, aparecen los siguientes registros: Marca Titular Clase Tipo Certificado Vigencia KLAREN’S LÁCTEOS DEL 30 Nominativ 154267 27/02/2014

CESAR LTDA a La sociedad solicitante interpuso acción de cancelación contra el registro de marca mencionado en el aparte anterior. Al respecto, consideramos que no es necesario suspender el trámite de la referencia hasta la decisión sobre si se cancela o no, ya que como se verá más adelante no existe confundibilidad entre el signo solicitado y el opositor. Así, en éste caso particular la excepción de cancelación no es una defensa idónea al no existir realmente un obstáculo válido para el registro del signo solicitado, así, en la presente actuación y por los principios orientadores de la actuación administrativa como la economía, la celeridad y eficacia es necesario continuar con el presente trámite. Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera: Marca solicitada Marca opositora

KLAREN’S

(Nominativa) En el caso que nos ocupa, en el signo solicitado el elemento determinante y predominante es el nominativo, dada la fuerza propia de las palabras. Por lo tanto, el análisis comparativo deberá centrarse en sus denominaciones (KAREN'S PIZZA / KLARENS), lo cual no obsta para que en caso dado el elemento gráfico pueda ser determinante. […] La División luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios iurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que el signo KAREN'S PIZZA y la marca opositora KLAREN'S, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. Esto obedece a que la denominación del signo solicitado tiene significado conceptual propio y distinto, fácilmente comprensible por el público, mientras la marca opositora

KLAREN'S no tiene significado alguno ya que es una expresión de fantasía