CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00331-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ALMERÍA y la marca mixta LA ALQUERÍA / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – De la marca denominativa ALMERÍA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ALMERÍA» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 268456, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el

mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ALMERÍA» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016, […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ALMERÍA» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del

artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 268456 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo

cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00331-00

Actor: SOCIEDAD PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.

ALQUERÍA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCION DE NULIDAD Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando, al momento de resolver el litigio, dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, interpuso la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería, en contra de la Resolución núm. 10530 de 22 de marzo de 2002, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «Almería» (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Séptima Edición de la Clasificación Internacional de Niza; y en contra de las Resoluciones núm. 20208 de 27 de junio de 2002 y 24934 de 31 de julio de 2002, por las que confirmó la Resolución núm. 10530, en sede de reposición y apelación, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 16 de marzo de 20011, a través de apoderado, la sociedad Hoteles Internacionales S.A., hoy Hotel Puerta del Sol S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «ALMERÍA» para amparar productos comprendidos en la Clase 42 -versión 7a.- de la Clasificación

Internacional de Niza.

2. Consta también que la solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 507.

3. El 8 de octubre de 20012 la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería, a través de apoderado presentó oposición al registro con fundamento en que el signo que se solicitaba registrar era confundible con las

marcas «LA ALQUERÍA» (mixtas) de las que era titular y que se encontraban registradas y vigentes para distinguir productos de las clases 29, 30 y 31 del 1 Folios 72 a 77 2 Folios 79 a 102 mismo nomenclátor internacional.

4. Aseguró la sociedad opositora que el signo que se pretendía registrar presentaba similitudes ortográficas, fonéticas y visuales y generaba riesgo de asociación entre el público consumidor con las marcas previamente registradas.

5. El 15 de marzo de 20023, la sociedad Hoteles Internacionales S.A., contestó la oposición en escrito en el que, apoyado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal de Justicia-, sostuvo que los signos a comparar eran conceptualmente diferentes; afirmación que sustentó en que el componente gráfico de la marca opositora la hacía inconfundible y que los vocablos que conformaban uno y otro tenían significados diametralmente diferentes que evitaban el riesgo de confusión en el consumidor.

6. El 22 de marzo de 2002, la SIC profirió la Resolución núm. 105304 en que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería, y concedió el registro de la marca «ALMERÍA».

7. La SIC, luego de hacer referencia a la normatividad aplicable y a los requisitos de registrabilidad, sostuvo que las marcas comparadas no poseían similitudes que ofrecieran riesgo de confusión en tanto que los signos eran visual, fonética y ortográficamente diferentes. 3 Folios 123 a 132

4 Folios 151 a 157

8. La SIC descartó el estudio de la conexidad competitiva con fundamento en que la inexistencia de similitudes lo hacían innecesario.

9. La sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería, inconforme con la decisión, el 24 de mayo de 20025 interpuso en contra de ella recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en el que consideró que entre los signos comparados existían evidentes similitudes fonéticas, ortográficas y visuales, amén de la conexidad competitiva que también se presentaba entre ellas.

10. El 27 de junio de 2002, la SIC, mediante Resolución núm. 202086, resolvió de manera desfavorable el recurso, y agregó que, para que exista riesgo de confusión, debe concurrir la semejanza o identidad visual, fonética y conceptual entre los signos, así como la denominada conexidad competitiva, y que ante la ausencia del primer presupuesto resultaba irrelevante el estudio del segundo.

11. La SIC, a través de la Resolución núm. 24934 de 31 de julio de 20027, 5 Folios 133 a 146 6 Folios 15 a 22 confirmó la decisión recurrida, apoyándose en los mismos argumentos que expuso en los anteriores pronunciamientos. 1.3. La demanda

12. Mediante escrito radicado el 18 de septiembre de 2007 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. - Alquería, instauró demanda8 en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la

Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…]1. Que las marcas ALQUERÍA y ALMERÍA son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que las marcas ALQUERÍA de Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería se encontraban registradas y vigentes al momento de expedirse la Resolución 10530 de 22 de marzo de 2002 demandada, no es posible registrar la marca ALMERÍA, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina.

2. Que son nulas las Resoluciones Nos. 10530 de 22 de marzo de 2002 expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se 7 Folios 54 a 57 8 Folios 29 a 48. concedió el registro de la marca ALMERÍA (nominativa) en la Clase 30

(sic); 20208 de 27 de junio de 2002, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 10530 de 22 de marzo 2002 y concedió el recurso de apelación interpuesto; y 24934 de 31 de julio de 2002, por medio de la cual el Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 10530 de 22 de marzo de 2002 y agotó la vía gubernativa.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del Certificado de Registro No. 268456, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”. 1.4. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

13. Manifestó que, al haberse concedido el registro de la marca ALMERÍA

(nominativa), se violaron los artículos 61 de la Constitución Política y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el signo es similarmente confundible con la marca LA ALQUERÍA (mixta) previamente registrada.

14. Indicó que el Estado, a través de la SIC, tenía la obligación de proteger el derecho conferido al titular de una marca, en tanto que se debe evitar que personas distintas al mismo obtengan registros de signos que pueden ser confundibles con las marcas previamente registradas.

15. Afirmó que las marcas comparadas, ALMERÍA (nominativa) y LA ALQUERÍA (mixta), desde el punto de vista fonético son muy similares, toda vez que tienen la misma sílaba inicial (AL), la misma desinencia (RIA), vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden (A-E-I-A) e idéntica sílaba tónica (RIA).

16. Igualmente, aseveró que desde el punto de vista ortográfico son

confundibles, comoquiera que la única diferencia existente entre ellas es el cambio de las letras «QU» por «M», lo cual no otorga distintividad alguna al signo solicitado.

17. Advirtió que existe similitud en las raíces y terminaciones, dado que tienen el mismo número de sílabas y vocales idénticas que están ubicadas en el mismo orden.

18. Adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó su decisión de conceder el registro de la marca ALMERÍA en las diferencias conceptuales existentes entre las marcas; sin embargo, tales diferencias conceptuales no son suficientes para establecer la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas ALMERÍA y LA ALQUERÍA, toda vez que el hecho de que ambos signos tengan un significado, no indica que el público consumidor lo conozca y que despierte alguna idea definida.

19. Finalmente, expresó que las marcas ALQUERÍA y LA ALQUERÍA, se encuentran registradas y vigentes para amparar todos los productos comprendidos en las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, a su vez, la marca ALMERÍA fue solicitada y concedida para distinguir servicios de suministro de alimentos y bebidas, así como actividades de cafetería, pastelería y galletería, servicios de comercialización, distribución, importación, exportación, almacenaje, fabricación, compra y venta, recolección, procesamiento, torrefacción, molienda, empaque y distribución de productos alimenticios y, en general, de toda clase de productos agrícolas y agropecuarios naturales y artificiales en todas sus presentaciones y, especialmente, alimenticios y de consumo masivo. En ese orden de ideas, consideró que los productos amparados por las marcas ALQUERÍA y

LA ALQUERÍA y los servicios amparados por la marca ALMERÍA están directamente relacionados entre sí.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

20. El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio expresó que el acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

21. Señaló que efectuado el estudio de las marcas en controversia se encontró que las mismas no son confundibles, habida cuenta que se trata de expresiones que no guardan relación alguna y que tienen una composición completamente distinta.

22. Sostuvo que el signo solicitado está compuesto de siete (7) fonemas y la marca previamente registrada y fundamento de la oposición se compone de ocho (8), por lo que resulta evidente que no se presentan confusiones en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético.

23. Resaltó, en el aspecto conceptual, que cada signo tiene significado propio, el cual los diferencia plenamente entre sí, lo que impide el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, toda vez que la marca LA ALQUERÍA significa casa de labranza lejos del poblado y el signo ALMERÍA hace referencia a una provincia de España, ubicada en Andalucía, por lo que los signos en debate no generan confusión directa o indirecta.

24. Aunado a lo anterior, precisó que el principio de especialidad circunscribe la

protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro, por lo que no resulta posible pretender la protección de signos que busquen amparar iguales productos o servicios.

25. Afirmó que entre las marcas en conflicto no existe conexidad competitiva, porque los productos que ellas amparan no pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional ya que mientras la marca solicitada, «ALMERÍA», ampara productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional, las marcas «LA ALQUIERIA», previamente registradas, amparan productos de las clases 29, 39 y 31 del nomenclátor internacional.

26. Consideró que la situación fáctica no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de

2000.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 134-IP-2015 de 25 de septiembre de 20159, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dicha disposición, señaló las siguientes conclusiones: «[…] PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no

riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar 9 Folios 294 a 307 del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ALMERÍA y ALQUERÍA, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo ALMERÍA y el mixto ALQUERÍA, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia

[…]»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto de 31 de marzo de 201610, se corrió traslado a las partes por diez (10) días, término durante el que solo el tercero con interés en las resultas del proceso alegó de conclusión; el Ministerio Público guardó silencio en esta

oportunidad procesal.

29. Sociedad Hoteles Internacionales S.A., hoy Hotel Puerta del Sol S.A.11, 10 Folio 309 11 Folios 310 a 321 insistió en la legalidad de los actos administrativos acusados y solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

30. Sostuvo que, a la luz la norma comunitaria (Decisión 486 de 2000) y de los criterios de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia12, la marca cuyo registro se concedió no presenta riesgo de confusión porque posee la distintividad requerida para ello.

31. Afirmó que los signos comparados no poseían similitudes fonéticas, ortográficas o conceptuales, habida cuenta que cada una de ellas contaba con la suficiente distintividad.

32. Sostuvo que la SIC hizo un análisis previo y juicioso de la situación fáctica a la luz de la normativa y la jurisprudencia, lo que le permitió llegar a la conclusión de que el signo cuyo registro estudiaba era plenamente distinguible y, por lo tanto, no existía riesgo de confusión con la marca opositora.

33. Con argumentos similares a los que expuso en su escrito inicial, concluyó que en el presente caso no había lugar a confusión porque los significados de las dos expresiones son diferentes ya que mientras Almería es una ciudad de España, Alquería es una casa de campo, por lo que el consumidor medio no podría equivocarse al comparar las dos marcas en conflicto. 12 Citó entre otros: Proceso 92-IP-2004. Decisión de 28 de Septiembre de 2004. Proceso 28-IP-96.

Proceso 55-IP-99.

34. Lo anterior, aunado a que la marca «LA ALQUERÍA» siempre está

acompañada de un gráfico que la hace perfectamente distinguible.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201913, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El problema jurídico

36. La sociedad Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería, solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 10530 de 22 de marzo de 2002, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «Almería» (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 -versión 7ª- de la Clasificación Internacional de Niza; así como de las Resoluciones núms. 20208 de 27 de junio de 2002 y 24934 de 31 de julio de 2002, por las que confirmó la Resolución núm. 10530 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

37. Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido era confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca «LA ALQUERÍA», concedida a esa sociedad y registrada bajo los números 159532, 13 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 161046 y 161041 para amparar productos incluidos en las clases 29, 30 y 31 del nomenclátor internacional.

38. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos

en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», lo que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.

39. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal a) del artículo 136 cuyo tenor literal es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]» 40.Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ALMERÍA» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 268456, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación.

41. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

42. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido

sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ALMERÍA»14 (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 19 de julio de 2016, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen15: 43.Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, 14 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 15 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 44.Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un

registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo

153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

45. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los

derechos exclusivos del titular de la marca «ALMERÍA» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 46.Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del sigui