CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2007-00341-00-2015

SIGNO STICK PACK – Procede su registro al no ser genérico ni descriptivo La Sala constata que la marca STICK PACK no es genérica ni descriptiva de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues al no tener un significado conocido en el idioma español es imposible que se asocie directamente con los productos que distingue o con elementos característicos de los mismos. Además, la denominación STICK PACK tampoco consiste en una designación común o usual de los productos que identifica la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que mal podría afirmarse que es irregistrable por tal concepto. De hecho, pese a que la demandante alega que STICK PACK es “el nombre técnico del sistema de empacado o del empaque…” de los productos que pretende distinguir, lo cierto es que no existe prueba en el expediente en la que conste que dicha marca sea usada comúnmente para nombrar “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135, literal g), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, constituye el presupuesto fáctico fijado para su irregistrabilidad en la normativa comunitaria. En consecuencia, la Sala advierte que no debe cancelar el registro del signo STICK PACK, pues no se encuentra incurso en las causales de

irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el registro de marcas no descriptivas ver sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 28 de mayo de 2015, Rad. 2008-00379,

CP María Claudia Rojas Lasso FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2605 DE 2006 (8 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) NOTA DE RELATORIA: Sobre el registro de marcas no descriptivas ver sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 28 de mayo de 2015, Rad. 2008-00379,

CP María Claudia Rojas Lasso

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO Santiago de Cali., veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00341-00

Actor: INGENIO DEL CAUCA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa, promovida por INGENIO

DEL CAUCA S.A. contra la Resolución 2605 de 2006 (8 de febrero), mediante las cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca STICK PACK, a favor de INGENIO RIOPAILA S.A., para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA INGENIO DEL CAUCA S.A., domiciliada en Cali, Valle del Cauca, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 2605 de 2006 (8 de febrero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de INGENIO RIOPAILA S.A., el registro de la marca STICK PACK para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias,

hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca STICK PACK, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los hechos El 28 de julio de 2005 INGENIO RIOPAILA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca STICK PACK, para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 555 de 2005 y, dentro del término oportuno, no fue objetada. En consecuencia, mediante Resolución 2605 de 2006 (8 de febrero), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca STICK PACK, a favor de INGENIO RIOPAILA S.A., para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de violación

La demandante considera que el acto acusado contraría el artículo 135, literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, indica que el artículo 135, literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, dispone que: “No podrán registrarse como marcas los signos que: …b) carezcan de distintividad; …e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca STICK PACK, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que es genérica y descriptiva, pues consiste en “el nombre corrientemente utilizado en los medios comerciales del mercado colombiano para designar un empaque y un sistema de envasado de tales productos, lo que constituye una característica de una forma de presentación de los mismos”. En efecto, considera que el signo STICK PACK es genérico y descriptivo, ya que

sirve para denominar la forma de presentación comercial de los productos que pretende distinguir. Aunado a lo anterior, sostiene que el registro del signo otorga un privilegio a su titular, restringiendo arbitrariamente la competencia en el mercado de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. CONTESTACIONES 2.1. INGENIO RIOPAILA S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que la marca STICK PACK era suficientemente distintiva para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, señaló que la marca no era descriptiva, pues estaba compuesta por vocablos en inglés, que no eran conocidos en el idioma castellano. 2.2. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que el acto administrativo acusado había sido expedido con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Bajo el anterior contexto, manifestó que no debía cancelarse el registro del signo STICK PACK, pues era perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. Aunado a lo anterior, indicó que el signo STICK PACK no era genérico ni descriptivo de los productos que distinguía en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto del artículo 135, literales b), e), f) y g) de la

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 311-IP-2014 se citan a continuación. “Primero. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. El Juez Consultante deberá tomar en cuenta para el examen de registrabilidad que el signo solicitado es de tipo denominativo compuesto, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. Segundo. La Corte Constitucional debe analizar en primer lugar si el signo solicitado STICK PACK (denominativo) tiene aptitud distintitva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Tercero. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la denominación STICK PACK – del idioma inglés – es conocida o no por el consumidor. De tratarse de una denominación conocida, se deberá tomar en cuenta lo relacionado a los signos de uso común, descriptivos y genéricos, en virtud que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo STICK PACK (denominativo) constituye un término utilizado para designar un empaque y un sistema de envasado de productos alimenticios. Cuarto. Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo

un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. La Corte Consultante deberá establecer el carácter de fantasía del signo STICK PACK (denominativo), para así poder determinar su carácter distintivo.”

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La actora reiteró lo dicho en el libelo de la demanda. Además, solicitó cancelar el registro de la marca STICK PACK, pues pese a estar escrita en inglés, consideró que su significado era de conocimiento público en el mercado colombiano, ya que describía “el nombre técnico del sistema de empacado o del empaque…”. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio e INGENIO RIOPAILA S.A. reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo STICK PACK, cuyo registro se concedió para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: i) reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y ii) no es genérico, descriptivo ni consiste en una designación común o usual de dichos productos y, por ende, no

se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el artículo 135, literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida

en este proceso precisa que los elementos constitutivos de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A estos efectos, respecto de la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “…la distintividad tiene un doble aspecto: 1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual implica que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios independientemente de la clase a la que pertenezca, este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486; y 2) Distitntividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad instrínseca , requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona se expresa como se señala a continuación:

STICK PACK

(Nominativa Clase

1. STICK PACK Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si la marca STICK PACK: i) es distintiva y ii) no es genérica, descriptiva ni consiste en una designación común o usual de los productos que pretende distinguir y, por lo tanto, es susceptible de ser registrada en la clase 30 de la

Clasificación Internacional de Niza. 1.1. Distintividad

La Superintendencia de Industria y Comercio afirma que concedió el registró de la marca STICK PACK, a favor de INGENIO RIOPAILA S.A., porque consideró que era suficientemente distintiva para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la actora considera que el signo cuestionado no es distintivo, ya que está conformado por palabras genéricas y descriptivas que, pese a estar escritas en inglés, denominan “el nombre técnico del sistema de empacado o del empaque…” de los productos que pretende distinguir, que es de conocimiento público en el mercado colombiano. En este sentido, sobre las palabras en idioma extranjero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o

descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”. (Se resalta) Asimismo, respecto de las marcas genéricas y descriptivas el mismo Tribunal señaló en la interpretación: “…para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca… …la irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a lo que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.” (Se resalta) Bajo el anterior contexto, la Sala considera que la marca STICK PACK no tiene un significado que sugiera al consumidor los productos que ésta distingue, pues su acepción no es de público conocimiento, ya que los vocablos que la componen están escritos en inglés. Justamente, por lo expuesto, la Sala constata que la marca STICK PACK no es genérica ni descriptiva de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues al no tener un significado conocido en el idioma español es imposible que se asocie directamente con los productos que distingue o con elementos característicos de los mismos. Además, la denominación STICK PACK tampoco consiste en una designación

común o usual de los productos que identifica la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que mal podría afirmarse que es irregistrable por tal concepto. De hecho, pese a que la demandante alega que STICK PACK es “el nombre técnico del sistema de empacado o del empaque…” de los productos que pretende distinguir, lo cierto es que no existe prueba en el expediente en la que conste que dicha marca sea usada comúnmente para nombrar “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135, literal g), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, constituye el presupuesto fáctico fijado para su irregistrabilidad en la normativa comunitaria. En consecuencia, la Sala advierte que no debe cancelar el registro del signo STICK PACK, pues no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. A propósito, en un caso análogo, en el que se concedió el registro de la marca SOFT DERM, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación

Internacional de Niza, porque se encontró que no era descriptiva de los productos que pretendía distinguir, esta Sala manifestó: “Bajo el anterior contexto, se advierte que las palabras que componen la marca SOFT DERM no tienen un significado que sugiera al consumidor el producto que ésta distingue. De hecho, pese a que el vocablo DERMO es genérico de la clase 3, pues según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa “piel”, lo cierto es que la palabra SOFT, que lo acompaña, es un vocablo en inglés, que no es de público conocimiento para el consumidor medio. En este orden de ideas, la Sala constata que la marca SOFT DERM no es descriptiva, pues no hace referencia a características propias del producto “que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo”…”1 De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. 1 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 28 de mayo de 2015, Rad.:

110010324000200800379 00, Actora: JAFER LIMITED, M.P. María Claudia Rojas Lasso

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidenta

GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Ausente con permiso