CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00016-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ANDITEL y las marcas registradas mixta y nominativa ANDINATEL / SIGNO DE FANTASÍA – Por carecer de connotación conceptual o significado idiomático / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo mixto ANDITEL por existir riesgo de confusión y de asociación con las marcas registradas mixta y nominativa ANDINATEL Como en el presente caso los productos y servicios cuyo registro se pretende con el signo ANDITEL son los mismos que se comercializan y prestan por la marca registrada ANDINATEL (mixta y nominativa), es dable concluir que tal situación genera confusión en la mente del consumidor al creer, de manera errada, que son producidos o prestados por un mismo empresario y que la omisión de la sílaba “NA” constituye una innovación hecha a la marca de origen, pues el elemento adicional no le genera la distintividad suficiente que la haga representativa y le otorgue autonomía. Aunado a lo anterior, tal circunstancia de confundibildiad podría producir una afectación de índole económica y comercial, así como un debilitamiento de la fuerza distintiva y del valor de los productos y servicios ofrecidos por la sociedad ANDINATEL S.A. En este contexto, para la Sala los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a derecho, en cuanto que en el presente caso se configuraron los supuestos de irregistrabilidad previstos en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto los signos enfrentados ANDITEL y ANDINATEL son susceptibles de crear confusión, por lo que de permitirse el registro del signo solicitado, el consumidor no podría contar con los elementos necesarios y suficientes para

identificar el producto, así como tampoco para establecer con claridad el origen empresarial, presupuestos exigidos por la norma comunitaria para su registrabilidad. EXCLUSIÓN DE PARTÍCULA DE USO COMÚN – Improcedencia cuando el signo tiene un grado de distintividad débil / EXCLUSIÓN DE PARTÍCULA DESCRIPTIVA - Improcedencia cuando el signo tiene un grado de distintividad débil / COTEJO MARCARIO – Análisis en conjunto de prefijos de uso común y sufijos descriptivos Cabe resaltar que lo anterior no implica que se esté impidiendo que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, sino que la marca resulta débil al tener una fuerza limitada de oposición. En consecuencia y en atención a la debilidad marcaria de los prefijos y sufijos, es en conjunto y de acuerdo con la relación de los productos y servicios con el público consumidor que la Superintendencia de Industria y Comercio debía hacer el examen de registrabilidad. En este contexto, la Sala estima necesario recordar que, tal y como se concluyó líneas atrás, bien lo sostuvo la parte demandada en los actos acusado cuando consideró que el signo ANDITEL en su conjunto no es distintivo y, por ende, confundible respecto de la marca previamente registrada ANDINATEL, circunstancia que conlleva a que el mismo se encuentre incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. En suma, resulta ajustado a derecho el análisis realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio al haber realizado el cotejo marcario teniendo en cuenta el conjunto de los signos en

conflicto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 61 / DECISIÓN 486

DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00016-00

Actor: ANDITEL S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: ANDITEL – ANDINATEL La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad ANDITEL S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de los siguientes actos administrativos: (i) Resoluciones 011937 de 30 de abril de 2007, 019960 de 29 de junio de 2007 y 25186 de 15 de agosto de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca ANDITEL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) Resoluciones 011935 de 30 de abril de 2007, 019967 de 27 de junio de 2007 y 24050 de 6 de agosto de 2007, a través de las cuales se

negó el registro de la marca ANDITEL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza; y (iii) Resoluciones 11936 de 30 de abril de 2007, 019962 de 29 de junio de 2007 y 24051 de 6 de agosto de 2007, por medio de las cuales se negó el registro de la marca ANDITEL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad ANDITEL S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “4.1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 011937 de 30 de abril de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99932, por la cual se niega el registro de la marca ANDITEL, en la clase 9ª, que resolvió lo siguiente: “Negar el registro de la marca ANDITEL para distinguir productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad ANDITEL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución”. 4.2. Que se declare la nulidad de la resolución 019960 de 29 de junio de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99932, por la

cual se confirma en reposición la negación de la marca ANDITEL, en la clase 9ª, que resolvió lo siguiente: “Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 011937, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores”. 4.3. Que se declare la nulidad de la resolución 25186 de 15 de agosto de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99932, por la cual se confirma en apelación la negación de la marca ANDITEL, en la clase 9ª, que resolvió lo siguiente: “Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 011937, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores”. 4.4. Que se declare la nulidad de la resolución No. 011935 de 30 de abril de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99928, por la cual se niega el registro de la marca ANDITEL, en la clase 38, que resolvió lo siguiente: “Negar el registro de la marca ANDITEL para distinguir productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad ANDITEL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución”. 4.5. Que se declare la nulidad de la resolución 019967 de 27 de junio de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99928, por la cual se confirma en reposición la negación de la marca ANDITEL, en la

clase 38, que resolvió lo siguiente: “Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 011935, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores”. 4.6. Que se declare la nulidad de la resolución 24050 de 6 de agosto de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99928, por la cual se confirma en apelación la negación de la marca ANDITEL, en la clase 38, que resolvió lo siguiente: “Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 011935, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores”. 4.7. Que se declare la nulidad de la resolución No. 011936 de 30 de abril de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99930, por la cual se niega el registro de la marca ANDITEL, en la clase 42, que resolvió lo siguiente: “Negar el registro de la marca ANDITEL para distinguir productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad ANDITEL S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución”. 4.8. Que se declare la nulidad de la resolución 019962 de 29 de junio de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99930, por la cual se confirma en reposición la negación de la marca ANDITEL, en la clase 42, que resolvió lo siguiente: “Confirmar la decisión contenida en

la resolución No. 011936, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores”. 4.9. Que se declare la nulidad de la resolución 24051 de 6 de agosto de 2007, emitida en el expediente administrativo No. 06 99930, por la cual se confirma en apelación la negación de la marca ANDITEL, en la clase 9ª, que resolvió lo siguiente: “Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 011936, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores”. 4.10. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca ANDITEL, en las clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza. 4.11. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo dispone el artículo 2º literal d) del Decreto Legislativo 209 del 6 de septiembre de 1957. 4.12. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, las Resoluciones que concedan las tres marcas anteriormente indicadas, en las clases 9, 38 y 42. 4.13. Que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal

como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”. I.2. Los hechos El apoderado judicial manifestó que la sociedad ANDITEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDITEL (mixta), para amparar los siguientes productos de la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores", la cual, según afirmó, fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 28115 de 18 de noviembre de 2004 (Expediente: 92 268881). Igualmente, aseveró que solicitó el registro del nombre comercial ANDITEL para: "actividades comerciales relacionadas con importación, exportación, instalación, ensamblaje, fabricación, diseño, distribución, mantenimiento, arrendamiento, compostura, armado, compra, venta y comercio en general de artículos eléctricos, electrónicos, equipos de telefonía y radiotelefonía, comunicaciones de todo

género", el cual fue registrado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 006958 de 25 de agosto de 1989. De otra parte, recordó que el 27 y 28 de mayo de 1999, la sociedad ANDINATEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDINATEL (mixta), para amparar productos y servicios de las clases 9ª, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales fueron concedidas mediante las Resoluciones 3889, 3944 y 3888 de 28 de febrero de 2000 (Expedientes: 99033220, 99032989 y 99032991). Adujo que el 27 de mayo de 1999, la sociedad ANDINATEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDINATEL (nominativa), para amparar productos y servicios de las clases 9ª, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales fueron concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones 3890, 3891 y 3892 de 28 de febrero de 2000 (Expedientes: 99032985, 99032986 y 99032987). Señaló que el 27 de mayo de 1999, la misma sociedad ANDINATEL S.A. solicitó el registro del nombre comercial ANDINATEL (mixto y denominativo), para amparar productos y servicios de las clases 9ª, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales fueron concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las Resoluciones 17489 y 17488 de 27 de mayo de 1999.

Afirmó que el 4 de julio de 2006, la sociedad ANDITEL S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto ANDITEL, para amparar los siguientes productos y servicios de las clases 9ª, 38 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: clase 9: "Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores", clase 38: "Telecomunicaciones", y clase 42: “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ('software'); servicios públicos" (Expedientes: 06 99932, 0699928 y 06 99930). Anotó que el 30 de abril de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones 011937, 011935 y 011936, denegó el registro del signo mixto ANDITEL por considerar que

no se ajustaba a los requisitos legales establecidos en las nomas marcarias vigentes. Señaló que contra dicho acto administrativo la sociedad ANDITEL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Agregó que el 29 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones 019960, 019967 y 019962, resolvió el recurso de reposición confirmando los actos administrativos impugnados, y concedió los recursos de apelación presentados, los cuales fueron resueltos el 15 y 6 de agosto de 2007 mediante las Resoluciones 25186, 24050 y 24051, confirmando las decisiones impugnadas. Aseveró que el signo comercial ANDITEL, cuyo registro se solicita, está compuesto de varios elementos a saber: - denominativos: el prefijo ANDI, registrado por la sociedad ANDITEL S.A. en varias de sus marcas registradas y el sufijo TEL el cual es de uso y registro generalizado, en relación con productos registrados en las clases 9ª, 38 y 42. – figurativos: un rectángulo y en una franja gruesa horizontal en la parte inferior del rectángulo y en el tipo especial de letra; - cromáticos: consistente en los colores azul y blanco incorporados en los elementos denominativos y figurativos dentro del conjunto marcario. Expuso que la sociedad ANDITEL S.A., ha sido y es titular de varias marcas comerciales registradas y vigentes, compuestas por el prefijo ANDI, el cual integra el signo ANDITEL (mixta), nuevamente solicitadas para las clases 9ª, 38 y 42.

I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La actora señaló, en síntesis, los siguientes cargos de violación: I.3.1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Consideró que las características de los signos distintivos en conflicto (ANDITEL y ANDINATEL) corresponden a una realidad del mercado. Aseveró que la Superintendencia de Industria y Comercio al realizar el estudio de fondo del asunto y negar el registro con base en la marca registrada ANDINATEL (mixta) y ANDINATEL (nominativa) para distinguir determinados productos y servicios de las clases 9ª, 38 y 42, desconoció que la marca ANDITEL S.A. es un signo intrínseca y extrínsecamente distintivo en su totalidad, puesto que el conjunto marcario como tal es absolutamente novedoso, además que es evidente que los signos presentan diferencias importantes que los hacen suficientemente característicos y, por ende, registrables. Afirmó que las resoluciones acusadas se basan, equivocadamente, en un único criterio o factor de comparación, el cual se refiere al análisis denominativo u ortográfico del conjunto de los signos en conflicto, aplicable en todos aquellos casos en que las marcas constan de elementos denominativos, salvo en aquellos en los cuales el registro solicitado consta de prefijos y sufijos de uso generalizado, evento en el cual no se debe partir del análisis de conjunto sino de la comparación denominativa de los signos en conflicto, a partir de la exclusión de los elementos de uso y registro generalizado. Añadió que se ignoró la debilidad marcaria del prefijo y sufijo del componente

denominativo de las marcas comerciales ANDI y TEL; juicio de valor que aplicó no solo en las solicitudes de ANDINATEL S.A. sino en el número importante de marcas registradas en las clases 9ª, 38 y 42, compuestas por el prefijo y sufijo ANDINA, ANDINO y TEL y a la misma sociedad ANDITEL S.A. (antes ANDITEL LTDA.), cuando concedió el registro de la marca comercial ANDITEL (mixta), en la clase 9ª. I.3.2. Violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Aseveró que las marcas comerciales ANDITEL S.A. corresponden a una denominación distintiva extrínsecamente para distinguir determinados productos y servicios, para los cuales se solicitó su registro, comprendidos en las clases 9ª, 38 y 42. Argumentó que existe una coexistencia pacífica en el mercado del nombre comercial ANDITEL con el signo distintivo ANDINATEL y entre los signos distintivos, en tanto de acuerdo “(…) con la jurisprudencia del Tribunal Andino si dos signos ya registrados han sido utilizados en el mercado por un período considerable, sin que se produzca confusión o haya conducido al público a error, existe la coexistencia pacífica (…)”. Indicó que como en el presente caso se ha verificado y acreditado de manera indiscutible la coexistencia pacífica de los signos distintivos de ANDINATEL S.A. y ANDITEL S.A., y respecto de la cual no se han presentado reclamaciones por parte de la sociedad ANDINATEL S.A., ello significa que existe una autorización tácita de esta para que los signos distintivos de ANDITEL S.A. sean registrados y

usados, pues la coexistencia registral y la coexistencia en virtud del uso, aunadas a la autorización tácita de ANDINATEL S.A. en virtud de la ausencia de reclamación, da origen a la desaparición de la confusión entre los signos distintivos alegada por la Superintendencia de Industria y Comercio. I.3.3. Violación del artículo 61 de la Constitución Política Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la titularidad de la marca del actor respecto del prefijo ANDI, el cual hace parte del elemento denominativo de varias marcas registradas y vigentes a su nombre. I.3.4. Violación del artículo 13, incisos 1º y 2º, de la Constitución Política en concordancia con el artículo 3º, inciso 6º, del Código Contencioso Administrativo Adujo que la Superintendencia de Industria y Comercio ya había concedido el registro de las marcas comerciales ANDINATEL (nominativa) y ANDINATEL (mixta), a pesar de existir, para la fecha en que se realizó el examen de fondo, el registro marcario de la denominación ANDITEL, solicitada esta, de manera prioritaria, por la sociedad ANDITEL LTDA, hoy ANDITEL S.A. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que los signos en conflicto son confundibles entre sí y que el signo solicitado incorpora el elemento predominante de las marcas ANDINATEL.

Adujo que el simple hecho de cambiar la letra "E" por la letra "A" no le otorga distintividad al signo solicitado en registro. Aseguró que para que exista riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio: i) la identidad o semejanza de tipo, virtual, conceptual o fonético y ii) los canales de comercialización de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Precisó que por el principio de especialidad, la protección de la marca se circunscribe a los productos o servicios descritos en el registro, de tal forma que, el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria cuando aquellos signos solicitados pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida. Afirmó que las marcas ANDITEL (mixta) solicitadas para las clases 9ª, 38 y 42 presentan semejanzas con las marcas ANDINATEL (mixta) y ANDINATEL (nominativa) en las clases 9ª, 38 y 42, por lo que existe alto riesgo de confusión para los consumidores. Añadió que las marcas solicitadas incorporan el elemento predominante de las marcas previamente registradas ANDINATEL (mixta) y ANDINATEL (nominativa), además de contener la misma secuencia consonántica, lo que hace que al ser pronunciadas produzcan un impacto similar y el cambio de la “E” por la “A” no le otorga suficiente distintividad, más aún cuando se pretende identificar clases relacionadas y de coexistir llevarían al público a confusión sobre el origen

empresarial de los productos, en tanto están dirigidos al mismo “público consumidor” y se distribuyen por los iguales canales de comercialización. Manifestó que como en las marcas en debate predomina el elemento denominativo y el registro del signo solicitado ANDITEL pretende amparar productos en las clases 9ª, 38 y 42 de la nomenclatura vigente y la marca ANDINATEL (mixta) ampara productos en la clase 9ª y servicios de las clases 38 y 42, la coexistencia entre los productos y servicios pretendidos generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, en tanto podría creerse que se trata de los mismos productos o servicios. Concluyó que como los signos confrontados generan confusión tanto directa como indirectamente, ya que por su solicitud dan la idea de que provienen del mismo empresario o de que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, hay lugar a su irregistrabilidad. Precisó que la coexistencia pacífica de los signos en debate no impide la función de registrabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio en cada caso particular para conceder o negar el registro como en efecto ocurrió en el presente caso. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ANDINATEL S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Sostuvo que se opone al registro solicitado para las clases 9ª, 38 y 42 de productos y servicios, en tanto el signo es confundible con la marca ANDINATEL y conduciría a confusión en la mente del consumidor en relación con los productos y servicios que adquiere.

Señaló que el examen de registrabilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio arrojó que no podía concederse el registro solicitado de la expresión ANDITEL por ser similar a las marcas ANDINATEL, desde el punto de vista ideológico, ortográfico y fonético; además, porque los productos y servicios ofrecidos corresponden al género de las telecomunicaciones y comparten los mismos canales de comercialización, venta, oferta y publicidad y son complementarios, lo que permite concluir que existe una relación competitiva entre los productos identificados con las marcas en conflicto. Aseveró que el Estado colombiano cumple con el mandato constitucional al impedir la injerencia y desconocimiento de la situación jurídica concreta y consolidada del tercero y que ANDITEL S.A., pretende, se vulnere en su favor. Añadió que es precisamente a través de la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de no efectuar el registro de la expresión ANDITEL, que se materializa la función constitucional de protección del derecho subjetivo consolidado en cabeza de ANDINATEL, consistente en la expectativa de explotación económica. Señaló que el ordenamiento jurídico establece que las marcas que sean susceptibles de registro deben tener las características de suficiente distintividad y representación gráfica, para que siendo así, pueda distinguirse en el mercado los productos o servicios ofrecidos. Precisó que el signo ANDITEL (mixto) cuyo registro se pretende no es lo suficientemente distintivo, por el contrario, tiene gran similitud con la marca ANDINATEL, de propiedad del tercero, así la existencia de una mínima posibilidad

de confusión es suficiente para que la autoridad competente rechace el registro solicitado. Indicó que tampoco se desconocen derechos al accionante respecto del prefijo ANDI al negar el registro del signo ANDITEL en las clases 9ª, 38 y 42 internacionales, en tanto las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio obedecieron al resultado negativo que arrojó el estudio de distintividad efectuado sobre la expresión ANDITEL. Argumentó que en el presente caso existe confundibilidad visual y ortográfica, ello en cuanto en ambos concurren una serie de elementos comunes teniendo en cuenta el número y disposición de los caracteres. Añadió que su coexistencia en el mercado generaría confusión entre el público consumidor, más aún cuando dichas marcas identifican los mismos productos, lo que significa que con la negativa del registro de la expresión ANDITEL, no solo se impidió el desconocimiento de los derechos de ANDINATEL sino que además se protege a la comunidad de registrar un signo que no ofrece claridad respecto de su origen. Comentó que existe confundibilidad fonética en tanto ambos signos son similares y ofrecen confundibilidad frente al público consumidor quien al apreciarlas sucesivamente se formará una única e idéntica idea conduciéndolo a admitir un mismo origen comercial y de la misma procedencia. Así, concluyó que el signo ANDITEL es virtualmente idéntico a la marca registrada ANDINATEL en sus aspectos visuales y fonéticos y, por consiguiente, es irregistrable. Indicó que respecto de la identidad en los productos y/o servicios que identifican los signos y la marca en conflicto, la sociedad ANDINATEL es propietaria de las

marcas ANDINATEL para identificar productos y servicios de los signos y las marcas en conflicto para distinguir productos de la clase 9ª y servicios de las clases 38 y 42 internacionales, y teniendo en cuenta que los productos que pretende distinguir la accionante son idénticos a los descritos por las marcas registradas de ANDINATEL, no es posible el registro de la marca ANDITEL, pues con absoluta certeza se estaría causando un daño económico y comercial, así como una dilusión de la fuerza distintiva y valor comercial de los productos y servicios ofrecidos por ANDINATEL S.A. Finalmente, manifestó que no se puede alegar la pretendida coexistencia registral de las marcas por diferenciación sustantiva en los ámbitos de aplicación normativa con respecto al nombre comercial ANDITEL, lo anterior en tanto quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el tráfico comercial en que aduce desarrollar la actividad comercial – negocial. III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 302-IP-2015 de fecha 13 de octubre de 2016, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina expresó:

“PROCESO 302-IP-2015

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, consideró: “B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, respecto de los cuales procede interpretar el segundo y no así el primero en mención por no ser directamente aplicable para resolver el caso particular. Adicionalmente el Tribunal interpretará de oficio el artículo 135 literal g), al referirse a las partículas de uso común, 136 literal b), así como los artículos 150, 190, 191, 192 y 193 de la misma normatividad en consideración a los temas de los cuales informa la controversia, entre ellos, sobre el presunto conflicto entre marcas con un nombre comercial.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Protección del nombre comercial. El signo solicitado para registro como marca y anteriormente usado como nombre comercial.

2. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos dis