CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00018-00-2015

SIGNO AVANTRA – Registrable al no tener similitud ni existir riesgo de confusión con la marca AVANDIA / PREFIJO AVAN – Es de uso común dentro del registro marcario de la clase 5 Se observa que la marca AVANTRA no es semejante al signo AVANDIA porque las partículas TRA y DIA, que constituyen el elemento diferente de las marcas, sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. Pese a lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca AVANTRA genera confusión en el consumidor y si ella se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones… En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca AVANTRA se otorgó para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el registro de la marca AVANDÍA se concedió previamente para identificar “preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso humano” en la misma clase internacional. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca AVANTRA es suficientemente distintiva respecto de AVANDIA, pues a pesar de que identifican productos similares, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido

diferente al ser pronunciados. De hecho, luego de hacer un examen de confundibilidad más riguroso, por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”, la Sala encuentra que no existe confundibilidad entre las marcas AVANTRA y AVANDIA, pues pese a que ambas identifican productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, son disímiles y no generan riesgo de confusión en el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 30 de enero de 2014, Rad. 2006-00167, C.P. María Claudia Rojas Lasso NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 1498 DE 2007 (30 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 9219 DE 2007 (30 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 22535 DE 2007 (27 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00018-00

Actor: SB PHARMCO PUERTO RICO INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa promovida por SB PHARMCO PUERTO RICO INC contra las Resoluciones 1498 de 2007 (30 de enero), 9219 de 2007 (30 de marzo) y 22535 de 2007 (27 de julio), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca AVANTRA, a favor de ALCON INC, para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA SB PHARMCO PUERTO RICO INC, domiciliada en San Juan, Puerto Rico, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 1498 de 2007 (30 de enero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de ALCON INC, el registro de la marca AVANTRA para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 9219 de 2007 (30 de marzo), a través de la

cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 1498 de 2007 (30 de enero).  Que se declare nula la Resolución 22535 de 2007 (27 de julio), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 1498 de 2007 (30 de enero).  Que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca AVANTRA, para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 24 de agosto de 2005 ALCON INC solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca AVANTRA, para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 556 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por SB PHARMCO PUERTO RICO INC, quien consideró que la marca AVANTRA era confundible con el signo AVANDIA, previamente registrado a su favor por distinguir productos en la misma clase internacional.

Mediante Resolución 1498 de 2007 (30 de enero) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca AVANTRA, a favor de ALCON INC, para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 9219 de 2007 (30 de marzo) y 22535 de 2007 (27 de julio), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 1498 de 2007 (30 de enero). 1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, indica que los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)” y “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación (…)”. Bajo el anterior contexto, afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio violó las normas transcritas, pues concedió el registro de la marca AVANTRA, para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pese a que era confundible con el signo AVANDIA, previamente registrado a su favor para distinguir productos en la misma clase internacional. En efecto, manifiesta que los signos AVANTRA y AVANDIA son confundibles, pues tienen una secuencia de consonantes parecida y se pronuncian de manera similar. Aunado a lo anterior, sostiene que las marcas AVANTRA y AVANDIA no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues generan confusión directa e indirecta en el público consumidor, habida cuenta que distinguen productos farmacéuticos para el consumo humano en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por último, solicita cancelar el registro de la marca AVANTRA, manifestando que las autoridades marcarias de Honduras, Suiza y Francia lo han hecho, al considerar que es confundible con el signo AVANDIA.

2. CONTESTACIONES La Superintendencia de Industria y Comercio y ALCON INC guardaron silencio.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486

de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, el Tribunal interpretó de oficio el artículo 134, literal a), de la misma Decisión. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 112-IP-2012 se citan a continuación. “Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad de signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

Segundo: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Tercero: la corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos AVANTRA y AVANDIA, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

Cuarto: La Corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo AVANTRA (denominativo), examinando cuidadosamente la

posibilidad de riesgo de confusión en el púbico consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

Quinto: La corte consultante, por lo tanto, deberá determinar si a partícula AVAN es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como den las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

Sexto: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.”

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1 SB PHARMCO PUERTO RICO INC reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, señaló que las marcas debían cotejarse conjuntamente, en atención al análisis más riguroso que debía darse al registro de signos farmacéuticos y a la posible confusión que podría generar su registro en el público consumidor. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación

gráfica. En este sentido, manifestó que debía excluirse del cotejo marcario la partícula AVAN, habida cuenta que era común dentro de los registros marcarios de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Bajo el anterior contexto, afirmó que no existía riesgo de confusión entre la marca AVANTRA y el signo AVANDIA, pues los elementos diferentes de las marcas tenían claras diferencias ortográficas y fonéticas. Finalmente, indicó que las marcas podían coexistir pacíficamente en el mercado, pues no generaban confusión en el público consumidor y porque tenían canales de comercialización reducidos. 4.3. ALCON INC guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo AVANTRA, cuyo registro se concedió a favor de ALCON INC, para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. A su turno, debe señalarse que el hecho de que una marca se registre en otros países, no significa que pueda desconocerse la autonomía e independencia que el país miembro de la Comunidad Andina tiene para juzgar el registro o no de la misma. De hecho, en la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente: “El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.” En este orden de ideas, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca AVANTRA, a favor de ALCON INC, para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado.

5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE

CUESTIONA REGISTRADA

AVANTRA AVANDIA

(NOMINATIVA CLASE 5 )

(NOMINATIVA CLASE 5)

AVANTRA AVANDIA Bajo el anterior, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas AVANTRA y AVANDIA; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues el prefijo AVAN que contienen es común en el registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo1. De hecho, la Sala advierte que el prefijo AVAN es de uso común dentro del registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 8 marcas registradas en dicha clase la contienen (AVANCAL, AVANDACHOL, AVANDAMET, AVANDEZ, AVANTERA, AVANDRIL, AVANTE y AVANGARD). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el Tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 1 Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en

cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.” El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que:… g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario2.” (Se resalta) 5.1.1. Comparación Ortográfica3 y Fonética4 Como primera medida, se tiene que el cotejo del elemento diferente de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA,

2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en

las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA, TRA, DIA De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las marcas en conflicto, la Sala no advierte que exista similitud ortográfica entre ellas. De hecho, si bien el elemento diferente de cada una de las marcas tiene la misma longitud, lo cierto es que cada uno de ellos está compuesto por tres (3) letras que vistas en su conjunto se perciben de manera distinta. Asimismo, se advierte que no hay semejanza fonética entre los elementos diferentes de los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación de los vocablos TRA y DIA produce una tonalidad completamente distinta. 5.1.2. Comparación Ideológica5 Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente las marcas, pues AVANTRA y AVANDIA son signos de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. En conclusión, se observa que la marca AVANTRA no es semejante al signo AVANDIA porque las partículas TRA y DIA, que constituyen el elemento diferente de las marcas, sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. Pese a lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca AVANTRA genera confusión en el consumidor y si ella se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad

contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Precisamente, debe recordarse que “el examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.”6. 5.2. Riesgos de Asociación y/o Confusión Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial 045-IP-2009 lo siguiente: ““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).” En el caso sub examine el registro de la marca AVANTRA se otorgó para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo AVANDIA se concedió para identificar “preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso humano” en idéntica clase. Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que los signos AVANTRA y AVANDIA no son semejantes pero distinguen productos similares. 6 Interpretación Prejudicial 129-IP-2009 Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si AVANTRA es registrable o se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca AVANTRA se otorgó para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza, mientras que el registro de la marca AVANDÍA se concedió previamente para identificar “preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso humano” en la misma clase internacional. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca AVANTRA es suficientemente distintiva respecto de AVANDIA, pues a pesar de que identifican productos similares, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. De hecho, luego de hacer un examen de confundibilidad más riguroso, por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”7, la Sala encuentra que no existe confundibilidad entre las marcas AVANTRA y AVANDIA, pues pese a que ambas identifican productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, son disímiles y no generan riesgo de confusión en el público consumidor. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo AVANTRA, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones farmacéuticas oftálmicas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para

7 Interpretación Prejudicial 122-IP-2008 distinguir productos en el mercado, no siendo idéntica ni similar a la marca

AVANDIA.

A propósito, en un caso similar, en el que se concedió el registro de la marca SOLOX, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que no era semejante ni confundible con el signo CLOROX, previamente registrado para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó: “En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de las marcas SOLOX y CLOROX se otorgó para distinguir iguales productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 3 internacional, permite constatar que la marca SOLOX es suficientemente distintiva respecto de CLOROX, pues a pesar de que identifican los mismos productos, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo SOLOX, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de

Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado, no siendo idéntica ni similar a la marca

CLOROX.”8

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Con