CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00028-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM y las marcas mixtas CAFAM, SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO y FARMARCIA COLSUBSIDIO previamente registradas en la clase 35 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es EPS en la clase 44 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No pueden ser apropiadas por un solo titular marcario EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del cotejo marcario / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM en la clase 44 por existir similitud y riesgo de confusión directa con las marcas mixtas CAFAM,

SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO y FARMARCIA COLSUBSIDIO /

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “COLSUBSIDIO FAMISANAR CAFAM” y las marcas previamente registradas, “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente las expresiones “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, contenidas en las marcas previamente registradas, en las cuales se encuentra toda su fuerza distintiva; además que la adición de la palabra “FAMISANAR” no contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas, comoquiera que el signo solicitado

reproduce por completo a las marcas opositoras. Adicionalmente el signo mixto solicitado, COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM, es un signo compuesto que contiene en la primera palabra once letras, cinco vocales y cuatro sílabas; en la segunda nueve letras, cuatro vocales y cuatro sílabas; en la tercera tres letras y una vocal; y en la cuarta cinco letras, dos vocales y dos sílabas. Por su parte, las marcas previamente registradas, COLSUBSIDIO, son marcas simples que contienen once letras, cinco vocales y cuatro sílabas; y CAFAM es una marca simple compuesta por cinco letras, dos vocales y dos sílabas. De lo anterior se observa que el signo solicitado posee dentro de su estructura gramatical dos marcas previamente registradas de titulares distintos, esto es, “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “COLSUBSIDIO FAMISANAR CAFAM” y las marcas previamente registradas, “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto tal signo coincide en las expresiones “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, máxime si se tiene en cuenta que el citado signo tiene su acento prosódico en cada una de las palabras que lo componen y, se reitera, está conformado además de la palabra “FAMISANAR”, con las dos marcas previamente registradas. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas “COLSUBSIDIO”, “CAFAM” y “COLSUBSIDIO FAMISANAR CAFAM” son de fantasía, toda vez que no tienen un

significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener elementos de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. […] Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre los signos enfrentados, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, el signo cuestionado “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] medicina general y especializada, laboratorio, centros médicos, hospitales, clínicas, empresas promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud, cuidado de salud, centros de estética, asistencia médica, clínica, farmacéutica, servicios médicos y de farmacia en general, consulta y expedición de recetas, cuidado de la higiene y belleza para humanos […]”.Las marcas previamente registradas, “COLSUBSIDIO”, distinguen los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. […]”. Igualmente, el registro marcario “CAFAM”, ampara los siguientes servicios de la citada Clase 35: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales;

administración comercial; trabajos de oficina. […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 44, aunque que no pertenecen a una misma clase del nomenclátor, son complementarios y se encuentran relacionados, toda vez que dentro de estos últimos juega papel importante los servicios de publicidad y de gestión de negocios comerciales, que de alguna manera se vislumbran en cada una de las actividades que se desarrollan en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza; poseen el mismo género (prestación de servicios de atención al público); y sus consumidores podrían asumir que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00028-00

Actor: E.P.S. FAMISANAR LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO “COLSUBSIDIO FAMISANAR

EPS CAFAM”, Y LAS MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS,

“COLSUBSIDIO” Y “CAFAM”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y

FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS

QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA, RESPECTIVAMENTE, EN LAS

CLASES 44 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad E.P.S. FAMISANAR LTDA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 1481 de 30 de enero de 2007, "Por la cual se niega una solicitud de registro de marca"; 8132 de 27 de marzo de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 23868 de 31 de julio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la

marca “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, para distinguir servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 13 de julio de 2006 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 443 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.4 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3º: Que mediante Resolución núm. 1481 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, denegó el registro del signo mixto “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, por cuanto, a su juicio, era confundible con las 1 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para comercializar los siguientes servicios: “[…] medicina general y especializada, laboratorio, centros médicos, hospitales, clínicas, empresas promotoras de saludo, instituciones prestadoras de salud, cuidado de salud, centros de estética, asistencia médica, clínica, farmacéutica, servicios médicos y de farmacia en general, consulta y expedición de recetas, cuidado de la higiene y belleza para humanos. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza.

marcas mixtas “CAFAM”, “SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO” y “FARMACIA COLSUBSIDIO”, previamente registradas a favor de las CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -CAFAM-5 y COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO-6, las cuales distinguen servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, mediante Resolución núm. 8132 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 23868 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señaló que el signo “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, no representa ningún tipo de riesgo para los consumidores frente a los servicios que pretende distinguir, por cuanto están clasificados en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza a diferencia de las marcas previamente registradas, “CAFAM” (mixta), “SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO” (mixta) y “FARMARCIA COLSUBSIDIO” (mixta), que se encuentran en la Clase 35 de la citada Clasificación. Añadió que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció la forma en

que debe realizarse el análisis de confundibilidad en materia marcaria; que en dicho estudio debe examinarse cada factor que surja entre las marcas cotejadas, tal como su identidad o similitud y la clase de productos que identifican, dado que si los signos son idénticos; y que, además, distinguen los mismos productos o servicios, se presentaría un riesgo de confusión, lo que daría lugar a denegar el registro solicitado, lo cual, en su sentir, no ocurre en este caso. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 157 ibidem, por indebida aplicación, dado que solamente incluyó en el signo objeto de registro los 5 En adelante CAFAM. 6 En adelante COLSUBSIDIO. logos de las marcas mixtas “CAFAM” (mixta), “SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO” (mixta) y “FARMARCIA COLSUBSIDIO” (mixta), con el expreso consentimiento de sus titulares y con el propósito de conformar un conjunto marcario. Señaló que en el signo “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, están incluidas algunas particularidades de las marcas “CAFAM” (mixta), “SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO” (mixta) y “FARMARCIA COLSUBSIDIO” (mixta), previamente registradas, con el objeto de crear y fortalecer un conjunto marcario denominado “FAMISANAR” y con ello determinar correctamente su origen empresarial y evitar cualquier tipo de riesgo o confusión en el público consumidor. Sostuvo que la finalidad que persigue con el registro del signo solicitado, es identificar, informar y publicitar de manera conjunta, los servicios ofrecidos por ella

junto con CAFAM y COLSUBSIDIO. Manifestó que entre ellas existe una relación comercial, cuyo propósito es brindar un sistema que garantice y mejore la calidad en la prestación de los servicios de salud a los usuarios; y que con el fin de demostrar dicha relación, aportó un acuerdo de coexistencia suscrito por los representantes legales de CAFAM y COLSUBSIDIO, el cual, a su juicio, demuestra que los signos distintivos cotejados pueden y deben ser usados conjuntamente, sin que ello genere confusión entre los consumidores de su servicio, sino que, por el contrario, les indica sobre el origen empresarial de los mismos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico, para lo cual señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que el signo cuestionado reproduce expresiones que se encuentran registradas a nombre de diferentes compañías, lo cual, a su juicio, induce a error al consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que pretende distinguir. Resaltó que el acuerdo de uso de las marcas “CAFAM” y “COLSUBSIDIO”, suscrito entre la actora y las sociedades propietarias de dichos registros no la obliga a conceder el registro de un signo, pues su obligación es la de realizar el estudio de registrabilidad y, en el mismo, no solo proteger derechos ya adquiridos de terceros, sino también el interés general, representado en últimas en el consumidor, quien no puede quedar expuesto al riesgo de confusión o asociación

frente al signo que se pretende registrar como marca. Que de haberse concedido el registro como marca del signo solicitado “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, se hubiese dejado expuesto al consumidor al riesgo de confusión o asociación que prevé la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que en el signo solicitado se incluían marcas previamente registradas a nombre de compañías diferentes a la de la sociedad actora. Expuso que en el presente caso, el signo cuestionado no pretendía el uso de marcas previamente registradas a nombre de terceros, como lo refiere el artículo 157 ibidem, sino el registro como marca de un signo que incluía expresiones registradas a nombre de terceros, sin siquiera mencionarle las medidas tendientes para que dicho signo que incluía marcas ya registradas, no indujera a error al público consumidor. II.-2. CAFAM y COLSUBSIDIO, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa procesal, tanto la actora como la SIC, los terceros con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias

invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. (…) Es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tener es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 Proceso 220-IP-2019. a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones

comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y

reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas

para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos limitados que pueden tener un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.  Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.  Si los signos en conflicto involucran un lexema, podría generar riesgo de confusión ideológica. Los lexemas

imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. […] b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos gráficos o figurativos, según sea el caso: […] 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […]

3. Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 3.1. Se alegó que existe conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a). El grado de sustitución (intercambialidad) entre los productos o servicios. […] b). La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

[…] c). La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 1481 de 2007, denegó el registro como marca del signo mixto “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, a la titular E.P.S. FAMISANAR LTDA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] medicina general y especializada, laboratorio, centros médicos, hospitales, clínicas, empresas promotoras de saludo, instituciones prestadoras de salud, cuidado de salud, centros de estética, asistencia médica, clínica, farmacéutica, servicios médicos y de farmacia en

general, consulta y expedición de recetas, cuidado de la higiene y belleza para humanos. […]”, por estimar que presentaba semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión y/o confusión con las marcas mixtas “CAFAM”, “SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO” y “FARMARCIA COLSUBSIDIO”, previamente registradas a favor de CAFAM y COLSUBSIDIO. Al respecto, la demandante alegó que el signo cuestionado no representa ningún tipo de riesgo para los consumidores frente a los servicios que pretende distinguir, por cuanto están clasificados en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, a diferencia de las marcas previamente registradas, “CAFAM” (mixta), “SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO” (mixta) y “FARMARCIA COLSUBSIDIO” (mixta), que se encuentran en la Clase 35. Adujo que, además, entre ella, CAFAM y COLSUBSIDIO existe una relación comercial, cuyo propósito es brindar un sistema que garantice y mejore la calidad en la prestación de los servicios de salud a los usuarios; y que con el fin de demostrar dicha relación, aportó un acuerdo de coexistencia suscrito por los representantes legales de CAFAM y COLSUBSIDIO, la cual, a su juicio, demuestra que los signos distintivos cotejados pueden y deben ser usados conjuntamente, sin que ello genere confusión entre los consumidores de su servicio, sino que, por el contrario, les indica sobre el origen empresarial de los mismos. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136,

literal a) y 1518 de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”; no así la del artículo 157 “[…] por cuanto no es controvertida la facultad de los terceros de utilizar una marca sin previa autorización del titular […]”. 8 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[...] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)9 9 Folio 175 del C. Principal

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MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (MIXTAS)12

Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto, “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, como es el solicitado por la demandante, con otras marcas mixtas “CAFAM” y “COLSUBSIDIO”, previamente registradas a favor de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos controvertidos, no así las gráficas que las acompañan; son las palabras las que cumplen un papel diferenciador, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue, amén de que los servicios amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. 10 Se precisa que de acuerdo con la Resolución de concesión núm. 25501 de 8 de septiembre de 2003, la expresión “SUPERFARMACIA” es explicativa y, por lo tanto, no hace parte de la marca previamente registrada “COLSUBSIDIO”. 11 Se precisa que de acuerdo con la Resolución de concesión núm. 25502 de 8 de septiembre de 2003, la expresión “FARMACIA” es explicativa y, por lo tanto, no hace parte de la marca

previamente registrada “COLSUBSIDIO”. 12 Folio 175 del C. Principal Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. Adicionalmente, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las mismas. Frente a dicho aspecto, la Sala en sentencia de 23 de enero de 201413 dijo lo

siguiente: 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2007-00230-00, M.P. María Elizabeth García González. “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad s