CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00031-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Del signo mixto ETBE para distinguir aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales, productos comprendidos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza / SIGNO DESCRIPTIVO – Lo es ETBE al informar los ingredientes o composición del aditivo para combustible que identifica / COMPUESTO QUÍMICO – Lo es el denominado éter etil tert-butílico con siglas ETBE / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia frente al signo ETBE por ser una expresión descriptiva sin fuerza distintiva [E]ncuentra la Sala que la marca cuestionada está compuesta exclusivamente, desde el punto de vista nominativo (que es el predominante), por una indicación que corresponde al compuesto químico del producto que identifica consistente en un aditivo para combustible, de acuerdo con la nota explicativa de la marca. En efecto, la expresión ETBE corresponde a la sigla del compuesto químico denominado éter etil tert-butílico, según dan cuenta los documentos aportados con la demanda, cuyo contenido no ha sido desvirtuado por la entidad demandada. Entre tales documentos, se encuentra el titulado “Simulación del Proceso de Producción del Éter Etil Tert-Butílico (ETBE). Influencia de la Relación Etanol/Isobuteno”, […] Igualmente, en el documento titulado “Alcohol Carburante: actualidad tecnológica” se menciona al etil terbutil éter con la sigla ETBE, refiriéndose al mismo como componente en los combustibles oxigenados. Así mismo, el compuesto químico denominado ETBE también figura en documentos

como el titulado “Programa Nacional de Oxigenación de las Gasolinas con Etanol Anhidro”, elaborado por Ecopetrol S.A. En este contexto, para la Sala es claro que la marca objeto de censura consiste exclusivamente en una expresión que informa directamente acerca de los ingredientes o la composición del producto que identifica, de tal suerte que corresponde a un signo meramente descriptivo del mismo. Esta expresión descriptiva no tiene fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como marca del producto sino como un elemento de información adherido al mismo relacionada con sus componentes. Además, es preciso señalar que, por corresponder exclusivamente al nombre del compuesto químico del producto que identifica la marca, la denominación ETBE no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo empresario. En efecto, al permitirse el registro de la marca se generaría la imposibilidad para los demás empresarios de los productos de la Clase 4 Internacional de utilizar tal denominación con miras a explicar que éstos, independientemente de la marca que los identifique, contienen en su fórmula éter etil tert-butílico (ETBE). SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Registro Los signos descriptivos Informan de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva cuando al formular la pregunta ¿cómo es?, en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se

usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. En ese sentido, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. SIGNO GÉNERICO – Concepto / SIGNO GÉNERICO – Registro La denominación genérica determina el género del objeto que identifica, por lo cual no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. Los signos genéricos en principio carecen de aptitud distintiva, ya que si bien conceptualizan a los propios productos y servicios no sirven para individualizarlos. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando precisamente la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico del producto o servicio, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto en tanto que el mismo en su

conjunto resulte suficientemente distintivo SIGNO ENGAÑOSO – Concepto / SIGNO ENGAÑOSO – Registro [E]l literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto. Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, a efectos de proteger su autonomía y evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00031-00

Actor: GRUPO GIULETI S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

Referencia: IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA ETBE PARA PRODUCTOS

DE LA CLASE 4ª.

La Sala decide en única instancia la demanda1 interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por la sociedad GRUPO GIULETI S.A. contra la Resolución núm. 00067 de 14 de enero de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta ETBE a favor de la sociedad LUDECOL LTDA. para distinguir productos comprendidos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda de nulidad ante esta Corporación para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1.1. Pretensiones “1.1. Que es nula la Resolución 00067 del 14 de enero de 2014, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió registro para la marca ETBE & DISEÑO para identificar aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales, productos comprendidos en la clase 4ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la 1 Folios 257 a 266 del expediente. División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro 278.415 de la marca ETBE & DISEÑO en la clase 4ª Internacional de Niza. 1.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.”2 (Cursivas del texto original) 1.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: La sociedad LUDECOL LTDA., a través de apoderado, solicitó ante la División de Signos Distintivos el registro de la marca mixta ETBE & DISEÑO para distinguir aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales, productos

comprendidos en la clase 4ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. La mencionada solicitud de registro no fue objeto de oposición por parte de terceros. Por medio de la Resolución núm. 00067 de 14 de enero de 2004 la Jefe la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad LUDECOL LTDA. el registro de la marca ETBE & DISEÑO en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza en la siguiente forma: 1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación 2 Folios 257 y 258 del expediente. Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, bajo el siguiente concepto de violación3: (i) El literal f) del artículo 135 de la Decisión 4864, por falta de aplicación, como quiera que la denominación ETBE es la sigla del nombre del compuesto químico contenido en el producto que identifica. Agrega que en el extracto del Merck Index –que dice es la enciclopedia más conocida sobre compuestos químicosaparece la expresión ETBE como el nombre del compuesto químico Ethyl Tert Butyl Ether, sigla que además se usa en o junto con productos de las clases 1ª o 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, según aparece en diversos documentos de internet. Igualmente, como la sigla ETBE describe un compuesto químico, en el comercio se encuentran diversos productos competidores que incluyen dicha

expresión, la cual se usa para indicar al consumidor el referido aditivo químico conocido en el sector porque favorece la biodegradabilidad de la gasolina. Por consiguiente, la concesión del registro para la expresión ETBE es contraria a la función propia de las marcas de distinguir un producto de otro en el mercado así como su fuente empresarial, ya que dicha expresión es comúnmente usada en el mercado, tanto en la literatura sobre el componente químico que identifica, como en las etiquetas de los productos que los contienen, por lo que es ilegal que dicha sigla pertenezca y, por ende, sea monopolizada, por una persona particular. (ii) El literal e) del artículo 135 de la Decisión 4865, por falta de aplicación, pues por constituir la expresión ETBE la sigla con la cual se identifica el compuesto químico contenido en el producto que ésta ampara, dicha marca sirve para describir una de las características del mismo, siendo aquella la esencia de éste, consistente en un aditivo químico que favorece la biodegradabilidad de la gasolina. (iii) El literal i) del artículo 135 de la mencionada Decisión6, por falta de aplicación, 3 Se presenta este capítulo en el mismo orden en que fue expuesto en la demanda. 4 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: […] f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]”. 5 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la

procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios […]”. 6 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] i) puedan engañar a los medios dado que la marca ETBE se registró para identificar productos de la Clase 4ª, dentro de los cuales está el aditivo químico para combustibles y, por lo tanto, la marca resulta ser engañosa para identificar productos de dicha clase que no contengan tal aditivo, toda vez que ante el público consumidor el producto identificado con la marca ETBE contiene el aditivo ETBE. (iv) Los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 4867, por falta de aplicación, ya que con el registro concedido a la marca ETBE & DISEÑO en la Clase 4ª se concedió exclusividad sobre el uso de una expresión que corresponde al nombre de un producto químico, lo cual resulta ilegal y vulnera claramente el ordenamiento jurídico andino. (v) El artículo 134 de la Decisión 4868, por aplicación indebida, en cuanto que se concedió el registro de una marca que incurrió en las causales de irregistrabilidad atrás mencionadas. 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante con sustento en las siguientes razones: (i) La Oficina Nacional Competente hizo el respectivo estudio de la marca dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina,

concluyendo que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y que por lo mismo cumple con los requisitos para ser registrada como tal. (ii) La marca ETBE no constituye la forma usual de los servicios de la Clase 35 (sic) y no designa de manera clara, inmediata ni directa el producto amparado, de tal forma que no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad que aduce la parte actora. comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate […]”. 7 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; // b) Carezcan de distintividad. […]”. 8 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrase como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” 1.2.2. La firma Ludecol Ltda., tercero con interés directo en el proceso, no contestó la demanda, no obstante que fue notificada legalmente de la misma. 2.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. La parte actora reiteró las razones en que sustentó la demanda y al respecto sostuvo: (i) Que carecen de distintividad las indicaciones que son descriptivas, genéricas y en general las que describen características o suministran informaciones de

manera directa e inmediata de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse tal indicación, encontrándose dentro de esta prohibición las indicaciones que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate o se hayan convertido en la designación común o usual del producto o servicio respectivo, en los medios comerciales o dentro del público en general; (ii) Que las pruebas obrantes en el expediente acreditan que la indicación ETBE es el nombre técnico y corriente de un aditivo para combustibles, usualmente utilizado en los medios comerciales, en los manuales técnicos y en los documentos en general; (iii) Que al amparar el registro cuya nulidad se solicita productos distintos a los aditivos para combustibles, tales como aceites y grasas industriales, se incurre en el riesgo de suministrar información equivocada al consumidor sobre la naturaleza y composición de dicho producto e inducirlo a engaño. 2.2. La parte demandada reiteró los argumentos de defensa esgrimidos al contestar la demanda. 2.3. La sociedad LUDECOL LTDA., tercero interesado en las resultas del proceso, tampoco intervino en esta etapa del proceso. 2.4. El señor Agente del Ministerio Público se mostró partidario de acceder a las súplicas de la demanda. Sostuvo en efecto que el elemento predominante en el signo cuestionado es el denominativo y que, al aplicar las reglas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en el proceso, se tiene que, ante la pregunta ¿qué es? en relación con el producto designado por aquél, esto es, un aditivo ecológico para combustible,

aceite y grasas industriales, la respuesta es la denominación genérica de éste, es decir, la abreviatura ETBE, bajo la cual se conoce el compuesto Éter etil tercbutílico (ETBE), reconocido aditivo que aumenta el octanaje de la gasolina y reduce la contaminación. Concluyó, en ese orden, que al registrar el signo ETBE (mixto) para identificar aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales, productos comprendidos en la clase 4ª, la SIC incurrió en violación de los literales b) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que registró un signo que carece de distintividad por consistir, exclusivamente, en un signo que corresponde al nombre técnico del producto, pues ETBE es la abreviatura del compuesto atrás mencionado. 3.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 216-IP-2011 de fecha 22 de enero de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra

comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

3. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

4. En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas y/o descriptivas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “ETBE” (mixto), es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de “aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales”, productos comprendidos en la clase 4 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

5. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la

denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

6. Según lo determina el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios.

Basta que exista el riesgo de engaño para no registrar el signo solicitado.

7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio.

• Es integral. - Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. - Es autónomo.” 4.- CONSIDERACIONES 4.1. Cuestión previa Por auto de 11 de noviembre de 20169, el Despacho sustanciador aceptó el impedimento manifestado por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 12 del artículo 150 del C.P.C., en cuanto que emitió concepto de fondo en el presente asunto en su calidad de Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. En consecuencia, fue separado del conocimiento y decisión de este proceso y, para efectos de la conformación del quorum decisorio, se sorteó conjuez, recayendo la designación en el Doctor Gustavo Cuello Iriarte10. 4.2. El acto acusado Se solicita la nulidad de la Resolución núm. 00067 de 14 de enero de 2004 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió en favor de la sociedad LUDECOL S.A. el registro de la marca mixta ETBE para para distinguir aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales, productos comprendidos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad GIULETI S.A. estima que el citado acto es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales a), b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues, a su juicio, el signo referido no podía constituirse como marca por incurrir en distintas causales de irregistrabilidad.

4.3 La normativa aplicable al asunto De acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso son aplicables al presente asunto las siguientes disposiciones de la Decisión 486: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […].” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 9 Folios 386 y 387 del expediente. 10 Folio 385 del expediente. […] b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las

características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; […]” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” 4.4. Examen de fondo del asunto 4.4.1. El concepto de marca y los requisitos para que un signo sea registrado como tal. De acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 216-1P-2013, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Los requisitos exigidos expresamente en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca son la representación gráfica y la distintividad. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La

traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Por otro lado, la característica de distintividad es fundamental para que un signo sea susceptible de ser registrado como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. El signo es distintivo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, hoy está implícitamente contenido en la definición de marca del artículo 134 de la Decisión 48611, toda vez que, para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. 4.4.2. La marca censurada

Mediante el acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió a la sociedad LUDECOL LTDA. el registro de la marca mixta ETBE, conforme al 11 La Decisión 486, en su artículo 134, define la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. siguiente modelo: Se aclara en la resolución acusada (00067 de 2004) que las demás expresiones, esto es, “aditivo para combustible”, “100% ecológico” y “octanaje” corresponden a una nota explicativa de la marca. En las marcas mixtas, conforme lo ha expresado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el elemento denominativo, por lo general, suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de acuerdo con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predo