CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00033-00-2015

MARCA GASAMERICA – No debe otorgarse su registro por tener similitud ortográfica, fonética e ideológica con el nombre comercial GAS AMERICA En relación con el aspecto ortográfico entre la marca “GASAMERICA” (nominativa) y el nombre comercial “GAS AMERICA”, es preciso indicar que la primera de las nombradas es una marca simple que contiene 10 letras, 5 vocales, 5 consonantes y 5 sílabas; mientras que “GAS AMERICA” es una marca compuesta de 2 palabras, de las cuales la primera contiene 3 letras, 1 vocal, 2 consonantes y 1 sílaba, y la segunda consta de 7 letras, 4 vocales, 3 consonantes y 4 sílabas, razón por la cual la Sala advierte similitud entre dichos signos. En relación con el aspecto fonético, cabe destacar que en las dos expresiones enfrentadas coinciden las palabras “GAS” y “AMERICA”; sus sílabas tónicas son idénticas, por lo que se observa que al ser pronunciadas hay una significativa identidad... En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, a juicio de la Sala, también se presenta similitud, pues evoca la idea de un producto proveniente de un continente. En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “GASAMERICA” fonética y conceptualmente presenta una significativa semejanza con el nombre comercial “GAS AMERICA”, lo cual, genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, al no contener otro elemento que lo dote de la suficiente carga semántica que le permita obtener una eficacia distintiva e individualizadora, el cual conduzca a identificar su origen empresarial.

USO DEL NOMBRE COMERCIAL – Debe probarse su uso en sede administrativa o jurisdiccional / MARCA GAS AMERICA – Uso demostrado Quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso constante, real y efectivo con anterioridad al registro de una marca idéntica o similar y podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación. Además, es del caso precisar que el depósito o registro del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, pero no otorga derecho de prelación, ni de exclusividad, que permita a su titular actuar contra terceros, dado que el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. (…). Es del caso aclarar que quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional, que lo ha venido utilizando con anterioridad. (…). A juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 2004 la sociedad GNV CONVERSIONES LTDA. viene haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial “GAS AMERICA” con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de éste fue presentada el 8 de mayo de 2006 y que para que un nombre comercial pueda ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud.

NOTA DE RELATORIA: Pruebas para demostrar el uso del nombre comercial,

Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, Rad. 2009-00311-00, CP. María Elizabeth García González. MARCA GASAMERICA – Irregistrable por existir conexión competitiva con el nombre comercial GAS AMERICA La marca nominativa cuestionada “GASAMERICA”, de la CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A., fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza: “aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado”. Y el nombre comercial “GAS AMERICA” de la actora identifica los siguientes servicios de la Clase 37 de dicha Clasificación: “servicios de montaje y la administración de talleres de conversión de vehículos de gasolina o diésel a gas natural comprimido, propios o de terceros; representación, importación, distribución, comercialización y venta de motores a gas natural, equipos de conversión, partes y piezas de equipos de conversión al público o a otros talleres, asesoría a terceros para el montaje y administración de talleres de conversión, práctica de revisiones técnicas para efectos de certificación, reparación de equipos de conversión, motores de gas natural y partes y piezas; adecuación, montaje, instalación, operación, arrendamiento y comercialización de estaciones de servicio de gas natural comprimido vehicular, la conversión o instalación de quipos industriales que utilicen gas natural como combustible y todas las actividades relacionadas con la industria de gas natural.” Al aplicar las

reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, estima la Sala que entre las citadas Clases existe una relación, especialmente, en lo que concierne al producto de gasolina, además de que los productos del signo cuestionado requieren o pueden requerir de las actividades que realiza la actora para tener su marca en el mercado; se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-, e implican un uso complementario. Por lo tanto, observa la Sala que existe conexión competitva.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 191 /

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 192

NOTA DE RELATORIA: Conexión competitiva, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012, Rad. 2006-00373-00, MP. María

Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00033-00

Actor: GNV CONVERSIONES LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad GNV CONVERSIONES LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 34766 de 15 de diciembre de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 003561 de 16 de febrero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 25591 de 21 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: La sociedad CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S.A. solicitó el 8 de mayo de 2006, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “GASAMERICA” (nominativa) para distinguir “aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado” de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 565 de 30 de junio de 2006, la actora, a través de apoderado, presentó oposición con

base en el hecho de ser la marca “GASAMERICA” similar al nombre comercial “GAS AMERICA” de su propiedad, al punto de generar confusión entre el público consumidor, el cual se encuentra depositado ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el núm. 15519 vigente hasta el 9 de septiembre de 2014. 3º: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 34766 de 15 de diciembre de 2006, declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro de la marca “GASAMERICA” (nominativa) en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S.A. 4º: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra dicho acto administrativo. 5º: El 16 de febrero de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 003561, confirmó la decisión recurrida. 6º: La referida decisión fue confirmada mediante la Resolución núm. 25591 de 21 de agosto de 2007, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que los actos acusados violan los artículos 134, 136, literal b), 191 y 192

de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que se violó el artículo 134 de la citada Decisión 486 de 2000, por cuanto la marca “GASAMERICA” resulta irregistrable y nula, debido a que es confundiblemente semejante con el nombre comercial ya protegido “GAS AMERICA” (nominativo) de propiedad de la actora, pues carece de capacidad distintiva e individualizadora, induciendo así al público consumidor a error. Señaló que la función de la marca y la protección de los nombres comerciales es la de individualizar los productos o servicios para ser diferenciados, lo cual no se podría dar si coexistieran en el mercado registros de marcas y nombres semejantes o idénticos. Adujo que se violó el artículo 136, literal b), ibídem, dado que entre los signos en conflicto, la marca “GASAMERICA” y el nombre comercial “GAS AMERICA” (nominativo), se presentan claras similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas, pues transmiten al público consumidor la misma idea o concepto, contienen y coinciden con las mismas letras, ubicación y sonido, lo cual no tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro del signo en cuestión. Indicó que el hecho de que en la marca “GASAMERICA” se encuentren unidas las expresiones “GAS” y “AMERICA” como una sola palabra, no le añade distintividad frente al nombre comercial “GAS AMERICA” de la actora. Que se presenta una estrecha relación o vínculo entre los productos pertenecientes a la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, que se

identifican con la marca “GASAMERICA” de la sociedad CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A., y los servicios de la Clase 37 de dicha Clasificación, que se distinguen bajo el nombre comercial “GAS AMERICA” de la demandante. Manifestó que se violó el artículo 191, ibídem, que consagra que el derecho de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso o actividades de la respectiva empresa, lo cual se prueba con los documentos allegados en la vía gubernativa y al proceso de la referencia, en los que se evidencia que ha desplegado y exteriorizado en el comercio su actividad logrando que el consumidor identifique claramente el nombre “GAS AMERICA” (nominativo). Expresó que también está probado que el uso del nombre comercial “GAS AMERICA” (nominativo) es anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca “GASAMERICA” y que su uso ha sido continuo y no ha cesado en momento alguno.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Aduce, en esencia, lo siguiente: Que las Resoluciones acusadas son actos integralmente válidas por haber sido producidas y expedidas legalmente, observando las disposiciones sustanciales,

los principios rectores de la actuación administrativa y garantizando los derechos constitucionales. Que para probar el uso del nombre comercial “GAS AMERICA” además de la exhibición del depósito del mismo, la sociedad demandante aportó una serie de pruebas sin cumplir con los requisitos señalados en los artículos 253 y 254 del C. de P.C. y, por lo tanto, carentes de validez. Que la Superintendencia demandada no podía haber impedido el registro de la marca “GASAMERICA” por el solo dicho de la sociedad demandante y el depósito de un nombre comercial que no prueba derecho de exclusividad sobre la expresión “GAS AMERICA”. II.1.2.- LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos: Que el signo “GASAMERICA” (nominativa) de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, para constituirse en marca, por ser distintiva y susceptible de representación gráfica y, en consecuencia, es apta para distinguir productos o servicios en mercado. Sostuvo que dicho signo es distintivo, toda vez que es apto para distinguir productos o servicios en el mercado, tiene una estructura que le permite constituirse como marca, al ser lo suficientemente simple y de poca complejidad. Expresó que los actos acusados no violan el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la

Superintendencia demandada sí estudió debidamente los documentos aportados al proceso administrativo y los desestimó, por considerar que no cumplían con los requisitos legales para que fueran tenidos en cuenta, por ser extemporáneos. Que, además, la actora debió haber probado el uso efectivo en el comercio de su nombre comercial “GAS AMERICA” y no simplemente haber mencionado la existencia de un depósito en la Superintendencia de Industria y Comercio de dicho nombre comercial. Señaló que no se puede, por tanto, determinar la legalidad o ilegalidad de las Resoluciones demandadas, con base en pruebas que no fueron oportuna y legalmente presentadas durante el trámite administrativo, pues lo contrario vulneraría el principio revisor de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no permitiría revisar de manera justa la actividad de la Administración, que no tuvo en su momento la oportunidad de revisar las pruebas que ahora presenta la sociedad demandante. Anotó que no obstante que el Consejo de Estado no debe considerar las pruebas presentadas por la actora, por no haber sido allegadas en la instancia administrativa, aún en el caso de que decida tomarlas en cuenta, es evidente que los documentos presentados no son suficientes para evidenciar el uso personal, continuo, real, efectivo y público en el comercio del nombre comercial “GAS AMERICA”, por parte de la demandante. Manifestó que es evidente la ausencia de confusión entre los signos enfrentados, teniendo en cuenta la naturaleza misma de los productos y servicios que cada signo ampara. Estimó que no existe conexidad competitiva entre los productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de la Clase 37 de dicha

Clasificación, por cuanto los productos que identifican tienen diferentes finalidades; las circunstancias del mercado en las que se desenvuelven las empresarios de cada uno de los sectores son distintas y de acuerdo con la naturaleza de los productos y servicios que ofrecen, el público consumidor de cada uno será disímil. Que los signos en conflicto distinguen productos y servicios que no están incluidos en la misma clase. Que mientras los aceites, grasas industriales, lubricantes y combustibles de uso industrial, de la citada Clase 4ª se comercializan a través de los proveedores de este tipo de insumos, cuyos principales clientes son las fábricas y sitios de manufactura, es decir, a través de un canal especializado. Por su parte, los servicios de conversión de vehículos para que funcionen con gas natural, de la referida Clase 37, se prestan en talleres especializados en dichos servicios y sus consumidores son los propietarios de vehículos, que buscan modificar el sistema que utiliza su automotor. Que los productos especializados para uso industrial se promocionan a través de medios especializados y no de publicidad masiva, y los servicios de taller de conversión de vehículos para que funcionen con gas natural pueden usar publicidad masiva o volantes dirigidos directamente a los propietarios de éstos. Aunque eventualmente los signos enfrentados pueden compartir los mismos medios publicitarios, la naturaleza de los productos y servicios, al ser diferente, impedirá que el consumidor sea inducido a error o confusión. Que el servicio de conversión de vehículos para que funcione con gas no tiene relación con los productos de la Clase 4ª y que tampoco se complementa con productos como aceites o grasas industriales, lubricantes combustibles o bujías.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 1 Proceso 168-IP-2012.

Basta que exista la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos confrontados, a efectos de no registrar el signo solicitado.

TERCERO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 486 tiene las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el

mismo.

2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado.

3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión y/o asociación.

CUARTO: Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

QUINTO: Respecto a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión

de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro de la marca “GASAMERICA” (nominativa), en favor de la sociedad CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A., para distinguir los productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre el particular, la actora alegó que el signo solicitado “GASAMERICA” (nominativa) es similar al nombre comercial “GAS AMERICA”, de su propiedad, el cual ha venido usando con anterioridad a la citada marca cuestionada, además de que entre ellos existe conexidad competitiva, razón por la que existe un riesgo de confusión. Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso adujo que los signos confrontados no son similares; que no se puede determinar la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos acusados con base en pruebas que no fueron oportuna y legalmente presentadas durante el trámite administrativo y que las pruebas aportadas por la actora no son suficientes para evidenciar el uso personal, continuo, real, efectivo y público en el comercio del presunto nombre

comercial “GAS AMERICA”. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), 136, literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “GASAMERICA” para distinguir productos de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: “Decisión 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”

“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (…)”. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.” El Tribunal, agregó que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:  “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”2 Como en el presente caso se va a cotejar el nombre comercial “GAS AMERICA” de la parte actora frente a la marca nominativa cuestionada “GASAMERICA” de la sociedad CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A., es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. La Doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la semejanza de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el

número de sílabas, las raíces o desinencias permiten detectar el grado de confusión entre las mismas. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:  “Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2Ibídem  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En relación con el aspecto ortográfico entre la marca “GASAMERICA” (nominativa) y el nombre comercial “GAS AMERICA”, es preciso indicar que la primera de las nombradas es una marca simple que contiene 10 letras, 5 vocales, 5 consonantes y 5 sílabas; mientras que “GAS AMERICA” es una marca compuesta de 2 palabras, de las cuales la primera contiene 3 letras, 1 vocal, 2 consonantes y 1 sílaba, y la segunda consta de 7 letras, 4 vocales, 3 consonantes y 4 sílabas, razón por la cual la Sala advierte similitud entre dichos signos.

En relación con el aspecto fonético, cabe destacar que en las dos expresiones enfrentadas coinciden las palabras “GAS” y “AMERICA”; sus sílabas tónicas son idénticas, por lo que se observa que al ser pronunciadas hay una significativa identidad.

GAS AMERICA-GASAMERICA GAS AMERICAGASAMERICA

GAS AMERICA-GASAMERICA GAS AMERICAGASAMERICA GAS AMERICA-GASAMERICA GAS AMERICAGASAMERICA En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, a juicio de la Sala, también se presenta similitud, pues evoca la idea de un producto proveniente de un continente. En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “GASAMERICA” fonética y conceptualmente presenta una significativa semejanza con el nombre comercial “GAS AMERICA”, lo cual, genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, al no contener otro elemento que lo dote de la suficiente carga semántica que le permita obtener una eficacia distintiva e individualizadora, el cual conduzca a identificar su origen empresarial. Ahora bien, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora viene usando su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada, es del caso antes abordar el alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino precisó: “Los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 regulan lo