CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00036-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo FAMISANAR y las marcas CAFAM SUPERFARMACIA, COLSUBSIDIO y FARMACIA COLSUBSIDIO que identifican servicios de la clase 35 / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo FAMISANAR por existir similitud, conexión competitiva y riesgo de confusión con las marcas CAFAM SUPERFARMACIA,

COLSUBSIDIO y FARMACIA COLSUBSIDIO

[E]n el presente asunto, se configura una similitud ortográfica, fonética y figurativa entre el signo mixto FAMISANAR y marcas mixtas CAFAM, SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO y FARMACIA COLSUBSIDIO, así como, se evidencia la conexidad de los servicios que cada una de las marcas pretende identificar, motivo por el cual, los signos en conflicto no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, toda vez que en el caso de concederse su registro, podrían generar: i) riesgo de confusión que conllevaría al consumidor medio a asumir que se trata de los mismos productos y en caso de utilizarse por error un producto pensando que se trata de otro, podría afectar la salud del consumidor o ii) riesgo de asociación, esto es, que dichos productos tienen un mismo origen empresarial.

ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Alcance

[L]a autorización del uso de una marca a terceros debe cumplir ciertas formalidades como son la celebración de un contrato de licencia de uso y su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Decisión 486, sin que una autorización sea suficiente para surtir efectos frente a terceros y para desvirtuar el riesgo de confusión en el público

consumidor, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00036-00

Actor: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM

COLSUBSIDIO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Se decide negar las pretensiones de la demanda. Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 136, literal a), 151 y 157. Confundibilidad del signo mixto de la

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Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00 clase 16 Internacional de Niza con marcas mixtas registradas de la clase 35

Internacional de Niza. Acuerdo de coexistencia de marcas. La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones

núms. 1487 de 30 de enero de 2007, 8135 de 27 de marzo de 2007 y 23870 de 31 de julio de 2007. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. La Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el fin de que se declare la nulidad de: i) las resoluciones núms. 1487 de 30 de enero de 2007, “Por la cual se niega un registro”, y 8135 de 27 de marzo de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ii) la Resolución núm. 23870 de 31 de julio de 2007, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro del signo mixto FAMISANAR solicitada por

1 Cfr. Folio 2 del cuaderno principal. 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folio 40 del cuaderno principal. 3

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00 la parte demandante para identificar productos comprendidos en la clase 16 de la

Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo mixto en mención y

que se reconozcan las siguientes: Pretensiones "[…] 2.1. Que se decrete la nulidad de la Resolución número mil cuatrocientos ochenta y siete (1487) del treinta (30) de enero de dos mil siete (2007), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió negar la solicitud de registro de la marca FAMISANAR (mixta) para distinguir "publicaciones, revistas, folletos, insertos.", productos estos de la clase 16 Internacional, a favor de la Sociedad ENTIDAD

PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO […]. 2.2. Que se decrete la nulidad de la Resolución número ocho mil ciento treinta y cinco (8135) del veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, resolvió el Recurso de Reposición Interpuesto por la Sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO […], en el sentido de confirmar la Resolución número mil cuatrocientos ochenta y siete (1487) del treinta (30) de enero de dos mil siete (2007), mediante la cual se negó la solicitud de registro de la marca FAMISANAR (mixta) para distinguir productos de la clase 16 Internacional a favor de la Sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO CAFAM […]. 2.3. Que se decrete la nulidad de la Resolución numero veintitrés mil ochocientos setenta (23870) treinta y uno (31) de julio de dos mil siete (2007), mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la Sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO CAFAM […], confirmando la Resolución número mil cuatrocientos ochenta y siete (1487) del treinta (30) de enero de dos mil siete (2007),

mediante la cual se negó la solicitud de registro de la marca FAMISANAR (mixta) para distinguir productos de la clase 16 Internacional a favor de la Sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO […], y se declara agotada la vía gubernativa. 2.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca FAMISANAR (mixta), para identificar productos como ‘publicaciones, revistas, 4

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00 folletos, insertos’, productos estos de la clase 16 Internacional, a favor de la Sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO […], en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No 2006-068243 ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.5. Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio a efectuar la inscripción del Certificado de registro de la Marca FAMISANAR (mixta), para identificar ‘publicaciones, revistas, folletos, insertos’, productos estos de la clase 16 Internacional, a favor de la Sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO […], en el Libro de Registro de Marcas. 2.6. Que se ordenen a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la

Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]". Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó en síntesis los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones: 3.1. La Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO solicitó, mediante escrito de 13 de julio de 2006, el registro del signo mixto FAMISANAR para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 06-68243, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 567 de 31 de agosto de 2006, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 3.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 1487 de 30 de enero de 2007, negó el registro del signo mixto FAMISANAR para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, con fundamento en la existencia previa de las marcas mixtas CAFAM, FARMACIA COLSUBSIDIO y SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO que identifica servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidas a favor de, por una parte, la Caja de Compensación Familiar CAFAM y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO. 5

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00

3.3. La Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO interpuso, mediante escrito de 6 de marzo de 2007, recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 1487 de 30 de enero de 2007. 3.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 8135 de 27 de marzo de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 1487 de 30 de enero de 2007 y conceder el recurso de apelación. 3.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 23870 de 31 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 1487 de 30 de enero de 2007. Normas violadas

4. La Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO adujo la vulneración de los artículos 136, en especial el literal a), y 157 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

5. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación: 5.1. Explica que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 fue vulnerado,

como quiera que la causal de irregistrabilidad contenida en ella no es aplicable en este caso, al no existir riesgo de confusión para los consumidores de los servicios que distingue, los cuales se encuentran claramente diferenciados de aquellos de semejante naturaleza de sus competidores. 5.2. Expresa que los actos administrativos demandados desconocen el derecho que le otorga el artículo 157 de la Decisión 486 a la parte demandante de poder 6

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00 hacer uso de marcas registradas a favor de terceros con fines de identificación, información y prestación de servicios. 5.3. Manifiesta que no se están usando los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIO dentro del signo mixto FAMISANAR para identificar servicios de la clase 16 Internacional, sin consentimiento de las sociedades Caja de Compensación Familiar CAFAM y Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO; y que lo que se pretende realmente con la incorporación de tales logos es que formen un conjunto marcario y que sean parte del mismo de modo explicativo, tal como lo permite el mencionado artículo 157. 5.4. Señala que el hecho de incluir en la marca los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO lejos de generar confusión entre los consumidores, lo que pretende concretamente es que el público consumidor o usuario pueda determinar correctamente el origen empresarial de la marca y así dar completa transparencia y veracidad a la información que se le proporciona al mismo, cumpliendo de esa forma cabalmente con lo dispuesto en el artículo14 del Decreto 3466 de 1982

(Estatuto de Protección al Consumidor). 5.5. Considera que los consumidores no están expuestos a ningún riesgo de confusión en virtud del convenio existente entre la parte demandante y las mencionadas cajas de compensación familiar, el origen empresarial del signo mixto FAMISANAR y de los logos que la acompañan es el mismo. 5.6. Indica que la Caja de Compensación Familiar CAFAM y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO son socias capitalistas de la sociedad Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, tal y como consta en la respectiva escritura de constitución; que las dos Cajas de Compensación Familiar autorizaron a la Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, de la cual son socias, para utilizar las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO con los elementos de diseño de su imagen corporativa en las marcas y enseñas solicitadas por la Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO; que las citadas autorizaciones fueron allegadas a la actuación administrativa; y que lo anterior demuestra que pese a que las Cajas de Compensación Familiar estaban completamente de acuerdo con el uso del logo de sus marcas dentro del conjunto marcario del signo mixto FAMISANAR, ello no se tuvo en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio. 7

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00 5.7. Aduce que en los actos administrativos demandados se argumentó equivocadamente el riesgo de asociación empresarial, pues no se tuvo en cuenta

que lo que realmente existe es una relación empresarial con el fin de brindar a los usuarios del servicio un completo sistema que garantiza y mejora la calidad en la prestación de los servicios de salud; y que en virtud de dicha relación empresarial, la cual es en calidad de socios, es imposible que se genere confusión con respecto al origen empresarial de las marcas incluidas dentro del conjunto marcario del signo mixto FAMISANAR. 5.8. Argumenta que se realizó una apreciación incorrecta del signo mixto FAMISANAR, en la cual se desconoció el elemento principal dentro del conjunto marcario; y que se realizó una comparación inadecuada entre los signos al afirmarse que la marca solicitada reproduce las marcas registradas CAFAM y COLSUBSIDIO. 5.9. Aclara que en ningún momento se ha inducido al público a error, ya que dentro de toda la publicidad de los servicios que ofrece la Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO, se hace claridad sobre la procedencia de los servicios al público y dentro de las instalaciones se da pleno conocimiento y veracidad de los servicios ofrecidos, por medio de folletos, cartillas, manuales, guías, volantes informativos y encuestas, siendo esto garantía de protección al consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486. 5.10. Precisa que la Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO es titular de numerosas marcas y dos enseñas comerciales que hacen referencia a COLSUBSIDIO y CAFAM. Contestación de la demanda

6. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial, contestó,

mediante escrito de 17 de octubre de 20085, la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente:

7. Sostuvo que los actos administrativos demandados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. 5 Cfr. Folio 200 a 206 del cuaderno principal.

8

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00 7.1. Indicó que: “[…] Tal como se señaló acertadamente en los actos administrativos acusados, entre la marca en conflicto existen semejanzas de orden gráfico, que impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo cuyo registro se solicita contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación, sin que la existencia de un acuerdo previo celebrado entre las sociedades titulares del registro marcario y la sociedad solicitante, permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al no poder asociar el servicio de un origen empresarial determinado, véase interpretación prejudicial 192IP de 2005 […]”. 7.2. Reiteró que: “[…] los acuerdos de coexistencia, solo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere, garantizando la titularidad de las marcas quedará en la cabeza de una persona o que por la delimitación de sus productos o servicios no exista concurrencia en el mercado, lo cual no acontece en el presente caso […]”.

Interpretación Prejudicial

8. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 30 de septiembre de 20166, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la

Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 577-IP-2016 de 11 de mayo de 2017, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que se debían interpretarse los artículos 136, 6 Cfr. 243 a 248 del cuaderno principal.

9

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00 literal a)7, 1578 y 1599 de la Decisión 486, la cual será objeto de estudio por esta Sala en las consideraciones de la presente sentencia.

Alegatos de conclusión

10. Este Despacho, mediante auto de 03 de agosto de 201510, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la parte demandada11 reiteró, en esencia, los argumentos defensa expuestos en la contestación. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 8 “[…] Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos […]”. 9 “[…] Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que

los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas […]”. 10 Cfr. Folio 232 del cuaderno principal. 11 Cfr. Folio 233 a 237 del cuaderno principal. Mediante escrito de 28 de agosto de 2015. 10

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00

11. Visto el artículo 128 numeral 712 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado en primera instancia, aplicable en los términos del artículo 30813 de la Ley 1437 de enero 18 de 201114, sobre el régimen de transición y vigencia del Código el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, del artículo 115 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto

de 200316, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa Comunitaria que regula el registro de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial y, vii) análisis del caso concreto.

13. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

14. Los actos administrativos, en adelante los actos administrativos demandados, son los siguientes: 14.1 La Resolución núm. 1487 de 30 de enero de 2007, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo mixto FAMISANAR, de la cual se destaca: “[…] 12 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 13 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que

se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 14 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 15 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 16 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 11

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00

CONSIDERANDO:

[…]

3. El caso concreto Vistos los registros de la Propiedad Industrial, se observa que la marca CAFAM / (mixta), SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) y SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO (mixta), se encuentran registradas y sus titulares son la Caja de Compensación Familiar CAFAM y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, con certificados 183070, 273382 y 273383, marcas que distinguen servicios de la clase 35 de la clasificación Internacional de Niza y se encuentran vigentes hasta el 22 de enero de 2016 y el 8 de septiembre de 2013, las dos últimas.

Marca solicitada Marca registrada Observados los signos, se encuentra que el signo solicitado en registro reproduce las marcas previamente registradas

COLSUBSIDIO y CAFAM. Tal reproducción haría inevitablemente que se generará riesgo de asociación empresarial en el mercado, debilitándose la función diferenciadora propia de la marca y creando en el consumidor confusión. Ahora bien, sí bien, el signo solicitado, trae como elemento principal la expresión FAMISANAR, registrada en conjunto por las sociedades citadas y de las cuales media ‘autorización para su uso en el mercado 12

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00 de bienes y servicios’, esto no quiere decir que las marcas sean susceptibles de registro formando parte del conjunto de una persona distinta, puesto que cada sociedad tiene por separado un derecho vigente sobre su marca, que no puede ser vulnerado con fundamento en un derecho menor como puede ser una autorización de uso de marca.

En efecto, al tratarse de personar jurídicas distintas existe una independencia en el desarrollo del objeto social, los atributos de la personalidad, la adquisición de derechos y obligaciones, que hacen que sea imposible permitir el registro de una marca igual o similar, vulnerando aquellos derechos previamente registrados. En este sentido, son irrelevantes para efectos de analizar la posibilidad de registro de un signo que contenga otros signos de propiedad de personas distintas autorizaciones de uso suscritas por el titular, que solo recaen sobre uno de los derechos del titular y que no menguan el riesgo de confusión, tal como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que el examen de esta oficina debe versar sobre la existencia de riesgo de confusión y/o de asociación, pues, está en primer orden la protección de los

derechos del consumidor, frente al interés particular de los empresarios contratantes. […] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca FAMISANAR (mixta) para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Entidad Promotora de Salud FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO Cafam Colsubsidio E.P.S Famisanar Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”17. 14.2. La Resolución núm. 8135 de 24 de marzo de 200718, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 1487 de 30 de enero de 2007 y conceder el recurso de apelación. 14.3. La Resolución núm. 23870 de 31 de julio de 2007, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 1487 de 30 de enero de 2007, reiterando lo previamente considerado y profundizando en lo siguiente: “[…] 17 Cfr. Folios 15 a 18 y 166 a 169 del cuaderno principal. 18 Cfr. Folios 19 a 22 y 180 a 183 del cuaderno principal. 13

Núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00036-00

CONSIDERANDO […] Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios

de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación. En efecto, existe entre los signos semejanzas de orden gráfico, que imposibilitan su individualización, en la medida en que el signo solicitado contiene en su conformación, las marcas adoptadas como fundamento de la negación, lo cual impide que puedan relacionarse con un origen empresarial determinado. Si bien es cierto, el elemento principal de la marca solicitada es la expresión FAMISANAR, no obstante es claro que de ésta hacen parte las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO, las cuales pertenecen a sociedades distintas (con independencia que sean solicitantes conjuntos de la marca en este trámite), que tienen sobre su respectiva marca, en tal sentido, no puede conferirse el derecho sobre tal conjunto a favor de un tercero. Es claro que, como se mencionó, los signos que se comparan presentan diferencias gráficas y fonéticas originadas en que el signo solicitado contiene término FAMISANAR, pero también presenta el signo mixto las marcas COLSUBSIDIO y CAFAM en sus extremos, y dicho signos, pese a no ser predominantes en el conjunto, si tienen distintividad por su ubicación y tamaño, lo cual ocasionaría que el consumidor pueda razonablemente creer que tienen el mismo origen empresarial. Y en este caso, se reitera, el solicitante es jurídi