CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00051-00-2015

COTEJO MARCARIO – Entre la marca mixta CAFÉ SAN JUAN DE PASTO y las marcas figurativa (diseño de cinta) y mixta COCA-COLA / SIGNOS MIXTOS Y GRAFICOS – Concepto. Comparación / MARCA CAFÉ SAN JUAN DE PASTO – Registrable al ser lo suficientemente distintiva y diferente La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” (mixta) solicitada y la marca “COCA-COLA” (mixta) previamente registrada, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica. Ahora, al ser el elemento denominativo el predominante entre el signo mixto “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, se descarta la confusión y, por ende, la irregistrabilidad frente a la marca “FIGURATIVA” (gráfica) de DISEÑO DE CINTA, de la actora, pues la expresión desde el punto de vista conceptual o ideológico no evoca en la mente del consumidor la referida gráfica. Del análisis de los de los signos denominativos confrontados, advierte la Sala que, en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” y “COCA-COLA” de los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En

cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar. Al respecto, cabe destacar, además, que la marca solicitada cuestionada “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto las marcas opositoras, al contener varios vocablos que la dotan por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora, y conduce a identificar su origen empresarial. Precisa la Sala que si bien los signos en conflicto amparan productos relacionados (los de las citadas Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza), ello no afecta los derechos de las marcas previamente registradas, habida cuenta de las significativas diferencias entre las marcas en disputa, lo que descarta riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 LITERALES A) Y B) / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 135 LITERALES A) Y B) / DECISIÓN 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 136 / DECISIÓN 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 224 / DECISIÓN 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 228

NORMA DEMANDADA: No aplica

NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: THE COCA-COLA COMPANY, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como de nulidad relativa, presentó demanda contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad LA CIGARRA. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00051-00

Actor: THE COCA-COLA COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO THE COCA-COLA COMPANY, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 35525 de 27 de diciembre de 2005, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 14019 de 30 de mayo de

2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 23985 de 3 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele el certificado de la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial; y se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar la resolución correspondiente, en que la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo establece el artículo 176 del C.C.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1º: La sociedad THE COCA-COLA COMPANY es titular en Colombia de la marca FIGURATIVA, conocida como el DISEÑO DE CINTA, de acuerdo con el certificado de registro núm. 156.166, vigente hasta el 14 de febrero de 2014, para amparar los siguientes productos, comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “aguas minerales y gaseosas; bebidas carbonatadas y no carbonatadas; bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

También es titular de varias marcas, que incluyen el DISEÑO DE CINTA, como es el caso de la marca COCA-COLA (mixta), conforme al certificado de registro núm. 275.137, vigente hasta el 29 de octubre de 2013, para distinguir los siguientes productos, comprendidos en la citada Clase 32: “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en especial bebidas no alcohólicas, aguas para beber; aguas saborizadas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, principalmente, gaseosas bebidas energéticas y bebidas para deportes; bebidas y zumos de frutas, siropes, concentrados y polvos para hacer bebidas, en especial, aguas saborizadas, aguas minerales y gaseosas, bebidas energéticas y bebidas para deportes; bebidas y zumos de frutas”. 2º. El 12 de noviembre de 2003, la sociedad LA CIGARRA solicitó el registro de la marca mixta “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: El 14 de julio de 2005, la actora, THE COCA-COLA COMPANY, presentó oposición contra el registro de la marca mencionada, con fundamento en la similitud visual y gráfica, la identidad de clases y la posibilidad de confusión en el público consumidor generada entre la marca solicitada y las marcas notorias “COCACOLA” (mixta) y “FIGURATIVA”, registradas a nombre de THE COCACOLA COMPANY. 4º: Mediante la Resolución núm. 35525 de 27 de noviembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” (mixta) de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad LA CIGARRA, por considerar que la marca no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad que sustentó la oposición. 5°: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo. 6º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 14019 de 30 de mayo de 2006 y 23985 de 3 de agosto de 2007. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Señaló que los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 134, 135, literales a) y b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que la demandada incurre en error al afirmar que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo, pues el elemento figurativo DISEÑO DE CINTA es por sí solo un elemento altamente distintivo, independientemente de cualquier elemento denominativo. Que en el proceso quedó probada la fuerza distintiva del elemento gráfico DISEÑO DE CINTA, el cual hace parte de una marca declarada notoriamente conocida por la misma Superintendencia.

De ahí que la Superintendencia demandada incurre en error, al hacer caso omiso de la fuerza distintiva del DISEÑO DE CINTA. Adujo que existe confusión visual en el presente caso, pues la marca mixta “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” reproduce el diseño de cinta, que compone varias marcas, de la actora, incluyendo la notoriamente conocida “COCA-COLA”, y la marca FIGURATIVA de la actora, por lo que el consumidor fácilmente podría incurrir en confusión al visualizarlas en el mercado. Que se prescinde del cotejo fonético, teniendo en cuenta la fuerza distintiva del DISEÑO DE CINTA, que predomina en varios registros marcarios de propiedad de la actora. Advirtió que el concepto ideológico de la marca FIGURATIVA, consistente en el DISEÑO DE CINTA, es el de un trazado que acompaña a gran cantidad de las marcas que la sociedad THE COCA-COLA COMPANY ha registrado alrededor del mundo, incluyendo las que han sido registradas bajo el nombre de COCACOLA, cuyo reconocimiento es mundial, de lo cual se quiere aprovechar la sociedad LA CIGARRA. Indicó que la cinta que compone a la marca FIGURATIVA tiene un carácter altamente distintivo y notoriamente conocido, que ha sido reconocido a través del globo. Explicó que dicha notoriedad quedó probada en el expediente administrativo con los resultados del estudio de mercado realizado por la firma MARKET TEAM DE COLOMBIA & CÍA LTDA., la cual se encargó de llevar una encuesta de mercado entre hombres y mujeres de 25 a 59 años de edad, entre el 21 y el 22 de agosto

de 2004. Que los resultados de esta encuesta arrojaron que el 100% de los entrevistados dijeron conocer la marca COCA-COLA y reconocieron la marca consistente en el DISEÑO DE CINTA, como el diseño que identifica la marca COCA-COLA. Que el 92% de los entrevistados asoció la marca FIGURATIVA con la marca COCACOLA, lo cual demuestra su amplio reconocimiento en el público consumidor. Agregó que la concepción ideológica del diseño de la marca “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, es idéntica a la de la marca FIGURATIVA, previamente registrada por ella y ampliamente conocida tanto en Colombia, como en el resto del mundo, al punto de ser notoriamente conocida, además de ser la misma de la cinta que acompaña a las marcas COCACOLA. Consideró que la sociedad LA CIGARRA está imitando los elementos que componen las marcas “COCA-COLA” (mixta) y FIGURATIVA, generando un riesgo de asociación, acompañado de aprovechamiento injusto del prestigio de sus marcas, así como de una dilución de la fuerza distintiva de éstas. Estimó que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que afecten los derechos derivados del registro de un tercero, toda vez que el solicitante de dicho registro haría creer al consumidor medio que los productos solicitados no solo provienen de la sociedad opositora, sino que además gozan de su buen nombre y calidad. Anotó que es necesario tener en cuenta que entre la actora y LA CIGARRA se ha llegado a un conflicto similar referente a la solicitud de registro de la marca “LA CIGARRA”. Esta marca fue negada por la Superintendencia de Industria y

Comercio, mediante la Resolución núm. 21788 de 18 de agosto de 2006, por cuanto se consideró que dicha marca reproducía algunos elementos de la marca notoriamente conocida “COCA-COLA”, propiedad de la actora.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera: Expresó que de la lectura de las Resoluciones acusadas se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio, al practicar el examen de registrabilidad al signo mixto “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” actuó de manera razonada y motivada, guiando su actuación por la finalidad del procedimiento señalado para la obtención del registro marcario y, en especial garantizar que el signo analizado cumpla los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, y que no incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135, 136 ibídem, como la de registrar signos que vulneran derechos de terceros. Manifestó que a pesar de que los signos en conflicto tienen semejanzas, éstas no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, teniendo en cuenta que si bien coinciden en una forma irregular horizontal ubicada

en la parte inferior de las mismas, la cual, a la vez es característica de las marcas de la sociedad opositora, se aprecia que las franjas tienen formas o diseños diferentes y, por lo mismo, el signo solicitado estudiado en su conjunto y, sobre todo, en forma sucesiva, no genera, ni la misma impresión, ni una similar, a la generada por las marcas opositoras. Señaló que la diferencia entre el resultado del análisis realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio y el actor radica en el análisis de este último es fraccionado. Que la entidad demandada optó por considerar la visión general o de conjunto de las marcas bajo examen, no sólo desde el punto de vista perceptivo (visual, fonético y conceptual), sino el que es consecuencia de la evaluación del riesgo de confusión o de asociación, que podría generar la coexistencia en el mercado, de los signos enfrentados; mientras que la demandante sólo considera la parte visual del examen y no reconoce diferencia alguna entre los mismos. Adujo que las marcas enfrentadas no se confunden y no son capaces de generar un aprovechamiento injusto del signo notorio previamente registrado y que tampoco el signo solicitado tiene la idoneidad de diluir la fuerza distintiva del notorio. Precisó que no es que la Superintendencia demandada haya omitido considerar la causal de irregistrabilidad, referida a la notoriedad de los signos distintivos preexistentes a la solicitud del signo cuestionado, sino que en los actos administrativos acusados, ante la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas cuestionadas, el estudio de la notoriedad, para este caso, resulta superfluo y, por tanto, realizarlo hubiera ido en contra de los principios de economía y

celeridad, orientadores de la actuación administrativa.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: 1 Proceso 166-IP-2013. “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CAFÉ SAN JUAN DE PASTO (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con

base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con otros signos mixtos y gráficos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. En la comparación entre un signo mixto y un signo gráfico, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina de registro marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es

decir, el trazo y el concepto, atendiendo los criterios para la comparación entre marcas figurativas.

QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

SEXTO: En el régimen comunitario andino de propiedad intelectual, la protección contra el riesgo de dilución es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo solicitado para registro podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la

marca notoria COCA-COLA (mixta) y figurativa.

SÉPTIMO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a diferentes Clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de La Resolución núm. 35525 de 27 de diciembre de 2005, concedió el registro de la marca mixta “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que no existen similitudes, susceptibles de generar confusión, con las marcas “FIGURATIVA” y mixta “COCACOLA”, previamente registradas en favor de la actora, que amparan productos para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que en la marca solicitada cuestionada predomina la denominación, por la fuerza expresiva que tienen las palabras, resultando ser un signo, que apreciado en su integridad, es distintivo frente a las marcas previamente registradas.

Explicó que si bien los signos en disputa coinciden en utilizar un trazo ondulante, dicha coincidencia en el mercado no alcanza a generar riesgo de confusión, pues una vez el consumidor entra en contacto con cada una de las características individuales de los signos y toma claramente el concepto obvio que cada uno de

ellos expresa, se fija una pauta diferenciadora, capaz de permitir que estos coexistan en el mercado sin generar confusión. Por su parte, la actora adujo que existe confusión visual en el presente caso, pues la marca mixta “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO” reproduce el diseño de cinta, que compone varias marcas, de la actora, incluyendo la notoriamente conocida “COCA-COLA”, y la marca FIGURATIVA de DISEÑO DE CINTA de la actora, generando un riesgo de asociación, acompañado de aprovechamiento injusto del prestigio de sus marcas, así como de una dilución de la fuerza distintiva de estos signos. Consideró, además, que la Superintendencia de Industria y Comercio incurre en error al afirmar que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo, dado que el elemento figurativo de DISEÑO DE CINTA, que acompaña las marcas de la actora, tiene fuerza distintiva y es notoriamente conocido. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a), b); 135, literales a), b); 136, literales a), h); 224 y 228, literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina,

señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca mixta “CAFÉ SAN JUAN DE PASTO”, para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: “producción de café y sus derivados, molido, granulado para el consumo humano”. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: “Decisión 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a. las palabras o combinación de palabras; b. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración

o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano

internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso, así: “1.La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por

todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed.

Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (GRÁFICAFIGURATIVA) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA) Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta y una gráfica (figurativa), de la actora, con la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos mixtos y gráficos. Sobre el particular, sostuvo: “Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento