CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00054-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto STRENO FEMME y la marca mixta ESTRENO MODA FRESK / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN - De la marca STRENO FEMME / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN - Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Respecto de acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO - Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO - Pérdida de vigencia / EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL - Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO - Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de

2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «STRENO FEMME» (mixta) identificada con el registro

marcario núm. 325323, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 3 de mayo de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «STRENO FEMME» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] Como se observa y contrario a lo afirmado por la parte actora, la norma comunitaria [inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000] es clara en señalar que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver de fondo la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo

contentivo del registro marcario. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad al momento de proferir el fallo, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que, se reitera, para su aplicación solo se requiere que al momento de proferir la decisión de fondo, el signo que dio origen a la pretendida nulidad haya desaparecido de la vida jurídica, con fundamento en las causales que estableció el legislador andino y sin que se requiera de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] Se observa que dicha disposición resulta aplicable

entre otras, a las acciones de nulidad relativa promovidas en contra de los actos administrativos que conceden un registro de marca, como ocurre en el presente caso, puesto que la parte actora pretendió la nulidad de la resolución por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió, al tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro de la marca «STRENO FEMME» (mixta).

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00054-00

Actor: GUILLERMO AUGUSTO GÓMEZ BOTERO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad relativa presentó, por medio de apoderado judicial, el señor Guillermo Augusto Gómez Botero, en contra de la Resolución núm. 28956 de 30 de octubre de 2006, a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, concedió el registro de la marca Streno Femme (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora María Fernanda Rojas.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor Guillermo Augusto Gómez Botero presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 28956 de fecha 30 de octubre de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución No. 10643 del 27 de abril de 2006, y otorgó el registro de la marca STRENO FEMME

(Mixta) para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

2. Como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene la cancelación del registro de la marca STRENO

FEMME (mixta), certificado de registro No. 325323, vigente hasta el 27 de abril de 2016, a favor de María Fernando (sic) Rojas, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional. […]». 1.2. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 1.2.1. Fundamentos de derecho 1 Folios 9 a 22

2. Manifestó que el 8 de septiembre de 2005, la señora María Fernanda Rojas solicitó el registro de la marca (mixta) STRENO FEMME, para amparar servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Sostuvo que una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 557 de 31 de octubre de 2005, no se presentaron oposiciones.

4. Señaló que mediante la Resolución núm. 10643 de 27 de abril de 2006, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió no conceder el registro solicitado, considerando que era confundible con la marca ESTRENO MODA FRESK (mixta), concedida en favor del señor Guillermo Augusto Gómez Botero con certificado de registro 296049, vigente hasta el 21 de abril de 2015.

5. Refirió que, dentro del término legal, la señora María Fernanda Rojas interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la Resolución núm. 10643 de 27 de abril de 2006, por medio de la que le negó el registro, decisión confirmada mediante Resolución núm. 019889 del 27 de junio de

2006.

6. Afirmó que mediante Resolución núm. 28956 del 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó las Resoluciones núms. 10643 de 27 de abril de 2006 y 019889 del 27 de junio de 2006 y otorgó el registro de marca STRENO FEMME para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la señora María

Fernanda Rojas

7. Sostuvo que la SIC concedió el registro cuya revocatoria pretende, con fundamento en que la expresión STRENO evoca la palabra ESTRENO, y que esta última es una expresión débil «dentro de los servicios que las marcas en conflicto identifican».

8. Señaló que la SIC apoyó la decisión, en que las marcas compuestas por elementos débiles «se encuentran solamente protegidas contra la imitación total» por lo que no son monopolizables; ello implica que una marca se puede registrar si, incorporado en su denominación un signo débil, está acompañada de otros elementos que la hacen distinguible para el consumidor promedio. 1.2.2. Fundamento de los cargos de violación

9. La parte actora manifestó que, con la expedición del acto acusado, la Superintendencia de Industria y Comercio quebrantó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10. Sustentó su disenso la parte actora en que la palabra inicial de la marca STRENO FEMME (mixta), otorgada a nombre de la señora María Fernanda Rojas,

genera confusión con la marca ESTRENO MODA FRESK (mixta) registrada previamente a favor del señor Guillermo Augusto Gómez Botero.

11. Señaló que lo anterior encuentra sustento en que dicha palabra es la que se destaca en la marca previamente registrada, provocando confusión en el consumidor y, además presentan conexión competitiva toda vez que identifican los mismos servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

12. El demandante solicitó considerar y validar los argumentos que el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo para negar la inscripción de la marca STRENO FEMME, porque, en su criterio, los signos distintivos de las marcas en conflicto presentan similitudes fonéticas y ortográficas que generan en el consumidor una confusión indirecta por asociación.

13. Recordó que la confundibilidad indirecta se presenta cuando el consumidor de los productos o servicios que distinguen una marca, los asocia a otra por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que provienen de la misma empresa. Esa confusión se genera cuando una marca reproduce otra, adicionando elementos que no le otorgan diferencia sustancial y que, consecuentemente, vician el criterio del consumidor.

14. La parte actora anotó que el objeto social de la marca registrada inicialmente, al igual que la reconocida mediante la resolución cuya nulidad se demanda, son similares y que los servicios para los cuales se concedió pertenecen a la misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza.

15. Sostuvo que en las Resoluciones 10643 del 27 de abril de 2006 y 19888 del 27 de julio de 2006, en las que se negó el registro de la marca STRENO FEMME,

el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó la irregistrabilidad de la misma por violación de lo dispuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

16. Señaló que la oficina nacional competente consideró que el signo a registrar generaba confusión en el consumidor debido a que la palabra STRENO lo llevaba al convencimiento errado de que los servicios que prestaba dicha marca provenían del mismo productor que los de la marca ESTRENO MODA FRESK.

17. Al referirse al acto administrativo demandado, sostuvo que la expresión ESTRENO no es débil como lo afirma el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, porque: a) No refirió las marcas registradas que según su dicho la usan y que, actualmente, prestan servicios de la clase 35 de la clasificación internacional; b) En la resolución cuya nulidad se solicita, no se examinaron las condiciones que la jurisprudencia y la doctrina han dejado sentadas para determinar las expresiones débiles por ser de uso común; c) No existen elementos fácticos para concluir que la marca es genérica respecto de los servicios de la clase 35.

18. La parte actora recordó que la jurisprudencia ha definido la marca evocativa como «[…] aquella que da una idea al consumidor sobre el producto o servicio que se pretende proteger, señalando de modo indirecto alguna propiedad o característica proporcionando una referencia de los mismos […]».

19. Asimismo, señaló que la jurisprudencia y la doctrina permiten el registro de las marcas evocativas, pero que, en el caso bajo estudio, la expresión STRENO

evoca de forma propia la expresión ESTRENO de la marca previamente registrada.

20. Concluyó que tal circunstancia hace que los signos sean confundibles, teniendo en cuenta que en las marcas en comparación, las expresiones STRENO y ESTRENO son las más distintivas de cada conjunto marcario de las que hacen parte.

21. Refirió que, si en gracia de discusión, se aceptara que la expresión ESTRENO es de uso común dentro de los servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional, la forma particular como se evoca en la marca STRENO FEMME, es «lo que determina que los signos sean confundibles».

22. Afirmó que en las marcas STRENO FEMME y ESTRENO MODA FRESK el elemento predominante es el denominativo, siendo la palabra STRENO la que conserva la mayor distintividad dentro del conjunto marcario, por lo que los demás elementos resultan secundarios para el consumidor, provocando en él una confusión indirecta.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

23. El apoderado judicial de la SIC expresó que el acto administrativo acusado y expedido por la Oficina Nacional Competente, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

24. Recordó, con la norma y la jurisprudencia, la definición de confundibilidad, la función de la marca y definió lo que doctrinalmente se entiende por confusión indirecta.

25. Argumentó, con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, en adelante el Tribunal de Justicia, que las decisiones contenidas en el

acto administrativo demandado son producto de un estudio de registrabilidad ajustado a derecho, el cual comprende el análisis integral de los elementos que componen el conjunto marcario y el juicio de valor del consumidor.

26. Sostuvo que cuando se trata de marcas mixtas, el estudio de registrabilidad se debe centrar en el elemento predominante, en tanto es este el que el consumidor capta con mayor frecuencia y facilidad y porque, en estos casos, los demás componentes pasan a ser un criterio adicional.

27. Reiteró que, en el caso bajo estudio, la expresión STRENO que comparten las marcas enfrentadas, es una de las llamadas débiles por ser de uso común en los servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza.

28. Afirmó que no puede otorgarse la titularidad exclusiva a un comerciante en detrimento de los demás, sin generar una ventaja competitiva para el favorecido.

29. Concluyó que entre las marcas en conflicto existen diferencias significativas en los elementos marcarios que proporcionan la suficiente distintividad de los servicios que ofrecen una y otra.

30. Resaltó que, en los eventos de denominaciones o signos débiles, la irregistrabilidad solo procede cuando existe una imitación total del conjunto marcario, cuestión que no se da en el presente caso.

31. Señaló que al hacer el respectivo análisis se encontró que existen diferencias significativas que permiten que haya suficiente distintividad frente al consumidor, diferencias que desvirtúan el riesgo de confusión o asociación.

2.2. Intervención de María Fernanda Rojas

32. Para garantizar el debido proceso, se solicitó la notificación de la señora María Fernanda Rojas, tercero con interés en las resultas del proceso; sin

embargo, por no ser posible, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 207 del CCA, y se le designó curador ad litem con quien se surtió la notificación.

33. Al contestar la demanda, el auxiliar de la justicia se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque, en su criterio, la Resolución núm. 28956 de 30 de octubre de 2006 está ajustada a derecho y con ella no se vulneraron los derechos del actor ni de persona alguna.

34. Manifestó que la parte demandante debe probar los hechos con base en las disposiciones legales sobre marcas mixtas.

35. Sostuvo que el actor pretende distraer la atención del fallador al citar en la demanda las Resoluciones núms. 10643 del 27 de abril y 019889 del 27 de julio de 2006, porque estos actos administrativos fueron objeto de controversia y revisión en sede administrativa y, además no son objeto del presente litigio.

36. Afirmó que la resolución cuya nulidad se demanda, no perjudica ni al actor ni al consumidor, porque se trata de un acto administrativo ajustado a las normas que regulan la materia.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

37. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 11-IP-2014 de fecha 19 de marzo de 20142 en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular.

38. En específico interpretó el literal a) del artículo 136 y de oficio los artículos 134 literal a), b) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

39. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: «[…] 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado como marca cuando distingue servicios o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica. Esta aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo supone la posibilidad de ser perceptible por cualquiera de los sentidos.

2. Según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o servicios o, para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que 2 Folios 165 a 173 es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

3. Al comparar las marcas mixtas se determina que si en el signo mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto

predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre dos signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. La Corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas STRENO FEMME (mixta) y ESTRENO MODA FRESK (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

4. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras uso común se harían débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

5. El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de

marcas tiene las siguientes características: Debe ser de oficio Debe ser integral Debe estar plasmada en una resolución debidamente motivada Debe ser autónomo […]»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

40. Mediante auto de 30 de noviembre de 2015 (fl. 174), se corrió traslado por el término de diez (10) días; vencido el plazo, ni las partes, ni los intervinientes presentaron alegatos de conclusión.

41. El Ministerio Público guardó silencio en esta ocasión.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

42. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20193, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia 5.2. El problema jurídico

43. El señor Guillermo Augusto Gómez Botero, solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 28956 de 30 de octubre de 2006, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, revocó las Resoluciones núms. 3 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10643 de 27 de abril de 2006 y 019889 del 27 de junio de 2006 y, concedió el registro de la marca «Streno Femme» (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

44. Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido era confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca

«Estreno Moda Fresk» (mixta), previamente registradada bajo el número 296049 para amparar servicios incluidos en la clase 35 del nomenclátor internacional. .

45. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.

46. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal a) del artículo 136 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]»

47. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «STRENO FEMME» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 325323, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación.

48. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 3 de mayo de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI,

de la entidad demandada.

49. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «STRENO FEMME»4 (mixta).

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 8 de febrero de 2021, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 3 de mayo de 2017, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen5: 4 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 5 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020

50. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]»

51. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el

Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original,

salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro

caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

52. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la