CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00067-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WANAMA y la marca mixta JOE BANANA previamente registrada en las clases 18, 25 y 35 / SIGNO DE FANTASÍA - Lo es WANAMA por no tener significado / COMPARACIÓN IDEOLOGICA – No se efectúa por ser WANAMA una expresión de fantasía / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto WANAMA para distinguir productos comprendidos en la clase 9, por ser distintivo y diferente, desde el punto vista ortográfico, fonético y visual, a la marca JOE

BANANA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. [...] [D]e la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de la marca registrada previamente, se puede concluir que visualmente no se presenta un grado de similitud que pueda ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. [...] Adicionalmente, cabe resaltar que al llevar a cabo la comparación de orden fonético, se advierte que al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa no es dable concluir que los mismos resulten fonéticamente idénticos, como erradamente lo propone la parte actora. [...] [L]a Sala observa que si bien las expresiones WANAMA y BANANA, se encuentran escritas con el mismo tipo de caligrafía, ambas marcas incorporan elementos

adicionales que las hacen totalmente diferentes y desvirtúan cualquier riesgo de confusión para el público consumidor de los productos que una y otra identifican [...] Ahora, respecto de los signos compuestos por expresiones que no poseen significado alguno y que se hallan enmarcados dentro de los signos de fantasía, [...], la Sala evidencia que la expresión WANAMA no tiene ningún significado conocido, mientras que la expresión BANANA es utilizada en su forma masculina BANANO para referirse a la fruta, es por lo anterior, que el término “WANAMA” se constituye en una expresión de fantasía. Así pues, no es dable comparar ideológicamente las marcas WANAMA y JOE BANANA, pues la primera es de fantasía y, por lo tanto, no tiene un significado en sí mismo, ni genera un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de los signos. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que las marcas bajo análisis resultan ser diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual y, adicionalmente, el término WANAMA es distintivo y, por ende, susceptible de registro. [...] Ahora bien, la Sala considera que al no presentarse semejanzas y similitudes que puedan generar confusión entre los signos enfrentados, resulta innecesario el análisis sobre la eventual relación competitiva entre los productos y/o servicios que los caracterizan, tal y como lo ha sostenido de manera reiterada esta Corporación Judicial. En conclusión y siguiendo el precedente jurisprudencial, la Sala considera que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en

los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de noviembre de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00057-00, C.P.

María Claudia Rojas Lasso; de 21 de abril de 2016, Radicación 11000-03-24-0002010-00471-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 29 de agosto de 2019, Radicación 11001-03-24-000-2010-00474-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; de 19 de junio de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2008-00061-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00067-00

Actor: HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Nulidad Relativa Tema: Propiedad Industrial / Registro Marcario – Examen de Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marcas de Fantasía / Marcas

en Conflicto: Wanama – Joe Banana / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, instauró la señora FANNY GRACIELA BAYONA ALVAREZ como apoderada judicial del señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 16057 de 31 de mayo de 2007, la 20247 de 29 de junio de 2007 y la 25202 de 15 de agosto de 2007, por medio de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo WANAMA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Big Bloom S.A.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo

de Estado, la apoderada judicial del señor Héctor Humberto Cáceres Mora, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1.1. Que se declare la nulidad de la resolución # 16057 del 31 de mayo de 2.007, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada y se concedió el registro de la marca comercial WANAMA (M) en la clase 09. 2.1.2. Que se declare la nulidad de la resolución # 020247 del 29 de junio de 2.007 expedida por la División de Signos Distintivos, mediante la cual se confirmó la resolución anterior. 2.1.3. Que se declare la nulidad de la resolución # 25202 del 15 de agosto de 2.007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó de manera definitiva el registro de la marca comercial. 2.1.4. Igualmente y como consecuencia de la nulidad solicitada y a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare fundada la demanda de oposición debidamente formulada y como consecuencia se niegue el registro de la marca comercial WANAMA (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 09 solicitada por la sociedad BIG BLOOM

S.A. restableciendo de esta manera el derecho que le asiste a HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA al uso exclusivo de su marca comercial JOE BANANA (m) para distinguir productos de la clase 18, 25 según certificado de registro # 292673 y 258492, entre otros. 2.1.5. Igualmente y a título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de registro de esta entidad el certificado de registro asignado a la marca comercial WANAMA (M) para distinguir productos comprendidos en la clase 09 de la Clasificación Internacional. 2.1.6. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio conforme a lo establecido en el artículo 2° Literal d) Decreto legislativo 209 de 1.957. 2.1.7. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece el artículo 176 del C.C.A.”. I.2. Los hechos

2. Manifestó que el 2 de marzo de 2005, la sociedad BIG BLOOM S.A., por medio de apoderada judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo WANAMA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza.

3. Expresó que luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad

Industrial número 555 de 31 de agosto de 2005, el señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA presentó escrito de oposición basado en su registro marcario “JOE BANANA” (mixto), el cual identifica productos y servicios comprendidos en las clases 18, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Recordó que mediante la Resolución número 16057 de 31 de mayo de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca WANAMA (mixta), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

5. Señaló que mediante la Resolución número 20247 de 29 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución número 25202 de 15 de agosto de 2007 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada y concediendo de manera definitiva el registro de la marca comercial WANAMA

(M). I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó que se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca WANAMA (mixta), toda vez que el signo carece de

capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerado como marca, “teniendo en cuenta que reproduce totalmente la marca JOE BANANA”, registrada previamente.

8. En efecto, señaló que desde el punto de vista ortográfico, se encontró que la marca registrada JOE BANANA está compuesta por seis letras, las cuales son reproducidas en forma prácticamente idéntica por la marca registrada con posterioridad WANAMA, por lo que dicha coincidencia, puede inducir a error al público consumidor.

9. Del mismo modo, aseveró que al tomarse las expresiones BANANA y WANAMA, se encuentra que tales signos, tienen una fonética similar y que tal similitud puede depender de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces y terminaciones de las mismas, por ende, al presentarse esta similitud, la marca en discusión no resulta suficientemente distintiva. Es por ello, que consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio erró en su análisis, esto es, al atribuirle a la solicitud unas diferencias sustanciales que no existen.

10. Finalmente, expresó que al efectuar una visión en conjunto de los signos, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, se aprecia que la marca indebidamente registrada deja en la mente de cualquier persona la imagen de la marca ya registrada, por lo que la expresión WANAMA no es registrable, ya que no tiene la capacidad de diferenciarse de cualquier otro signo y, por lo tanto, no puede ser objeto de un derecho privativo.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-.

11. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues los mismos se ajustaron plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas.

12. Manifestó que la expresión WANAMA, registrada en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tiene la suficiente fuerza distintiva, para diferenciarse de la marca previamente registrada JOE BANANA, toda vez que cuenta con elementos gráficos, ortográficos y fonéticos diferenciadores que permiten su coexistencia en el mercado, sin asomo de algún posible riesgo de confusión para el público consumidor.

13. Adicionalmente, afirmó que al efectuar el análisis de confundibilidad entre las marcas enfrentadas, encontró que la marca solicitada a registro está compuesta por seis letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, la cual consta de diez letras, por ende, al no coincidir toda la estructura de la palabra, se descartó la existencia de similitud e identidad de los signos, tanto desde el punto de vista visual como fonético.

14. Así mismo, resaltó que ambas marcas, WANAMA y JOE BANANA, contienen elementos distintivos, toda vez que, la marca solicitada WANAMA en su aspecto visual posee una figura de palmera tradicional sobre puesta a la denominación WANAMA en un tipo de caligrafía especial, mientras que la marca JOE BANANA

incorpora una figura de dos delgados plátanos o bananos, los cuales vienen enmarcados en un fondo oscuro de tipo rectangular.

15. De otro lado, indicó que la expresión WANAMA en español está desprovista de significado alguno, por lo que se constituye en un signo de fantasía, en contraposición de la expresión BANANA, que en inglés significa “plátano” o “banano” y cuya evocación conceptual se ve reforzada al incorporar en la marca dos figuras que reproducen la forma de las frutas antes mencionadas.

16. Finalmente, aseveró que debido a las diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales que existen entre las marcas confrontadas, es claro que ambas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado, comoquiera que con ellas no se induce a error ni se genera ningún tipo de confusión en el público consumidor.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD BIG BLOOM S.A.

17. La apoderada judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que la marca cuya registrabilidad se cuestiona en la demanda, consiste en el dibujo de una palmera y debajo de ella, la palabra WANAMA, expresión desprovista de significado en el idioma castellano, es decir, una expresión de fantasía; mientras que, la marca registrada, está compuesta por dos bananos entrelazados, debajo de ellos, la palabra BANANA y dentro del horizontal superior de la primera letra “A” se encuentra la palabra JOE, cabe resaltar, que la expresión BANANA, tiene el mismo significado tanto en castellano como en inglés.

18. Sostuvo que al comparar las marcas enfrentadas en conjunto y de manera

sucesiva, teniendo en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias, y poniéndose en el lugar del más desprevenido de los consumidores, resultaría difícil considerar la posibilidad de equivocarse y pensar que al observar un producto con la marca WANAMA, el comprador pueda pensar en JOE BANANA y hacer una elección viciada por causa de la confusión que generaría que ambas marcas coexistan en el mercado.

19. Afirmó que si bien entre las expresiones WANAMA y BANANA hay una sucesión fonética de la vocal “A”, lo cierto es, que dicha sucesión no conlleva a una semejanza automática entre las mismas, toda vez que se deben revisar las palabras en su integridad y no solamente las vocales que las conforman, de manera que el resto de sus elementos permitan concluir si efectivamente se produce o no una semejanza entre las mismas.

20. Puso de presente, que la marca JOE BANANA, coexiste en el mercado con la marca BANANA REPUBLIC, con la cual no solo comparte la sílaba tónica, ni solo una sucesión de vocales, sino toda la expresión BANANA y resaltó que dicha tolerancia se debe a que la marca BANANA REPUBLIC, fue registrada con anterioridad a la marca JOE BANANA y es por ello, que el demandante no precisa ninguna semejanza entre las mismas.

21. Por último, argumentó que la marca WANAMA fue solicitada para distinguir productos de la clase 9ª Internacional, mientras que la marca JOE BANANA, se encuentra registrada para identificar productos y servicios comprendidos en la clases 18, 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, es por

ello, que aunado a las inexistentes semejanzas en los aspectos gráfico, visual, ortográfico y fonético, se suma que las marcas amparan productos de naturaleza diferente, lo que evidentemente no generaría ningún tipo de confusión entre los consumidores.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 286-IP-2014 de fecha 28 de julio de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen. Al respecto consideró que la única norma aplicable y, por ende, sujeta a interpretación prejudicial es el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual señaló lo siguiente: “[…] PRIMERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o

servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

SEGUNDO: La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas enunciadas para el cotejo de signos denominativos.

TERCERO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por la tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

Cuando el signo no tiene significado conocido está dotado de una mayor distintividad. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. Mediante auto de 30 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días

presentaran sus alegatos de conclusión, la parte demandante, demandada y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

24. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada del señor HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES MORA en contra de las Resoluciones números 16057 de 31 de mayo de 2007, la 20247 de 29 de junio de 2007 y 25202 de 15 de agosto de 2007, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro del signo WANAMA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

BIG BLOOM S.A.

25. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

26. La apoderada de la parte demandante invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. […] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” (Negrillas fuera de texto). V.3.- El examen de registrabilidad

27. De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

28. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

29. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo

[…]”1.

30. Lo anterior significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, ii) en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios. 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca:

“DIUSED JEANS”.

31. En este sentido, el mencionado Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2.

32. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3.

33. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,

los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario

34. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria4 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la

experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

35. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual.

V.5.- Las marcas de fantasía 4 Ibídem.

36. En lo atinente al concepto de las expresiones que pueden llegar a ser consideradas como marcas de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 72-IP-20135, indicó que: “[…] 1. Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado, pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

El tratadista Breuer Moreno las define diciendo que: ‘Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria’ […]” (negrillas fuera de texto).

37. Por lo anterior, se colige que aquellas palabras que no presenten un significado propio pero que hagan referencia a un concepto, pueden ser consideradas como marcas de fantasía, cuya característica principal es que gozan de capacidad distintiva.

V.6.- El caso concreto

38. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la

naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.6.1. Comparación de los signos

39. La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 72-IP-2013. 29 de septiembre de 2013. Marca:

“INSTAFRUTA”. - Marca Registrada - Marca previamente registrada

40. Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

41. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

42. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

43. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, consideró lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”6.

44. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La e