CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00070-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo TUBRICA y la marca TUBRICA registrada en la República de Venezuela / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca denominativa TUBRICA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de

2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «TUBRICA» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 325146, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada por no uso. En

efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 3 de mayo de 2010, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «TUBRICA» . En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual el 3 de mayo de 2010 la SIC canceló por no uso la marca en mención […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «TUBRICA» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de

lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que de conozca de la acción de nulidad no puede pronunciarse al respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, con lo que además se evita un desgaste jurisdiccional innecesario. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 325146 como quiera que la causal de nulidad invocada

como sustento de la demanda interpuesta por Tubería Rígidas de PVC C.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibidem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 325146 de la marca nominativa «TUBRICA» se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00070-00

Actor: TUBERÍAS RÍGIDAS DE PVC C.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCION DE NULIDAD Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad TUBERÍAS RÍGIDAS DE PVC C.A. por medio de apoderado judicial, en contra la Resolución núm. 30110 de 10 de noviembre de 2006 por medio de la cual se concedió el registro de la marca «TUBRICA» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la señora MARÍA PAOLA

FORERO.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. Dan cuenta los autos, que mediante escrito de 19 de abril de 20061 la señora MARÍA PAOLA FORERO, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca TUBRICA (denominativa) para amparar productos incluidos en la clase 19 del nomenclátor internacional.

2. Mediante la Resolución núm. 30110 de 10 de noviembre de 2006, la Jefe de

Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de la marca TUBRICA (nominativa) a la señora MARÍA PAOLA FORERO, para identificar productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. La demanda

3. En ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el inciso 2° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el 25 de febrero de 20082 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial la sociedad TUBERÍAS RÍGIDAS DE PVC C.A., presentó demanda, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1 Folios 170 a 171 2 Folios 87 a 102 «1. QUE SE DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 30.110 de 10 de noviembre de 2006, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “Tubrica”

2. Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución número 30.110 de fecha 10 de noviembre de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cal se concedió el registro de la marca “tubrica” 3, Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Resolución 30.110 atrás indicada, se ordene la cancelación del registro 32146 para la marca “tubrica” en la clase 19, actualmente vigente hasta el 10 de noviembre

de 2016, en forma total. Que se ordene a la División de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]». 1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

4. Manifestó la parte actora que con los actos administrativos demandados la SIC, violó el artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

5. Sostuvo la parte demandante que la titular de la marca controvertida actuó de mala fe porque ella era la distribuidora en Colombia de los productos de

TUBERÍAS RÍGIDAS DE PVC C.A...

6. Manifestó que entre esa empresa y la señora María Paola Forero existía una relación contractual y por lo tanto ésta última conocía previamente que la marca controvertida estaba registrada en la República de Venezuela, lo que prueba su mala fe.

7. Adujo la parte atora que la abundante prueba documental que aportó con la demanda es un indicio de la titularidad que ostentaba de la marca «Tubrica» en la República de Venezuela, indicios que, a la luz de la doctrina3 pueden valorarse como pruebas dentro del proceso.

8. Refirió que la marca «Tubrica» es de las que la jurisprudencia4 ha catalogado como de fantasía porque no se relaciona de forma directa con los productos que ampara y, por lo tanto, para un empresario que no haya tenido relación o 3 Dellepiane Antonio, Nueva Teoría de la Prueba. Editorial Temis S.A. 2000 conocimiento previo del signo, es imposible optar por él para amparar productos

comprendidos en la misma categoría.

9. Afirmó que entre los productos que distinguen las marcas en conflicto tienen «la misma naturaleza» de donde concluyó que existe conexidad competitiva entre ellas.

10. Argumentó que el signo «Tubrica» está registrado en la República Venezuela y por lo tanto goza de protección.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 7-IP-2002. SIGNOS DE FANTASÍA.- Lo signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio de sus titulares, careciendo de vínculos o contenidos conceptuales. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por si mismo, sino que asocia indirectamente una idea. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio5

11. A través de apoderado judicial la SIC contestó la demanda en la que luego de hacer un recuento sucinto de los pormenores del proceso administrativo, ratificar algunos hechos de la demanda y, manifestar que se atenía a lo que se probara en otros, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

12. Expresó que el acto administrativo expedido por la Oficina Nacional Competente dentro del expediente administrativo para el registro de la marca «Tubrica», se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

13. Enlistó y desarrolló los requisitos de registrabilidad que la norma supranacional estableció y el desarrollo jurisprudencial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, ha hecho de ellos, con los que concluyó que el signo gozaba de distintividad.

5 Folios 199 a 203

14. En cuanto a la mala fe de la solicitante que alegó la parte actora, sostuvo que en el momento del estudio de la marca no existía prueba de ello en el expediente. 2.2. Intervención de la señora MARÍA PAOLA FORERO como tercera interesada6

15. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

16. Respecto de los fundamentos de derecho y el concepto de violación argumentados por la parte actora en la demanda, recordó que desde el año 2006 la República de Venezuela denunció el Acuerdo de Integración Subregional Andino, cuyo efecto es que a partir de esa fecha cesaban «[p]ara él los derechos y obligaciones derivados de la condición de Miembro» (subrayas originales). 6 Folios 205 a 215

17. Apoyada en jurisprudencia7, afirmó que cuando solicitó el registro del signo «Tubrica» las disposiciones del Acuerdo Andino de Integración Subregional no eran aplicables a la República de Venezuela y por lo tanto a la demandante no le asistía derecho a exigir exclusividad sobre el mismo.

18. Concluyó que como quiera que los productos que amparaba la marca «Tubrica» son de origen venezolano y que este país no es miembro de la CAN, las normas de la Decisión 486 de 2000 no le son aplicables, lo que desvirtuaba las causales de nulidad alegadas por la parte actora.

19. Negó la existencia de relaciones comerciales entre ella y la parte actora. 7 Citó entre otros el siguiente pronunciamiento: Concepto SG-C/5 11/1367/2006 de 3 de agosto de

2006. Firmado por el Dr. Alfredo Fuentes Hernández, Director General de Asuntos Jurídicos Comunidad Andina: «[…] Efectos en materia de Propiedad Industrial de la Salida de Venezuela de la CAN, con base en un registro venezolano […] a la fecha la República Bolivariana de Venezuela no es País Miembro de la Comunidad Andina desde el 22 de abril de 2006, por lo cual no se le puede aplicar a dicho país las normas del ordenamiento jurídico comunitario (entre ellas la Decisión 486) […]» (subrayas originales). 2.3. De la cancelación del registro de la marca «TUBRICA» por no uso

20. El 9 de marzo de 20118, la apoderada del tercero con interés allegó la Resolución núm. 23827 de 30 de abril de 20109 mediante la que la SIC aplicó lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 y en consecuencia canceló por falta de uso la marca «TUBRICA» cuyo titular era la señora María Paula Forero, tercero con interés en las resultas del proceso.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

21. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 428-IP-2017 de fecha 11 de mayo de 201810, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación eran aplicables al caso bajo análisis, en particular interpretó los artículos 136.d y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

22. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas

disposiciones, concluyó:

8 Folio 289 9 Folios 290 a 292 10 Folios 330 a 338 «[…] 1.6. En este sentido, la Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, verificando, conforme se ha explicado en líneas anteriores, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial, debidamente autorizada por esta11; y por distribuidor, al encargado de distribuir los productos elaborados por una empresa, quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse12. 1.7. Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno13. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada14. […] 11 Real Academia de la Lengua Española. “Diccionario de la lengua española”, Edición del Tricentenario; “representante”, tercera connotación. http://dle.rae.es (Consulta: 2 de abril de 2018) 12 Ver interpretación Prejudicial 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 13 Ver interpretación Prejudicial radicada en el proceso 48-IP-2012 del 6 de junio de 2012 y 547IP-2015 del 9 de septiembre de 2016. 14 Ver interpretación Prejudicial 547-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016 2.15. De acuerdo a lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca TUBRICA (denominativa), incurrió en la causal de nulidad relativa a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 […].»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

23. El 9 de abril de 201915, el magistrado sustanciador corrió traslado a los intervinientes en el proceso para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 4.1. Tuberías Rígidas de PVC C.A.16. Refirió los hechos que dieron lugar a la demanda.

24. Sostuvo que como al proceso se aportó la resolución mediante la que la SIC canceló el registro de la marca «Tubrica» que le había concedido a la tercera con interés en las resultas del proceso, solicitaba se procediera de conformidad. 4.2. El Tercero con Interés17: Reiteró la solicitud de terminación del proceso con fundamento en la cancelación por no uso de la marca concedida. 4.3. La Superintendencia de Industria y Comercio. No alegó de conclusión. 4.4. El Ministerio Público no hizo pronunciamientos en esta etapa procesal. 15 Folio 340 16 Folios 193 a 208 17 Folios 344 a 345

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201918, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. Problema jurídico

26. En el presente caso, la parte actora sostuvo que la Resolución núm. 30110 de 10 de noviembre de 2006 por medio de la cual se concedió el registro de la marca «TUBRICA» (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la señora MARÍA PAOLA FORERO es nula porque desconoció lo dispuesto en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

27. Concretamente, el demandante estimó que existía riesgo de confundibilidad entre ambos signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual» entre ellos que podía llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado, ya que la marca controvertida era la misma cuya propiedad ostentaba en Venezuela y de la que la señora María Paola Forero era distribuidora en Colombia.

28. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136 literal d) y 172 cuyo texto es el siguiente: 18 Reglamento Interno del Consejo de Estado. «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en

particular cuando: […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […]»

29. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «TUBRICA» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 325146, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, se encuentra cancelada por no uso.

30. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 3 de mayo de 2010, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la

entidad demandada.

31. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro marca «TUBRICA»19.

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual el 3 de mayo de 2010 la SIC canceló por no uso la marca en mención, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen20:

32. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros: 19 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 20 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición

interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […].»

33. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello,

durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22. Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)21 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca22.

23. Al respecto el Tribunal, señaló: 21 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 22 En ese sentido, ARANA COURREJOLLES, Carmen. "La cancelación de la marca por falta de uso". En: Thémis 36, Lima, p. 195. "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción.

En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de

registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación"23. […] Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

32. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 23 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.OAC. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL.

33. Finalmente, la cancelación del registro de marca acarrea el surgimiento de un derecho preferente en favor de quien solicitó la cancelación del registro. En ese sentido, el artículo 16816 de la Decisión 486 expresamente determina que el momento al cual debe retrotraerse el derecho preferente y generar prelación es el de la solicitud de cancelación de registro de marca, estableciendo de esta

manera un límite temporal hacia atrás, hacia el pasado […]» (las negrillas son originales).

34. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «TUBRICA» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino.

35. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 325146, correspondiente a la marca nominativa «TUBRICA», cuyo titular es la señora María Paola Forero, tercera interesada en las resultas del

proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y ComercioSIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al res