CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00085-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AXA.NET y las marcas mixtas previamente registradas AXA y el nombre y enseña comercial AXA ASISTENCIA / COMPARACIÓN DE SIGNOS MIXTOS – Reglas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es .NET en la clase 35 / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Definición / CONSUMIDOR ESPECIALIZADO - Criterio determinante en el examen de riesgo de confusión / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo AXA.NET porque pesar de existir su similitud con las marcas mixtas AXA y el nombre y enseña comercial AXA ASISTENCIA no existe conexión competitiva o riesgo de asociación / RIESGO DE CONFUSIÓN - Inexistencia entre marcas AXA.NET, AXA y el nombre y enseña comercial AXA ASISTENCIA [L]a Sala advierte que en el presente caso es indudable la similitud entre los signos en cotejo, por cuanto la denominación AXA del signo solicitado reproduce en su integridad las marcas previamente registradas de titularidad de la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A., por lo que se hace innecesario el cotejo marcario. De igual manera, resulta innecesario el cotejo marcario frente a la enseña comercial y el nombre comercial AXA ASISTENCIA. […] En relación con los servicios que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que el signo solicitado AXA.NET busca amparar servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, los “[…] prestados por

droguerías, compra, venta y distribución de productos farmacéuticos y de consumo masivo […]”. Ahora bien, respecto de las marcas de AXA ASISTENCIA DE COLOMBIA S.A. previamente registradas, clases 39 y 45, […] Debe advertirse que uno son los servicios para los cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, muy diferentes, son los servicios prestados por las marcas opositoras. En efecto, mientras uno se refiere a servicios farmacéuticos, el otro hace alusión, entre otros, a servicios de asistencia y aseguramiento de personas y empresas. Así pues, su comercialización se realiza empleando diferentes medios de promoción y publicidad, además de tener diversos canales de distribución, por lo que el consumidor no asociará el origen empresarial de los mismos al tratarse de marcas de diferentes empresarios. La Sala recuerda que el consumidor habitual de los servicios de las clases 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza (amparados por las marcas en conflicto), es un consumidor especializado en un sector del mercado referente la promoción, comercialización y prestación en forma directa o indirecta de todo tipo de servicios de asistencia personal técnica o material a compañías de transporte, agencias y promotores de viajes, instituciones financieras empresas de seguros o cualquier otro tipo de empresa, así como viajeros asegurados, que tiene en cuenta una serie de factores particulares al momento de hacer la elección de los servicios que hará uso. […] [S]e reitera, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera bienes relacionados con compra, venta y distribución de productos farmacéuticos sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una empresa que se dedica a la promoción, comercialización y prestación en

forma directa o indirecta de todo tipo de servicios de asistencia personal técnica o material a compañías de transporte, agencias y promotores de viajes, instituciones financieras empresas de seguros y viajeros, comercialicen dichos productos. En este orden de ideas, la Sala encuentra que no existe complementariedad entre las clases y servicios que se pretenden amparar, lo cual reafirma la ausencia de conexidad competitiva.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C. veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00085-00

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 04741 del 26 de febrero de 2007, 012108 de 30 de abril de 2007 y 35855 de 30 de octubre de

2007, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca AXA.NET (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DISTRIBUCIONES AXA S.A. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] a) Que se DECLARE la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 04741 de fecha 26 de febrero de 2007 por medio de la cual “Se decide una solicitud de registro de marca”, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente Administrativo No. 05-126948. Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. b) Que se DECLARE la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 012108 de fecha 30 de Abril de 2007 por medio de la cual “Se resuelve un Recurso de Reposición”, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente

Administrativo No. 05-126948.

c) Que se DECLARE la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 35855 de fecha 30 de octubre de 2007 por medio de la cual “Se resuelve un Recurso de Apelación”, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente Administrativo No. 05-126948. d) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la NEGACIÓN de la solicitud de la marca para el signo AXA.NET en forma MIXTA para distinguir los productos de la clase 35ª Internacional a favor de DISTRIBUCIONES AXA S.A y la correspondiente CANCELACIÓN del Certificado de Registro que la Identifica. e) Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al Art. 176 del C.C.A. f) Que se ordene expedir copia de la Sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” I.2. Los hechos Manifestó que la sociedad DISTRIBUCIONES AXA S.A., solicitó mediante apoderado el registro del signo AXA.NET (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, petición que fue radicada el 16 de diciembre de 2005, correspondiéndole el número del expediente administrativo 05-126948. Señaló que la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. presentó oposición a

la solicitud de registro del signo en comento con fundamento en las marcas AXA (mixtas), clases 39 y 45, certificados 16759 y 272650, así como en el nombre y enseña comercial AXA ASISTENCIA, certificados 13438 y 13423. Expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 04741de fecha 26 de febrero de 2007, mediante la cual se concedió el registro al signo solicitado. Recordó que interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 04741 de fecha 26 de febrero de 2007. Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

Aseveró que la Superintendencia de Industria y Comercio desató el recurso de reposición mediante la Resolución 012108 de 30 de abril de 2017, en el sentido de confirmar la referida Resolución 04741. Precisó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 35855 de 30 de octubre de 2007 decidió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 04741 de fecha 26 de febrero de 2007. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que la entidad demandada ignoró que la marca AXA.NET (Mixta) no tiene distintividad, no es susceptible de representación gráfica, ni es perceptible, y que

tampoco es capaz de distinguir en el mercado los servicios comercializados por la sociedad Distribuciones AXA S.A. Afirmó que “[…] se está frente a una irregistrabilidad no aplicada, que prohíbe el registro de signos que sean idénticos o semejantes a una marca, a una enseña o a unos nombres comerciales de un tercero, previamente registrados o protegidos […]”. Advirtió que se permitió que el solicitante del signo obtuviera derechos en forma irregular y generando graves perjuicios a la titular de la marca previamente registrada, la cual goza de protección por su notoriedad. Precisó las evidentes similitudes con las marcas ya registradas, generando un riesgo de confusión y de asociación de los servicios de la clase 35, “[…] porque pueden creer que es una marca propia de AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. […]”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. Expresó que resulta evidente que el signo AXA.NET es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina,

pues es suficientemente distintiva al estar conformada por elementos diferenciadores en su conjunto, que impide el riesgo de confusión en el público consumidor que concurre al mercado. Frente a la notoriedad de las marcas registradas aducida por el demandante, manifestó que no presentó en la vía gubernativa prueba oportuna para demostrarla, debiéndola haber probado en el momento procesal oportuno. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD DISTRIBUCIONES AXA S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Indicó que la marca sometida a registro está compuesta por letras y gráficos que sí permiten su representación gráfica, de tal manera que sus componentes pueden ser apreciados por los sentidos y que el mercado al cual está dirigido es apto para distinguir en el mismo los servicios ofrecidos por su titular. Manifestó que “[…] es tan evidente el cumplimiento de la aptitud para que la marca se distinga en el mercado de los productos o servicios al que va dirigido, la Superintendencia habría concedido el registro, así como lo ha hecho concediendo el registro de la marca Axa en diferentes clasificaciones y a diferentes titulares […]”. Expresó que la marca AXA.NET no está registrada para los mismos productos o servicios ofrecidos por AXA ASISTENCIA S.A y que los signos en conflicto no son confundibles. Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 049-IP-2013 de fecha 15 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 136 literales b) y h), 190, 191,192, 200, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo AXA.NET (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectará el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público en error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con

derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial o a una enseña comercial protegidos, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo mixto y un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo, y otro signo mixto se determina

que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento grafico frente al denominativo, no habría, en principio lugar a confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto que cuente, además con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo AXA.NET (mixto) fue solicitado para registro era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

SEXTO: La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

Pese a esta independencia conceptual de la enseña comercial, la

Decisión 486 en su artículo 200 habla sobre la protección que se debe dar a la enseña comercial y de esta manera se entiende que dicha Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre

comercial, lo que significa que:

1. Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega.

2. Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor.

SEPTIMO: Cabe derivar que la protección y efectos de los derechos de propiedad industrial se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son reconocidos, de modo que el derecho al uso exclusivo de los nombres comerciales, adquirido por el primer uso que de ellos se haga en el comercio, tiene alcance en todo el territorio del País Miembro donde se adquiere y no solamente en parte de éste.

OCTAVO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un

signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

NOVENO: Una marca que contenga una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca como un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

El juez consultante deberá determinar si el signo AXA.NET (mixto) es de uso común en los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, o si está conformado por partículas de uso común como NET para así proceder al cotejo de signos distintivos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

DÉCIMO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los

productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

DÉCIMO PRIMERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso, al referirse a los signos en cuestión a servicios que pertenecen a las Clases 35 y 39 y 45, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

DÉCIMO SEGUNDO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 6 de julio de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus

alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron en esencia sus argumentos. La Agencia del Ministerio Público y el tercero interviniente en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 04741 del 26 de febrero de 2007, 012108 de 30 de abril de 2007 y 35855 de 30 de octubre de 2007, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca AXA.NET (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad DISTRIBUCIONES

AXA S.A.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno

previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca:

“DIUSED JEANS”.

Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto V.5.1. Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: El signo solicitado

Clase: 35

Titular: Distribuciones AXA S.A

Certificado: 344333

Los signos opositores

MARCA CLASE FORMA EN LA QUE SE CERTIFICADO

CONCEDIÓ Radicación 1100103240002008008500

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

AXA 39 16759 (mixta) AXA 45 272650 (mixta) AXA

ASISTENCIA

AXA ASISTENCIA

(nombre 13438 comercial) AXA

ASISTENCIA

(enseña 13423 AXA ASISTENCIA comercial) V.5.2. Análisis de la compar