CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00131-00-2015

SIGNO DUO DE TELEFONICA – Irregistrable por ser confundible y existir conexión competitiva con la marca ALO DUO / USO COMUN – Lo son las palabras TELEFONICA y ALO dentro del registro marcario dela clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza En el caso sub examine el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA se solicitó para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones online a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y la solicitud previa del signo DÚO ALÓ se hizo para identificar “telecomunicaciones” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 38 de la Clasificación internacional de Niza, permite constatar que el signo DÚO DE TELEFÓNICA no es lo suficientemente distintivo respecto de ALÓ DÚO, para identificar servicios de telecomunicaciones en el mercado. En efecto, existe identidad ortográfica y fonética entre los signos, pues sus elementos diferentes se perciben y pronuncian igual. Además, un eventual registro del signo podría generar riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor, quienes podrían confundir los servicios de ambas marcas o suponer que tienen un origen empresarial común, derivado de que sus elementos diferentes (DÚO) son idénticos. Aunado a lo anterior existe conexión competitiva entre los signos pues, además de que distinguen iguales servicios en idéntica clase, podrían comercializarse y promocionarse por los mismos medios, como lo son la radio, la

televisión y los periódicos. Así las cosas, la Sala considera que el signo DÚO DE TELEFÓNICA, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 135

NORMA DEMANDADA: No aplica NOTA DE RELATORIA: Sobre la negativa del registro de un signo porque puede inducir al público a error por la identidad con una marca ya registrada Consejo de Estado Sección Primera sentencia de 6 de agosto de 2013, Radicación 11001-0324-000-2003-00421-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: TELEFONICA S.A. demandó, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones on-line a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Sala negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00131-00

Actor: TELEFÓNICA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: APELACION SENTENCIA – ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por TELEFÓNICA S.A. contra las Resoluciones 09337 de 2007 (30 de marzo) y 36320 de 2007 (31 de octubre), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones online a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación

Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA TELEFÓNICA S.A., domiciliada en Madrid, España, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 09337 de 2007 (30 de marzo), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA para distinguir

“servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones on-line a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 36320 de 2007 (31 de octubre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 18528 de 2007 (26 de junio) y negó el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones on-line a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, para distinguir servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los Hechos El 7 de julio de 2006 TELEFÓNICA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones on-line a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 567 de

2006 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD S. DE R.L. DE C.V., bajo el argumento de que el signo DÚO DE TELEFÓNICA era confundible con la marca ALÓ DÚO, previamente solicitada para registro para distinguir servicios de la misma clase. Mediante Resolución 09337 de 2007 (30 de marzo) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, pues consideró que era confundible con el signo

ALÓ DÚO.

Inconforme con tal decisión, TELEFÓNICA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. Bajo el anterior contexto, mediante Resolución 018528 de 2007 (26 de junio) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución 09337 de 2007 (30 de marzo) y, en consecuencia, concediendo el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones online a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD S. DE R.L. DE C.V. apeló la Resolución 018528 de 2007 (26 de junio), pues no estuvo de acuerdo con lo decidido. En este orden de ideas, mediante Resolución 36320 de 2007 (31 de octubre) el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución 018528 de 2007 (26 de junio) y, por ende, negando nuevamente el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, para distinguir servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; y 61 de la Constitución Política. 1.3.1. Artículos 134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Establece que los artículos referidos, disponen, respectivamente, que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica” y “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”. Bajo el anterior contexto, considera que debe concederse el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, para distinguir servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no posee coincidencias ortográficas, fonéticas e ideológicas con la marca ALÓ DÚO, que la hagan confundible en el mercado. Aunado a lo anterior, señala que el cotejo marcario debe realizarse entre las palabras DE TELEFÓNICA y ALÓ, pues la partícula DÚO que contienen los

signos es descriptiva y, por ende, constituye una de las excepciones que se han fijado al cotejo conjunto de marcas. 1.3.2. Artículos 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 61 de la Constitución Política Por otro lado, pone de presente que los artículos 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y 61 de la Constitución Política establecen que “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad” y “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Bajo el anterior contexto, sostiene que debe concederse el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, pues es novedosa y, por ende, permite distinguir servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que existía confundibilidad entre las marcas DÚO DE TELEFÓNICA y ALÓ DÚO, pues se percibían y pronunciaban de forma similar. Adicionalmente, manifestó que un eventual registro de la marca DÚO DE TELEFÒNICA generaría riesgo de confusión en el público consumidor, debido a que distinguiría productos semejantes a los que identifica ALÓ DÚO en la misma clase internacional.

2.2. La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD S. DE R.L. DE C.V. guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 191IP-2014 se citan a continuación. “Primero. El Juez Consultante debe analizar si el signo DÚO DE TELEFÓNICA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

Segundo. No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia

señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan. El juez consultante deberá tener presente que la similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. Tercero. Los signos conformados por expresiones descriptivas no son registrables cuando refieren exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo DÚO TELEFÓNICA (denominativo) está conformado por expresiones descriptivas o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo. Cuarto. Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una

marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. El Juez consultante debe determinar si la denominación DÚO DE TELEFÓNICA es de uso común en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Las partes reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. 4.2. La sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD S. DE R.L. DE C.V. guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo DÚO DE TELEFÓNICA, cuyo registro se negó para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones on-line a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica…” “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, negó el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA, para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones online a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con la marca ALÓ DÚO, previamente solicitada para registro, a favor de la sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD S. DE R.L. DE C.V., para identificar servicios en la misma clase. Por su parte, la actora considera que la marca DÚO DE TELEFÓNICA es distintiva, pues no posee coincidencias ortográficas, fonéticas e ideológicas con la marca ALÓ DÚO, que la hagan confundible en el mercado.

1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”…

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro

se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación: MARCA

MARCA CUYO

PREVIAMENTE

REGISTRO SE

SOLICITADA PARA

CUESTIONA

REGISTRO

DÚO DE TELEFÓNICA ALÓ DÚO

(NOMINATIVA CLASE 38) (NOMINATIVA CLASE

1. DÚO DE TELEFÓNICA ALÓ DÚO Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas DÚO DE TELEFÓNICA y ALÓ DÚO, no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues las palabras DE y TELEFÓNICA, que contienen la marca cuestionada, y la partícula ALÓ, del signo previamente solicitado para registro, son comunes en el registro marcario de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo1.

De hecho, la Sala advierte que las palabras TELEFÓNICA y ALÓ son de uso común dentro del registro marcario de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 6 marcas registradas en dicha clase las

contienen (TELEFÓNICA DATA, T TELEFÓNICA, TRIO DE TELEFÓNICA,

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, TELEFÓNICA WHOLESALE y TELEFÓNICA DATA COLOMBIA; y ALO MODA, ALO CASA, ALO JOSE GABRIEL, ALO ELIAN, ALO FACIL Y RAPIDO y ALO BIEN COMUNICACIONES). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el Tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas y a efectos de determinar si existe riesgo de confusión, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.” (Se resalta) 1.1. Comparación Ortográfica2 y Fonética3 De la confrontación que se hace del elemento diferente de la marca cuestionada y de aquel de la previamente solicitada para registro, que son de igual denominación 1 Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.” 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.:

11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” (DÚO), advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética entre ellos, pues son iguales y, por lo tanto, se escriben y pronuncian de manera idéntica. 1.2. Comparación Ideológica4 Asimismo, se advierte que existe semejanza ideológica entre los signos, pues ambos generan la idea de comunicación ente dos personas. En efecto, mientras que DÚO DE TELEFÓNICA hace referencia a la “…intervención acorde de dos personas” en un “conjunto de aparatos e hilos conductores con los cuales se transmite a distancia la palabra y toda clase de sonidos por la acción de la electricidad”; ALÓ DÚO lo hace a un saludo común que se lleva a cabo en el

“conjunto de aparatos e hilos conductores con los cuales se transmite a distancia la palabra y toda clase de sonidos por la acción de la electricidad”. En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica y fonética entre los elementos diferentes de los signos cotejados, por cuanto el vocablo DÚO que contienen es idéntico y, por lo tanto, se escribe y pronuncia de manera idéntica. Además los signos generan en la mente del consumidor una idea semejante referida a comunicación ente dos personas. Pese a lo anterior, la identidad y semejanza que existente entre los signos cotejados es insuficiente para afirmar que el signo DÚO DE TELEFÓNICA se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por ello, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro del signo generaría confusión en el público consumidor. 1.3. Riesgo de Asociación y/o Confusión 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” Sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).” (Se resalta) Aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina plasmadas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o (ii) la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o (iii) la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o (iv) la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos; la Sala encuentra que el elemento diferente de la marca cuestionada y de aquel de la previamente solicitada para registro son iguales y distinguen los mismos productos en idéntica clase. En efecto, en el caso sub examine el registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA se solicitó para distinguir “servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistida por

terminales de ordenador, servicios de comunicaciones on-line a través de redes informáticas y telemáticas” en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y la solicitud previa del signo DÚO ALÓ se hizo para identificar “telecomunicaciones” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 38 de la Clasificación internacional de Niza, permite constatar que el signo DÚO DE TELEFÓNICA no es lo suficientemente distintivo respecto de ALÓ DÚO, para identificar servicios de telecomunicaciones en el mercado. En efecto, existe identidad ortográfica y fonética entre los signos, pues sus elementos diferentes se perciben y pronuncian igual. Además, un eventual registro del signo podría generar riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor, quienes podrían confundir los servicios de ambas marcas o suponer que tienen un origen empresarial común, derivado de que sus elementos diferentes (DÚO) son idénticos. Aunado a lo anterior existe conexión competitiva entre los signos pues, además de que distinguen iguales servicios en idéntica clase, podrían comercializarse y promocionarse por los mismos medios, como lo son la radio, la televisión y los periódicos. Así las cosas, la Sala considera que el signo DÚO DE TELEFÓNICA, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina de Naciones. A propósito, en un caso análogo, en el que se negó el registro de la marca PETROLIZADO, para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que podía inducir al público a error por la identidad que existía entre ésta y la marca PETROLIZADO, previamente solicitada para registro para distinguir productos en la misma clase, esta Sala manifestó: “En el caso que nos ocupa, se advierte que el signo cuyo registro se negó se solicitó para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería, en especial jeans, camisas, chaquetas, shorts, bermudas y en general cualquier tipo de prendas de vestir” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y el registro previamente solicitado por Manuel Ferney Marín se pidió para distinguir “artículos de vestir y accesorios” en la misma clase internacional. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca PETROLIZADO, cuyo registró se negó al actor, no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca de igual denominación previamente solicitada para registro por Manuel Ferney Marín, pues los productos para los cuales solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampararía la marca previamente solicitada. En efecto, se advierte que ambas marcas, que por lo demás son de igual denominación, ampararían en la misma clase internacional “artículos de vestir”, generando evidente confusión en el público consumidor. Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro del

signo generaría confusión directa e indirecta en los consumidores por la conexión competitiva que existiría entre las marcas, habida cuenta de que distin