CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00133-00-2015

REGISTRO MARCARIO – Las palabras de uso común no tienen restricción para ser utilizadas por cualquier persona en las marcas La interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas y que debe determinar si la partícula “VIR” de los signos en conflicto es de uso común en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “INTA” de la marca solicitada cuestionada e “ISA” de las marcas opositoras, toda vez que la expresiones “VIR” y “VIAR” son palabras de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. REGISTRO MARCARIO – La ausencia de similitud ortográfica y fonética entre las marcas INTAVIR e ISAVIR determina que no hay riesgo de confusión. Signos de fantasía Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “INTAVIR” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión INTA, que le da un matiz diferenciador y contundente. En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada del tercero interesado en las

resultas del proceso “INTAVIR” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas legales, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 150 /

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 168

NOTA DE RELATORIA: Marcas farmacéuticas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, Rad. 2005-00105-01, MP. Rafael E.

Ostau de Lafont Pianeta.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 032150 DE 2006 (29 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 000274 DE 2007 (16 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 026991 DE 2007 (29 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00133-00

Actor: LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE SIMPLE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 032150 de 29 de noviembre de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; 000274 de 16 de enero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 026991 de 29 de agosto de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, además de la cancelación del certificado de registro núm. 341928 de la marca “INTAVIR”, a nombre de BIOGEN LABORATIORIOS DE COLOMBIA. S.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1º: La sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. solicitó el 11 de octubre de 2005, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “INTAVIR” (nominativa) para identificar los productos de la Clase 5ª de

la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dentro del término legal, la sociedad actora, LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V., presentó oposición, fundamentada en que el 7 de marzo de 2003, solicitó el registro de la marca “ISAVIR” (nominativa), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, la que fue denegada con apoyo en la marca “ISAVIAR”, perteneciente a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que aún no han sido resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio, y que, adicionalmente, pidió la cancelación por no uso de la marca “ISAVIAR”, a lo que accedió la aquí demandada mediante la Resolución núm. 31535 de 28 de noviembre de 2005. 3º: Adujo que es clara la confundibilidad entre el signo “INTAVIR” (nominativa) y la marca “ISAVIAR” (nominativa) solicitada, en ejercicio del derecho preferente, a que hace referencia el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y adquirida como resultado de haber presentado la solicitud de cancelación, por lo que, a su juicio, la Superintendencia de Industria y Comercio le concederá el registro del signo solicitado “ISAVIR” (nominativa). 4º: Que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca “INTAVIR” (nominativa) se equivocó al considerar que la solicitud de

registro de la marca “ISAVIR” (nominativa), que distingue los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, fue posterior a la solicitud de la marca “ISAVIAR” (nominativa), además de que no se pronunció sobre todas las argumentaciones del escrito de oposición. 5º: Que contra la Resolución núm. 032150 de 29 de noviembre de 2006 interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 000274 de 16 de enero de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución recurrida; y el segundo, lo fue a través de la Resolución núm. 26991 de 29 de agosto de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que la Administración, además de no realizar a fondo el examen de registrabilidad, desconoció totalmente los argumentos expuestos en el escrito de oposición, lo que hace que los actos administrativos demandados sean ilegales por falsa motivación, ya que la Ley es enfática en exigir que el análisis se haga con motivos precisos y restrictivos. Señaló que se violó el artículo 136, literal a), de la citada Decisión de la

Comunidad Andina, toda vez que se cumplen los supuestos establecidos en dicha norma, ya que es evidente la identidad y similitud entre las marcas “ISAVIAR” (nominativa), “ISAVIR” (nominativa) e “INTAVIR” (nominativa), dada su alta confundibilidad fonética, gramatical y ortográfica. Afirmó que un signo es irregistable cuando existe una marca similar anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, aspecto este que se desconoció, toda vez que la marca “ISAVIR” (nominativa) fue solicitada de manera precedente y prioritaria el 7 de marzo de 2003, en tanto que “ISAVIAR” (nominativa) lo fue en ejercicio del derecho preferencial el 13 de enero de 2005; y la que es objeto de controversia “INTAVIR” (nominativa) fue radicada por el interesado el 11 de octubre de 2005. Por último, manifestó que las tres marcas anteriormente señaladas identifican productos de la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, configurándose así el tercer supuesto de irregistrabilidad de la marca, el cual señala que un signo es irregistable cuando además de existir una gran similitud con otro anteriormente solicitado o registrado, pretenda distinguir los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se

nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico; aduce, en esencia, lo siguiente: Que con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión núm. 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y que su fundamento se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales, vigentes en materia marcaria. Señala que al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, la marca solicitada “INTAVIR”, en su estructura, es visualmente diferente a las marcas fundamento de la oposición, “ISAVIAR” e “ISAVIR”. Explicó que si bien los signos coinciden en algunas de sus letras, lo cierto es que, de igual manera, poseen elementos adicionales que permiten establecer en todo su conjunto, que desde el primer impacto visual, los signos difieren de manera notable en el orden de sus vocales que emplea; al igual, que desde el punto de vista fonético, la sonoridad entre los mismos es distinguible y determinable, razón por la cual no existe identidad o similitud entre los productos. Que la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica. Debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí. Consideró que en este caso, el criterio que se debe aplicar es el de un consumidor especializado, quien será un profesional del área de la salud, que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita.

Que el consumidor que toma la decisión de qué se va a consumir, en el sub examine, es el médico, quien no va a incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto “el mercado objetivo”, al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma la demandante, es reducido y especializado. Expresó que, en cuanto a los canales de comercialización, muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a él, sino a través de un expendedor especializado. Que la Superintendencia demandada otorgó el registro de la marca denominativa “INTAVIR” de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, mediante los actos acusados, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos legales exigidos y que no había causal de irregistrabilidad que afectara su concesión. Resaltó que de acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial del proceso núm. 13-IP-98, hay que observar la regla de la especialidad, ya que en atención a ella, deben destacarse los productos para los cuales han sido solicitadas las marcas y en atención a ello, si las marcas pretenden amparar productos que son disímiles o diferentes, como en este caso, queda demostrado que la marca puede ser registrada. II.1.2.- LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos: Sostuvo que los signos confrontados no son similares, al grado de causar riesgo

de confusión en el público consumidor. Señaló que el hecho de que dos signos tengan como elemento común, al final de cada uno de ellos, las letras “VIR”, no los hace por ello confundibles, pues dicha partícula hace parte de la terminología corriente de los productos del mercado, que ha permitido la coexistencia pacífica a gran cantidad de productos, sin posibilidad de confusión. Expresó que existen numerosas marcas en la industria farmacéutica, donde se encuentran los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza (a la cual pertenecen las marcas enfrentadas), que comparten el sufijo “VIR”, que es de uso común y no puede hacer parte del análisis de confundibilidad. Por tal razón, la comparación debe recaer sobre las expresiones “INTA” e “ISA”, que tienen la entidad suficiente para convertir los signos distintivos susceptibles de registro con fuerza diferenciadora para coexistir en el mercado, ya que allí es donde está la sílaba tónica de cada una de ellos. Manifestó que, por lo anterior, queda demostrado que no puede hablarse de una posibilidad de similitud visual, por cuanto al observarse la primera sílaba de cada una de las expresiones se obtiene una pauta diferenciadora entre cada una de ellas, que permitirá la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado. Que, en consecuencia, es válido afirmar que las marcas “INTAVIR”, solicitada, e “ISAVIR”, fundamento de la oposición, no son confundibles y pueden coexistir en el mercado sin inducir al público en error. Que, además, para que exista realmente confusión entre las marcas no basta y no es suficiente una simple coincidencia en algunas letras.

Adujo, que desde el punto de vista fonético, las marcas no presentan ningún riesgo de confusión, dado que el elemento nominativo de los signos en conflicto está conformado de tal manera que al ser pronunciados sucesivamente entre sí, resulta entre ellos un sonido claro y totalmente diferente, ya que se encuentran constituidos por letras, dispuestas de tal forma, que al pronunciarlas emiten sonidos totalmente diferentes y caracterizantes, que permiten al público en general diferenciar e identificar los productos respectivos en el mercado. Sostuvo que “INTAVIR” e “ISAVIR” no hacen parte del grupo de expresiones con significado propio, por lo cual esta similitud no puede predicarse desde el punto de vista conceptual. Anotó que la marca “INTAVIR” cumple a cabalidad con el requisito de la distintividad, dado que tiene la entidad suficiente para diferenciar e individualizar sus productos de otros del mercado.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “1. El titular del derecho preferente es aquél que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede

ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, 1 Proceso 086-IP-2012. desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho. Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó,

que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. El titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar. Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto, esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

2. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

3. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la

posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

4. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula -VIR de los signos confrontados es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

5. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la

Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 032150 de 29 de noviembre de 2006, concedió el registro de la marca “INTAVIR” (nominativa), en favor de BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A., para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad demandante (LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.), que el 7 de marzo de 2003 solicitó el registro de la marca “ISAVIR” (nominativa), para distinguir productos de la citada Clase. Por su parte, la actora alegó que se violaron los artículos 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que existe identidad y similitud entre la marca cuestionada “INTAVIR” y los signos

“ISAVIR” e “ISAVIAR”, fundamento de la oposición, por parte de la demandante, además de que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó a fondo un examen de registrabilidad y desconoció totalmente los argumentos expuestos en el escrito de oposición. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), 136, literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: Decisión 486. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (...)” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si

no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la conexión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. (…)”. En lo que respecta a la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala considera que la Superintendencia demandada sí se pronunció sobre todas las argumentaciones del escrito de oposición, y, por consiguiente, no se violó dicha norma, pues si bien es cierto que no lo hizo en el primero de los actos acusados, en la Resolución núm. 000274 de 16 de enero de 2007 acusada, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, lo realizó al señalar lo siguiente: “Refiérase el presente asunto, al estudio de confundibilidad entre el signo solicitado en registro INTAVIR y la marca previamente solicitada ISAVIR, expediente No.03-19829, clase 5, la cual si bien fue negada, se encuentra pendiente la decisión de los recursos de ley interpuestos. Lo anterior, pues si bien se omitió este estudio en la decisión impugnada, en virtud de los principios de la actuación administrativa, de economía, celeridad y eficacia, el

mismo resulta procedente en razón a la confundibilidad de los signos en cuestión, que lleva a la confirmación de la decisión impugnada, de conceder el registro marcario...” (Las negrillas fuera de texto) De otra parte, la actora manifestó que el 7 de marzo de 2003 solicitó el registro de la marca “ISAVIR” (denominativa), la que fue denegada con apoyo en la marca “ISAVIAR” (denominativa), perteneciente a TECNOQUÍMICAS S.A., decisión contra la cual interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los que a la fecha de presentación de la demanda no habían sido resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio2; y adicionalmente, el 18 de noviembre de 2004 pidió la cancelación por no uso de la marca “ISAVIAR”, a lo que accedió la demandada mediante la Resolución núm. 31535 de 28 de noviembre de 2005.3 Que, posteriormente, en ejercicio del derecho preferente, el 13 de enero de 2005 presentó la solicitud de registro de la marca “ISAVIAR”4. Con relación al derecho preferente, como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, a saber: “En anterior Interpretación Prejudicial, el Tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente aludido. El Tribunal ha expresado lo siguiente: 2 Consultada la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, se observa que a través de la

Resolución núm. 27330 de 29 de octubre de 2004, se negó el registro de la marca “ISAVIR” (NOMINATIVA) solicitada por la actora, decisión contra la cual la aquí demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Mediante Resolución núm. 67406 de 28 de diciembre de 2009, que resolvió el recurso de reposición, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la citada Resolución núm. 27330 de 2004 y, en su lugar, concedió el registro del signo “ISAVIR” (NOMINATIVO), con la cual se agotó la vía gubernativa, y no figura en el Software de Gestión del Consejo de Estado que haya sido demandada. 3 Acto administrativo que no fue objeto de recurso alguno, conforme consta en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni demandado ante esta Jurisdicción, según el Software de Gestión del Consejo de Estado. 4 Marca que le fue concedida a la actora a través de la Resolución núm. 22668 de 30 de agosto de 2006, contra la cual no se interpuso recurso alguno, de acuerdo con la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni se demandó ante esta Jurisdicción, conforme se constató en el Software de Gestión del Consejo de Estado. “g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.

2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la

Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.” (Proceso 180-IP-2006. Marca: BROCHA MONA. publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. Objeto del derecho preferente. Dentro del Proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha señalado que: “(…) Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria. Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud