CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00134-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo ACNEFEM y la marca ABEFEN / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca denominativa ACNEFEM / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ACNEFEM» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 341997, otorgada en favor del tercero con interés en las resultas

del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 16 de junio de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «ACNEFEM» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 16 de junio de 2017 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «ACNEFEM» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en

conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º 1. plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 341997 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Laboratorios Pisa S.A. de C.V., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario

caduca por falta de renovación dentro del término legal o, la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00134-00

Actor: SOCIEDAD LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCION DE NULIDAD Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, por medio de apoderado judicial, la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., interpuso en contra de la Resolución núm. 34397 de 14 de diciembre de 2006, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca Acnefem (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 012141 de 30 de abril de 2007 y, 23135 de 30 de julio de 2007, por las que confirmó la 34397 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 16 de marzo de 20061, a través de apoderado, la sociedad Laboratorios Andromaco S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «ACNEFEM» para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y más concretamente, productos farmacéuticos para uso humano.

2. Consta también que la solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 563.

3. El 8 de junio de 20062 la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., a través de apoderado presentó oposición al registro con fundamento en que el signo que se solicitaba registrar era confundible con la marca «ABEFEN» (nominativa) de la

que era titular y que se encontraba registrada bajo el certificado 232064 vigente hasta el 18 de diciembre de 2010. 1 Folios 67 a 68 2 Folios 73 a 82

4. Aseguró la opositora que el signo que se pretendía registrar presentaba similitudes ortográficas, fonéticas y visuales que las hacían confundibles para el consumidor medio; asimismo, que existía conexidad competitiva entre el signo a registrar y la marca de la que era titular porque los productos amparados pertenecían a la misma clase del nomenclátor internacional.

5. El 18 de agosto de 20063 la sociedad Laboratorios Andromaco S.A., contestó la oposición en la que, apoyado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal de Justicia, sostuvo que la comparación entre los signos se debía hacer de manera integral y que en el presente caso el signo que se pretendía registrar tenía elementos diferentes en relación con la marca de la opositora, en especial en las tres primeras sílabas y, por lo tanto gozaba de distitividad al contar con elementos adicionales que evitaban la confusión.

6. Descartó la conexidad competitiva de los productos amparados porque, dijo, mientras la marca registrada era un antibiótico, la controvertida se solicitó para amparar un producto con efectos hormonales. 1.2. Los actos administrativos demandados

7. El 14 de diciembre de 2006 la SIC profirió la Resolución núm. 343974 en que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios PISA 3 Folios 94 a 100

S.A. de C.V., y concedió el registro de la marca «ACNEFEM».

8. Luego de hacer referencia a la normativa aplicable y los requisitos de irregistrabilidad, sostuvo la SIC que las marcas comparadas no poseían similitudes que ofrecieran riesgo de confusión ya que solo compartían las dos últimas letras y, que las iniciales ACNE y ABE eran perfectamente distinguibles por el consumidor medio.

9. Descartó el estudio de la conexidad competitiva con fundamento en la inexistencia de similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales.

10. Inconforme con la decisión, el 2 de enero de 20075 la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión, en el que consideró que entre los signos comparados existían más semejanzas que diferencias. 4 Folios 112 a 116 5 Folios 105 a 110

11. Refirió que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia6, en tratándose de productos farmacéuticos la comparación entre las marcas debe ser más rigurosa.

12. El 30 de abril de 2007 mediante Resolución núm. 0121417, la SIC resolvió de manera desfavorable el recurso con argumentos similares a la recurrida y, agregó que para que exista riesgo de confusión entre marcas debe concurrir la semejanza o identidad visual, fonética y conceptual entre ellas además de conexidad competitiva y, que ante la ausencia del primer presupuesto resultaba irrelevante el estudio del segundo.

13. Mediante la Resolución núm. 23135 de 30 de julio de 20078 la SIC confirmó la resolución recurrida, en la que hizo un recuento de los pormenores del proceso

administrativo y las razones para conceder la marca controvertida. 1.3. La demanda

14. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-97. Decisión de 6 de febrero de 1998 7 Folios 117 a 120 8 Folios 125 a 128

CCA, el apoderado judicial de la sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V. presentó demanda ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 26 de marzo de 20089, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «2.1. Declarar la nulidad de la resolución 34397 del 14 diciembre 2006, dentro del expediente administrativo 06-026781 preferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió en primera instancia el registro de la marca nominativa ACNEFEM, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano, comprendido dentro de la clase 5 internacional del nomenclador de Niza. 2.2. Declarar la nulidad de la resolución 12141 del 30 de abril de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo 06-026781 mediante la cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la accionante, confirmando la decisión de concesión del registro y concede el recurso de apelación interpuesto en subsidio ordenando enviar las diligencias al señor Superintendente

Delegado para la Propiedad Industrial. 2.3. Declarar la nulidad de la resolución No. 23135 del 30 de julio de 2007, proferida por el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo 06-026781 mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la resolución 349397, ya referida 2.4. Ordenar la cancelación del certificado del registro No. 341997 de la marca ACNEFEM (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 internacional de Niza a nombre de LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. 9 Folios 27 a 54 2.5. Comunicar la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para la corresponda para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial 2.6. Condenar en costas a la parte demandada.» 1.4. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

15. La parte actora manifestó que con la expedición de los actos acusados, la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, los literales b) y c) del artículo 134; el literal a) del artículo 136 y, el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16. Afirmó que la marca cuyo registro se solicitó no cumple los presupuestos de registrabilidad dispuestos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 porque no tiene la suficiente distintividad y por lo tanto presenta riesgo de confusión con la

previamente registrada.

17. Sostuvo que la SIC no realizó el examen de rigurosidad que exige la norma y, que si en gracia de discusión lo hubiera hecho, no lo hizo de manera sesuda como se requería y de forma tan herrada que lo llevó a conclusiones equivocadas.

18. Sostuvo que se trasgredió el literal a) del artículo 136 ibidem porque los signos confrontados poseían similitudes ortográficas, fonéticas y gramaticales que las hacían confundibles.

19. Argumentó que los productos que amparan las marcan en conflicto tenían conexidad competitiva porque los mismos estaban comprendidos en la misma clasificación del nomenclátor internacional.

20. Destacó que siendo marcas que amparan productos farmacéuticos para el consumo humano, la SIC debió realizar un análisis profundo y prevenido cuando además, en su sentir, desconoció la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre este tema en particular.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10

21. El apoderado judicial de la SIC aceptó los hechos de la demanda y solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.

22. Expresó que los actos administrativos demandados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

23. Afirmó que en el estudio que se hizo para el registro de la marca «ACNEFEM», se tuvieron en cuenta los lineamientos del Tribunal de Justicia, en especial en lo relacionado con la perceptibilidad y la distintividad.

24. Destacó el desarrollo jurisprudencial de los conceptos de la funcionalidad del signo11 y de distintividad12 y concluyó que en el presente caso el signo cuyo registro se controvertía era lo suficientemente distintivo porque no existían similitudes ortográficas ni fonéticas sustanciales con la previamente registrada y por lo tanto cumplía con los parámetros legales para registrarse. 10 Folios 141 a 144

25. Refirió que no es cierto como lo afirmó la demandante, que los signos confrontados tuvieran conexidad competitiva porque aunque los productos que amparan pertenecían a la misma clase del nomenclátor internacional, no todos los productos que se utilizan para proteger la salud en general están relacionados.

26. Sostuvo que quien toma la decisión del uso de los productos farmacéuticos es un consumidor calificado como es el médico, que por su formación académica está capacitado para hacer la distinción entre los productos que formula. 2.2. Intervención de la sociedad Laboratorios Andromaco S.A.

27. Por tener interés en las resultas del proceso, en el auto de fecha 23 de abril de 200813 mediante el que se admitió la demanda, el despacho sustanciador ordenó notificar la demanda a la sociedad Laboratorios Andromaco S.A..

28. El 23 de septiembre de 200814 se le notificó la demanda a la señora María Fernanda Castellanos, representante legal del tercero con interés sin que la haya contestado. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 14-IP-1998 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 15-IP-1996. Decisión de 21 de noviembre de 1997 13 Folios 57 a 60

14 Folios 132 2.3. Vigencia de la marca «ACNEFEM»

29. Para afectos de una eventual aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, mediante auto calendado el 10 de noviembre de 202015, en aplicación del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso, el magistrado sustanciador ordenó descargar el registro marcario 341997 correspondiente a la marca «ACNEFEM» concedido a favor del tercero con interés.

30. Asimismo ordenó que se allegará la certificación al expediente y, se corriera traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronunciaran al respecto y ejercieran, si lo estimaban pertinente, sus derechos de contradicción y defensa.

31. El 24 de noviembre de 202016 se incorporó la certificación y el 25 de noviembre de 202017 se corrió el traslado ordenado a los sujetos procesales término dentro del cual ninguno de ellos se manifestó. 15 Folio 217 16 Folios 220 a 221 17 Folios 222

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

32. El Tribunal de Justicia emitió la interpretación prejudicial 299-IP-2015 de fecha 2 de marzo de 201618 en la que expuso los antecedentes del proceso, incluyendo los hechos de la demanda y los argumentos de la contestación.

33. De acuerdo con lo solicitado, dicha Corporación interpretó los artículos 135, 136.a y 150 de la Decisión 486 de 2000 y de oficio interpretó el literal e) del

artículo 135.

34. Concretamente, el Tribunal interpretó: «A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El criterio del consumidor medio.

C. Comparación entre signos denominativos.

D. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas. De oficio, autónomo, integral y motivado.».

35. Al finalizar el análisis de cada uno de los temas interpretados formuló las siguientes conclusiones: «PRIMERO: La Corte consultante debe determinar si el signo ACNEFEM (denominativo) es descriptivo en la clase 5 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. 18 Folios 190 vto. a 199

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la Corte consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la

población en general.

TERCERO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos

ACNEFEM y ABEFEN.

CUARTO: El examen de signos farmacéuticos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de fusión entre los consumidores.

QUINTO: La Corte consultante deberá determinar si las partículas ACNE y FEM son de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

La Corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.».

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

36. Mediante auto de 25 de mayo de 201619, se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 4.1. La sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V.20: Insistió en la ilegalidad de los actos administrativos acusados, por contravención del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

37. Sostuvo que el yerro de la demandada consistió en omitir las evidentes semejanzas entre el signo «ACNEFEM» y la marca «ABEFEN» porque no se requiere de mucha observación para determinar que el primero es ostensiblemente confundible con la segunda.

38. Afirmó que las semejanzas ortográficas, fonéticas y gramaticales entre los signos comparados resaltan de bulto a punto de ser «casi idénticas».

39. Afirmó que de acuerdo a los lineamientos del Tribunal de Justicia, en tratándose de productos farmacéuticos para el consumo humano, la oficina nacional competente debe ser meticulosa en el examen respecto de la conexidad competitiva y ha determinado los criterios que se deben analizar para determinarla. 19 Folio 201 20 Folios 202 a 207

40. Se dolió de la omisión de la SIC para analizar la evidente conexión competitiva entre los productos que amparan y concluyó que las marcas «ACNEFEM» y «ABEFEN» son conexas competitivamente porque: (i) amparan productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional, (ii) se comercializan por los mismos canales, (iii) son publicitados por los mismos medios y, (iv) comparten el mismo sector de la economía.

41. Concluyó que los consumidores «[n]o habrán de reconocer los productos por la naturaleza física de las drogas que los componen sino por las marcas que los identifican. Ni las marcas ni los medicamentos identificados con las marcas «ACNEFEM» y «ABEFEN»,, ni la supuesta mayor atención de los consumidores

de fármacos, ni la circunstancia supuesta de que en los envases figure el nombre del laboratorio que fabrica los productos, constituyen motivos suficientes para suavizar el rigor del cotejo marcario en la clase 5 […]».

42. La SIC, el tercero interesado, ni el Agente del Ministerio Público intervinieron en esta oportunidad procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201921, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El problema jurídico

44. La sociedad Laboratorios PISA S.A. de C.V., solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 34397 de 14 de diciembre de 2006, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «ACNEFEM» (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 012141 de 30 de abril de 2007 y 23135 de 30 de julio de 2007, por las que confirmó la 34397 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

45. Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido era confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca «ABEFEN», concedida a esa sociedad y registrada bajo el número 232064 para

amparar productos incluidos en la clase 5 del nomenclátor internacional.

46. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que podría llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.

47. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar eran los artículos 135, 21 Reglamento Interno del Consejo de Estado. el literal a) del 136 y el 150 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. »

48. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el

análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «ACNEFEM» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 341997, otorgada en favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación.

49. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 16 de junio de 2017, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

50. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del regi