CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00140-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Respecto del signo nominativo FRESCADENT / REGISTRO MARCARIO - Requisitos: distintividad y ser susceptible de representación gráfica / DISTINTIVIDAD - Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / SIGNO EVOCATIVO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Diferencias con signo evocativo / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Si la expresión controvertida es descriptiva no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma, debe analizarse en su conjunto / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo FRESCADENT para distinguir productos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza En el caso sub examine, la marca “FRESCADENT” distingue los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza […]. Al respecto la Sala observa que, para juzgar si una marca es descriptiva o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es el producto o servicio amparado por la marca? Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicha marca es irregistrable por estar incursa en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. De acuerdo con lo anterior y al analizar en su conjunto la expresión “FRESCADENT”, la Sala considera que no es una marca descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos

comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, en tanto dicha expresión no tiene significado en el idioma español. Sin embargo, la expresión en mención puede ser catalogada como evocativa porque se refiere indirectamente a las características o cualidades o efectos de los productos de la referida clase, en la medida en que la partícula “FRESCA” despierta o suscita la idea de frescura en quien la lea, mientras que “DENT” es fácilmente relacionada con la idea de diente, de manera que la unión de ambas genera una conexión o asociación entre frescura y diente. Por lo tanto, la marca “FRESCADENT” (nominativa) que resulta de la combinación de los términos “FRESCA” y “DENT”, la cual debe ser analizada en forma unida y no separada, puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Así las cosas, la denominación “FRESCADENT” sí resulta registrable como marca, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado. Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial e, incluso de la calidad del producto sin

causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 12 de abril de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2008-00191-00; y 8 de mayo de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2001-00175-01: 21 de agosto de 2008,

Radicación 11001-03-24-000-2002-00279-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00140-00

Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad absoluta

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA, “FRESCADENT” (NOMINATIVA), QUE RESULTA DE LA COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS “FRESCA” Y “DENT”, LA CUAL DEBE SER ANALIZADA EN FORMA UNIDA Y NO

SEPARADA, PUEDE TENERSE COMO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVA.

IGUALMENTE, PUEDE ADMITIRSE QUE SE TRATA DE UNA MARCA EVOCATIVA, ESTO ES, LA QUE TRANSMITE A LA MENTE UNA IMAGEN O

IDEA SOBRE EL BIEN QUE SE PRETENDE PROTEGER.

La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 17273 de 22 de julio de 2005, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 1º: El 28 de diciembre de 2004 el señor ALFREDO PALIS solicitó el registro como marca del signo nominativo “FRESCADENT”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 549 de 28 de febrero de 2005, sin que se haya presentando oposición frente a la misma. 3°: Mediante la Resolución núm. 17273 de 22 de julio de 2005, la Jefe de la

División de Signos Distintivos2 de la SIC le concedió al señor ALFREDO PALIS el registro de la marca “FRESCADENT” (nominativa), para distinguir productos de la citada Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 134, en concordancia con el artículo 135, literales a) y b), de la Decisión 486, por cuanto, a su juicio, la expresión “FRESCADENT” no puede constituirse como marca de acuerdo con las condiciones exigidas en la normativa referida, teniendo en cuenta que dicha denominación no tiene aptitud para lograr que los productos que representa sean diferenciados de otros en el mercado, además de que predomina su inherente función informativa, circunstancia que le imposibilita cumplir con el propósito distintivo que deben presentar todas las palabras objeto de registro. Indicó que la sola unión de dos elementos descriptivos de uso común, no alcanza en todos los casos la distintividad requerida ni cuando se complementa con otra partícula que no contrarresta la descriptividad general del signo resultante. 2 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Agregó que la marca registrada se compone exclusivamente de dos elementos descriptivos de propiedades esenciales de los productos dentífricos. La palabra “FRESCA” comunica una característica de preparación reciente pero también de frescura, efectos o bondades esenciales de dentífricos tales como enjuagues bucales y las cremas dentales. Y el sufijo “DENT” es claramente la raíz de la

palabra “DENTAL”, por lo cual se encuentra entre las palabras relativas a los dientes y se utiliza como elemento de uso común en la conformación de marcas alusivas a la salud oral. Sostuvo que al no estar complementada por alguna otra partícula o grafía que desplace la exclusiva función informativa de las cualidades de los productos que identifica, resulta irregistrable. Señaló que la administración al expedir la resolución acusada también violó el artículo 135, literal e) ibidem, dado que la expresión “FRESCADENT” no es susceptible de apropiación por un particular; y que ello solo se podría cuando se le adicione algún elemento que le proporcione distintividad y novedad. Para el efecto, trajo a colación la sentencia proferida el 23 de febrero de 20063, en la que se precisó que la marca “MICROFOLIAR” es una marca descriptiva porque no tiene elementos propios que la puedan diferenciar en el mercado respecto de otros bienes o servicios. Anotó que al combinar las expresiones “FRESCA” y “DENT” se genera un término genérico/descriptivo, que no logra encuadrarse en una marca distintiva porque el significado natural de las expresiones que la conforman hacen pensar al consumidor que se trata de un producto para los dientes que deja una sensación 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de febrero de 2006, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 1101032400020020027601. de frescura o en lo relativo a la higiene oral y, especialmente en lo que tiene que ver con el cuidado de los dientes. Adujo que la marca “FRESCADENT” cumple una función exclusivamente

informativa de cualidades inherentes a los dentífricos, por lo que no tiene aptitud alguna para ser distinguida en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad demandante, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Alegó que la marca denominativa “FRESCADENT” cumplió con los requisitos legales para ser registrado. Manifestó que si bien la marca solicitada está compuesta por dos palabras genéricas y/o descriptivas, la expresión “FRESCADENT”, en su conjunto, es una denominación distintiva. Explicó que a pesar de que dicha marca está compuesta por dos expresiones que, individualmente consideradas, pueden ser descriptivas y/o genéricas respecto de las cualidades de los productos que ampara, la combinación de esas expresiones es lo que determina su distintividad. Precisó que dicha marca no confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de las palabras o elementos que la componen, sino el derecho exclusivo del conjunto

“FRESCADENT”.

II.1.2.- El curador ad litem del señor ALFREDO PALIS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que se atiene a lo probado en el proceso. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 212 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de noviembre de 20174, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante, la demandada y el curador ad litem del señor ALFREDO PALIS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto5, considerando lo siguiente: 4 Cfr. Folio 130 5 Cfr. Folios 149 a 154, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 14 de diciembre de 2017. Adujo que la marca “FRESCADENT” es denominativa porque se encuentra conformada por dos expresiones: “FRESCA” y “DENT”, las cuales pueden ser vistas, leídas y transmitidas por el público en general. Expresó que dicha marca es distintiva y no es descriptiva, al analizarla en su conjunto y tener capacidad de identificar el producto en el mercado. Señaló que la citada marca es evocativa debido a que sugiere en el consumidor o usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionarla con este producto. Concluyó que la marca solicitada goza de fuerza distintiva, razón por la cual no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 134

(sic) de la Decisión 486, en concordancia, con los literales a), b) y e) del artículo 135 ibidem por lo que se deben denegar las súplicas de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…] 1.2. La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de un signo le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y le permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado (primera párrafo del Artículo 134 de la Decisión 486). 6 Proceso 204-IP-2016. […] 1.4. La falta de distintividad está consagrada como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca. Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. 1.5. Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (literal g); los signos descriptivos (literal e); los signos genéricos (literal f); las formas

de uso común (literal c), y lo signos engañosos (literal i), entre otros. […] 1.9. En línea de principio los elementos descriptivos carecen de distintividad y, en consecuencia, no procede su registro de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva. También sería registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generan distintividad en su conjunto. […] 1.11. De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresario, y en esas condiciones su signo puede llegar a ser considerado débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no puede ser apropiadas. […] 2.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. […] 3.4. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto, ser

registrables, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signos con el producto o servicio que pretende identificar, podrían ser considerados como marcadamente débiles y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen dichos elementos. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 17273 de 22 de julio de 2005 concedió el registro de la marca mixta “FRESCADENT” para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la demandante adujo que dicha marca no debió registrarse por estar compuesta exclusivamente por dos elementos descriptivos, los cuales al ser combinados generan una expresión descriptiva que no tienen aptitud para lograr que los productos que identifica sean diferenciados de otros en el mercado debido a que no están complementados por otra partícula, que le proporcione distintividad y novedad. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134 y 135, literales a), b), e) y g), de la Decisión 486. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si de conformidad con dicha norma procedía el registro de la marca nominativa “FRESCADENT”, para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas),

jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. […] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no pueden constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […] g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]”. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un

signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si la citada marca “FRESCADENT” (nominativa) es descriptiva respecto de los productos que identifica. Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 21 de agosto de 20087, en la que esta Sección se refirió a la marca descriptiva y evocativa, de la siguiente manera: “[…] el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 43IP-2006 solicitada en este proceso, que el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio, ya que informa acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio (folio 200). Destaca que si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, irregistrable. Además, que el fundamento de la prohibición radica en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del Vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre

competencia (subraya la Sala). 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020020027901. Señala, que para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede a interrogar en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación del producto o servicio, entonces habrá lugar a establecer que la denominación es descriptiva. Destaca que para que se impida el registro de un signo descriptivo debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo ampara. Pero si se trata de una cualidad secundaria o accidental del producto o servicio, no es óbice para su registrabilidad. Respecto a los signos evocativos y de fantasía, expresa que es aquel que sugiere en el consumidor ciertas cualidades y características del producto o servicio, exigiéndole utilizar su imaginación y entendimiento para relacionar el signo con el producto o servicio que éste seleccione. Es decir, debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el objeto. De manera, pues que el signo evocativo cumple una función distintiva que lo hace registrable. […] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)” Ahora, la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, hace énfasis en la diferencia entre marcas descriptivas y evocativas, para precisar que estas últimas, que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o

efectos del producto o servicio, sí pueden tener aptitud distintiva. Al efecto, expresó: “[…] Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. Este tipo de signos podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se presenten como términos descriptivos, genéricos o de uso común, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto una expresión de carácter evocativo y con aptitud distintiva [...]” (Destacado fuera de texto). Al respecto, cabe señalar que para el análisis que le corresponde a la Sala efectuar a fin de determinar si la expresión controvertida es descriptiva de los productos que ampara, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma. Así se ha precisado por esta Corporación en diversos pronunciamientos, atendiendo los derroteros que ha señalado el Tribunal en sus distintas interpretaciones prejudiciales. En efecto, esta Sección, en la sentencia proferida el 8 de mayo de 2008,8 que en esta oportunidad se prohíja, precisó lo siguiente: “[…] En sentencia de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm.

2556, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía. S.C.A., Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez), dijo la Sala, frente al signo SULFAPLATA que si bien es cierto que las expresiones sulfa y plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, al unirse, conforman una expresión (sulfaplata) que, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por químicos expertos y por la Jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, no es genérica; que analizada en su conjunto la expresión Sulfaplata, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca. En sentencia de 1º de junio de 2000 (Expediente núm. 5288, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), la Sala precisó frente a la expresión “NUTRISAL”, que: “… La Administración incurrió en una impropiedad técnica en el estudio del signo a registrar, como fue la de fraccionarlo, de allí que de paso haya incurrido en una inexactitud al manifestar que ‘...el signo cuyo registro se solicita consiste exclusivamente en la expresión SAL, aunque después diga que está unido a la expresión NUTRI que corresponde a una característica del mismo‘”. “Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, es menester tomarse en conjunto, como un todo, 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de

2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 1100103240002001017501. toda vez que por efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso. No obstante la comentada deficiencia en el análisis que subyace en los considerandos del acto acusado, la Sala procederá a realizar el correspondiente estudio, pero bajo el criterio de unidad antes expuesto...” (Negrilla fura de texto). Ahora, la expresión “BONFRUIT”, unida, no existe en el idioma francés y no tiene significado en el idioma español, lo que podría convertirla en marca de fantasía, entendida como, según lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), aquella que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”.; igualmente, podría admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Sobre este último aspecto la Sala en la precitada sentencia de 6 de julio consideró que la combinación de dos términos genéricos, unidos pueden formar una expresión suficientemente distintiva, verbigracia, “PANYDONAS” “SUPERMANI” y “NUTRISAL”, que adquieren la condición de evocativos. De tal manera que la marca “BONFRUIT” , siguiendo los

lineamientos jurisprudenciales que se han reseñado, puede tenerse como de fantasía o evocativa que, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sí es registrable, como lo determinó la entidad demandada a través de los actos acusados….” En este caso, la marca cuestionada “BONTRIGO”, que resulta de la combinación de dos términos genéricos, que debe analizarse en forma unida y no separada, puede tenerse como suficientemente distintiva; e, igualmente, puede admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger, como también en su momento la Sala determinó que lo eran “PANYDONAS” “SUPERMANI” “NUTRISAL” y “BONFRUIT […]” (Destacado fuera de texto). En el caso sub examine, la marca “FRESCADENT” distingue los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada: preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos […]”. Al respecto la Sala observa que, para juzgar si una marca es descriptiva o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es el producto o servicio amparado por la marca? Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicha marca

es irregistrable por estar incursa en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. De acuerdo con lo anterior y al analizar en su conjunto la expresión “FRESCADENT”, la Sala considera que no es una marca descriptiva, porque al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue dicha marca, en tanto dicha expresión no tiene significado en el idioma español. Sin embargo, la expresión en mención puede ser catalogada como evocativa porque se refiere indirectamente a las características o cualidades o efectos de los productos de la referida clase, en la medida en que la partícula “FRESCA” despierta o suscita la idea de frescura en quien la lea, mientras que “DENT” es fácilmente relacionada con la idea de diente, de manera que la unión de ambas genera una conexión o asociación entre frescura y diente. Por lo tanto, la marca “FRESCADENT” (nominativa) que resulta de la combinación de los términos “FRESCA” y “DENT”, la cual debe ser analizada en forma unida y no separada, puede tenerse como suficientemente distintiva. Igualmente, puede admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Así las cosas, la denominación “FRESCADENT” sí resulta registrable como marca, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que

posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que am