CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00152-00-2015

COTEJO MARCARIO – Reglas / EXAMEN COMPARATIVO – No se deben tener en cuenta palabras de uso común. Expresión PEGA / SIGNO PEGACER – Registrable al no tener similitud con la marca PEGATEX Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “PEGACER” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “CER”, que le da un matiz diferenciador y contundente. Ahora, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, así como productos relacionados, al amparar los de las Clases 1ª (pegamentos de uso industrial) y 16 (pegamentos de uso doméstico), respectivamente, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas […] En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada del tercero interesado en las resultas del proceso “PEGACER” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas legales, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 LITERALES A Y B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTICULO 150

NOTA DE RELATORIA: Con respecto a las expresiones de uso común ver sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 5 de febrero de 2015, Radicado 2008-00065-00, CP María Elizabeth García González; y en cuanto a la obligación de estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas sentencia de 22 de julio de 2010, Radicado 2004-00065; CP Marco

Antonio Velilla Moreno

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00152-00

Actor: PEGATEX LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda1 promovida por la sociedad PEGATEX LIMITADA, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: Las Resoluciones núms. 25800 de 22 de agosto de 2007, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 35143 de 26 de octubre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 0213 de 14 de enero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 3 de junio de 2005, el señor FIDEL ANTONIO GAVIRIA VÉLEZ, presentó solicitud de registro de la marca “PEGACER” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Dentro del término legal, la sociedad actora PEGATEX LIMITADA presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad de la marca “PEGATEX” (mixta), para identificar productos de la misma Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 3º: Mediante la Resolución núm. 25800 de 22 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PEGACER” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor FIDEL ANTONIO GAVIRIA VÉLEZ, por considerar que la marca no estaba

incursa en las causales de irregistrabilidad. 4°: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. 5º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 35143 de 26 de octubre de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 0213 de 14 de enero de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, toda vez que no se consideró la confundibilidad de las marcas en conflicto “PEGACER” (mixta) y “PEGATEX” (mixta). Explicó que el vocablo “PEGA” aparece en ambas denominaciones y que la presencia de las letras C y R no dota de distintividad al signo “PEGACER”, ya que el elemento fundamental de la marca registrada, vale decir, su raíz, resulta reproducida. Aclaró que la expresión “PEGA” es inapropiable en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, pero que no se puede desconocer que dicha expresión, junto con las demás letras que componen el signo, forman una marca extremadamente parecida a “PEGATEX”, teniendo en cuenta que empiezan con la expresión “PEGA”, la última vocal de ambas marcas es la letra “E”, que unida

a las demás letras de las palabras, hacen que los signos suenen y se vean parecidos. Indicó que los referidos signos tienen una pronunciación prácticamente semejante, que resulta suficiente para generar riesgo de confusión, pues en los demás aspectos de comparación, esto es, ortográfico, visual y conceptual, no existen diferencias relevantes que sirvan para enervar dicho riesgo, máxime si aquellas no tienen significado. Expresó que no se pueden predicar semejanzas desde el aspecto conceptual, como tampoco diferencias. Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a hechos similares, se ha pronunciado de manera diferente, como ocurrió al confrontar las marcas “TROCOS” y “TROCKS”, de cuyo estudio concluyó que dichos signos presentaban similitudes fonéticas y ortográficas que los hacía confundibles entre sí. Alegó que las marcas se encuentran dentro de una misma clase de productos que guardan afinidad entre sí, lo que afecta sus intereses, dado que la marca “PEGATEX” (mixta) pierde su poder distintivo frente al público consumidor, no sólo en cuanto a la facultad de la marca en identificar los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino por la posibilidad de que dicho público asocie el signo registrado con su productor. Por último, manifestó que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por su indebida aplicación, como quiera que la marca solicitada “PEGACER” (mixta) no cuenta con la distintividad exigida para ser considerada como tal.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que al efectuarse el examen en su conjunto de las marcas enfrentadas no arroja confusión, por cuanto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora; en tal sentido, son percibidos de diferente manera. Indicó que al efectuarse la comparación de las marcas, que contienen partículas de uso común, es claro que de éstas deberá prescindirse al momento de su comparación, ya que su uso individual no es monopolizable. Expresó que la expresión “PEGACER” tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados, se tiene que ambas marcas en conflicto son lo suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial. Alegó que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético. Sostuvo que el signo “PEGACER” y la marca “PEGATEX” a pesar de tener como

partícula de uso común “PEGA”, no presentan semejanzas que puedan generar confusión en el consumidor, ya que en el caso de sus terminaciones o sufijos CERTEX confieren a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, pero que permite su diferenciación sin generar riesgo de confusión. Que, en consecuencia, entre los signos en disputa no se presentan semejanzas, que puedan causar riesgo de confusión o asociación, pues cada uno cuenta con elementos suficientemente diferenciadores entre sí. Concluyó que la marca “PEGACER”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, es registrable, de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II.1.2.- FIDEL ANTONIO GAVIRIA VÉLEZ, tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Señaló que las marcas en conflicto no son confundibles. Su fonética y pronunciación son completamente diferentes. Expresó que la partícula “PEGA” es descriptiva, evocativa y genérica, y no le da derecho a la actora a exigir la no utilización de esta expresión genérica, habida cuenta de que es utilizada en la distinción de pegantes para usos industriales, para la construcción, remodelación de interiores y exteriores, en la decoración de edificios, para pegar cerámicas, mármoles, granitos y enchapes en general. Por lo tanto, esta expresión es libre de utilizar por los fabricantes.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la 2 Proceso 143-IP-2012. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos PEGACER y PEGATEX, aplicando los criterios adoptados en

la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si la partícula PEGA es de uso común, genérica o descriptiva en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común, genérica o descriptiva.

QUINTO: La corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

SEXTO: Como algunos de los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de La Resolución núm. 25800 de 22 de agosto de 2007, concedió el registro de la marca “PEGACER”

(mixta), para distinguir los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió declarar la oposición presentada por la sociedad demandante PEGATEX LIMITADA, por considerar que entre dicha marca y las marcas previamente registradas “PEGATEX” (mixta), de la actora, que amparan productos

para las Clase 1ª y 16 de la citada Clasificación, no se presentan semejanzas, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación. Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que es confundible desde el punto de vista visual, ortográfico y conceptual con la marca previamente registrada, por lo que puede causar riesgo de confusión. Adujo, además, que ambas denominaciones contienen el vocablo “PEGA” y tienen identidad de vocales, y que la presencia de las letras C y R no dotan al signo “PEGACER” cuestionado de la suficiente distintividad, en razón a que la raíz de la marca registrada resulta reproducida. Que al no contar con dicha distintividad no puede ser considerado como marca, de acuerdo con lo previsto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso, expresó que la partícula “PEGA” es descriptiva, evocativa y genérica, y no le da derecho a la actora de exigir su exclusividad y su no utilización, habida cuenta de que es utilizada en la distinción de pegantes para usos industriales, destinados a la construcción, remodelación de interiores y exteriores, en la decoración de edificios, para pegar cerámicas, mármoles, granitos y enchapes en general. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial

solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a) y b), 136, literal a) y 150, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “PEGACER” para la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: Decisión 486. “Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”; (…)” “Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de

asociación”; (…)” “Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:  “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”3 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

3Proceso 143-IP2012

MARCA REGISTRADA CUESTIONADA (CLASE 1ª)

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (CLASE 1ª) MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (CLASE 16) Como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas, como lo son las de la actora, con la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas, razón por lo cual el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se

debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.”4 Es del caso señalar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:  “Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 4 Ibídem  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”5 Ahora bien, es del caso señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha aleccionado que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 20156, trajo a colación el referido criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, así: “Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no

deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto) En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y 5Proceso 191-IP2013 6 (Expediente núm. 2008-00065-00, Actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), registradas para la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “PEGA”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO TITULAR

PEGAPISO (nominativa) SOCIEDAD MURALTEX LTDA.

PEGA SPORT (mixta) GUILLERMO ANGULO GOMEZ

BOTERO

CARPINPEGA (nominativa) MOMENTIVE QUÍMICA S.A.

PEGARATON (mixta) GILBERTO DE JESUS

CASTRILLON HERNANDEZ

PEGALUX (mixta) MEGA ANDINA LIMITADA

PEGANTE AMTEX (mixta) AMTEX S.A.

PEGACOR MAX (mixta) SUMINISTROS DE COLOMBIA

S.A. Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el citado vocablo “PEGA”, en la Clase 16 de la citada Clasificación:

SIGNO TITULAR

PLASTIPEGA (mixta) PLASTIPEGA LTDA.

PEGA OFFIC (mixta) INDULATEX S.A.

PALI PEGA (nominativa) INDUSTRIA TECNICA DE

MADERAS S.A.- INTECAMA

S.A. BANAPEGA (nominativa) H.B. FULLER COMPANY

PEGAPEGA (mixta) AGRAF INDUSTRIAL S.A.

PEGA ELCID (mixta) PRODUCTOS EL CID S.A.

PEGASTIC (mixta) TESA S.E.

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “CER” de la marca cuestionada y “TEX” de las marcas previamente registradas, toda vez que la expresión “PEGA” es una palabra de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Respecto a la similitud ortográfica entre las partículas “CER” de la marca solicitada cuestionada y “TEX” de las marcas opositoras, es preciso indicar que si bien es cierto que dichos vocablos tienen en común la vocal E, también lo es que esta vocal, en cada uno de los signos en disputa, se encuentra combinada con consonantes diferentes, lo que hace que visualmente no sean confundibles. Con relación a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, pues la primera expresión se pronuncia CER y la segunda TEX. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia:

CERTEX CERTEX

CERTEX CERTEX

CERTEX CERTEX CERTEX CERTEX Precisa la Sala que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético sea diferente, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión CER con TEX. Lo anterior en razón de que, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones o desinencias distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que el uso de las partículas comunes lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se establece que las denominaciones “PEGACER” y “PEGATEX”, en su conjunto, son evocativas, al contener la partícula “PEGA”, pues evocan en la mente del consumidor la idea de un pegante o pegamento, teniendo en cuenta que amparan productos de las

Clases 1ª (pegamentos para uso industrial) y 16 (pegamentos para uso doméstico); y al no tener un significado conceptual propio, este aspecto resulta irrelevante para el cotejo. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de los signos confrontados, no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética, que conlleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “PEGACER” es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras, al contener la expresión “CER”, que le da un matiz diferenciador y contundente. Ahora, cabe precisar que si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, así como productos relacionados, al amparar los de las Clases 1ª (pegamentos de uso industrial) y 16 (pegamentos de uso doméstico), respectivamente, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas. De otra parte, en lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a hechos similares, se ha pronunciado de manera diferente, como ocurrió al confrontar las marcas “TROCOS” y “TROCKS”, de cuyo estudio concluyó que dichos signos presentaban similitudes fonéticas y ortográficas que los hacía confundibles entre sí, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en el citado caso, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cado caso particular la registrabilidad o

no de los signos solicitados como marcas7; y en todo caso, de considerarse que eventualmente la Administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la Jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores. En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada cuestionada del tercero interesado en las resultas del proceso “PEGACER” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas legales, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 7 REF: Expediente núm. 2004-00065. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Consejero ponente doctor MARCO ANTONIO VELILLA, Actora: PROCAPS S.A. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2015. MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ Presidenta Ausente con permiso

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS GUILLERMO VARGAS AYALA