CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00184-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CHOCOTONIK para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta CHOCOTTONE previamente registrada en la misma clase / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es CHOCO en la clase 30 pero no se excluye del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo CHOCOTONIK por no existir similitud con la marca mixta CHOCOTTONE previamente registrada En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que los signos no resultan similares en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, en donde se observa que, si bien el signo solicitado se compone de cuatro sílabas y el signo registrado igualmente de cuatro sílabas, este último viene acompañado de una letra adicional “T” que permite en este sentido su diferenciación. Que, si bien las dos contienen cuatro vocales y seis consonantes, éstas no están en el mismo orden, y a pesar de que comparten las consonantes “T” y “N”, no comparten la letra “K” del signo solicitado que permite darle una diferenciación más clara, elemento que confiere a la marca CHOCOTONIK una lectura y pronunciación acentuada que difiere a la de la marca registrada; a lo anterior se agrega la presencia de una vocal que es también diferente, como lo es la letra “I”. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un

grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos no se escuchan de forma idéntica, dado que “CHOCOTONIK” termina en vocal-consonante “IK” y “CHOCOTTONE” termina en consonante-vocal “NE”, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Por lo tanto, la Sala considera que el hecho de que las marcas en conflicto utilicen terminaciones diferentes, hace que el impacto visual y fonético no sea similar, pues lo cierto es que no es dable confundir la terminación de la marca cuestionada “CHOCOTONIK” con “CHOCOTONE” de la marca previamente registrada. Ello, en razón de que, al acudir al método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas aporta una fuerza distintiva especial a los signos, para que sean registrables, sin que se lleve a entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, se reitera lo expuesto en el sentido de que las marcas en conflicto comparten un prefijo (CHOCO) que es evocativo de chocolate, y que las terminaciones son diferentes (TONIK y TTONE), lo cual hace que en su conjunto sean de fantasía, por lo que no resultan confundibles. De lo anterior se concluye

que, desde el punto de vista ideológico, debido a que los signos enfrentados son considerados como de fantasía, los mismos no pueden cotejarse desde este aspecto. Por las razones anteriores, la Sala considera que, al no ser confundibles y no existir similitud ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas, no es necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos y servicios, pues la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00184-00

Actor: PANDURATA ALIMENTOS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Entre la marca “CHOCOTONIK” y la marca opositora “CHOCOTTONE” no se advierte similitud ortográfica, fonética ni ideológica teniendo en cuenta el empleo de terminaciones distintas, que le aportan una fuerza distintiva especial, además de que contienen la partícula de uso común “CHOCO”, la cual puede ser utilizada por cualquier persona para conformar sus marcas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad

Pandurata Alimentos Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del C.C.A, en contra de las Resoluciones números 14587 de 23 de mayo de 2007, 35417 de 29 de octubre de 2007 y 44145 de 26 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, i) se declararon infundadas la oposiciones presentadas por las sociedades Confites Ecuatorianos C.A - Confiteca, Pandurata Alimentos Ltda., y Alimentos Toning S.A., y se concedió el registro de la marca nominativa CHOCOTONIK, solicitada por la sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A., Casa Luker S.A., para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra del anterior acto administrativo, confirmándolo y, iii) se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando las anteriores decisiones.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad Pandurata Alimentos Ltda., a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitando que la

Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1. Que se decrete la nulidad de la Resolución número catorce mil quinientos ochenta y siete(14587) del veintitrés (23) de mayo de dos mil siete (2007), mediante la cual la Jefe de la división de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., y conceder el registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir" café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, Pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas(condimentos); especias, hielo.", productos estos de la clase 30 Internacional, a favor de la Sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA S.A., CASA LUKER S.A. 2.2 Que se decrete la nulidad de la Resolución número treinta y cinco mil cuatro ciento diecisiete(35417) del veintinueve (29) de octubre de dos mil siete (2007), mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de reposición y en Subsidio de Apelación Interpuesto por la Sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., en el sentido de confirmar la Resolución número catorce mil quinientos ochenta y siete(14587) del veintitrés (23)de mayo de dos mil siete (2007), mediante la cual se declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., y se concede el registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para

distinguir productos de la clase 30 Internacional a favor de la Sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CIA S.A., CASA LUKER S.A. 2.3. Que se decrete la nulidad de la Resolución número cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco(44145) de veintiséis (26) de diciembre de dos mil siete(2007) mediante la cual El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la Sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., confirmando la Resolución número catorce mil quinientos ochenta y siete (14587) del veintitrés (23) de mayo de dos mil siete (2007), mediante la cual se declarar infundada la oposición presentada por la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., se concede el registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 Internacional a favor de la sociedad SUCESORES DE JESÚS JOSÉ RESTREPO CIA S.A., CASA LUKER S.A., y se declara agotada la vía gubernativa. 2.4 Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se orden a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PANDURATA ALIMENTOS LTDA., y consecuentemente se niegue el registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 Internacional a favor de la Sociedad SUCESORES DE JESÚS JOÉ RESTREPO CIA S.A., CASA LUKERS.A., en los términos de la oposición

tramitada en el expediente administrativo N°2006-044552 ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.5. Que como resultado de los anteriores pronunciamientos, se orden a la Superintendencia de Industria y Comercio el archivo de la solicitud de registro de la marca CHOCOTONIK (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 Internacional a favor de la sociedad SUCESORES DE JESÚS JOÉ RESTREPO CIA S.A., CASA LUKERS.A. 2.6. Que se orden a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. ”1 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 11 de mayo de 2006 la sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo & Cia S.A., Casa Luker S.A., solicitó el registró de la marca nominativa CHOCOTONIK para distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, Pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.", productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El 30 de junio de 2006 se publicó dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 565, bajo el número de publicación 257.

Dentro del término legal, la sociedad Pandurata Alimentos Ltda., presentó oposición contra el registro de la expresión CHOCOTONIK como marca, toda vez que, afirma, le asiste un legítimo interés para hacerlo al ser titular de la marca CHOCOTTONE (mixta) para distinguir productos de la clase 30 Internacional, tramitada bajo el expediente número 2003-075382.2 La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 14587 de 23 de mayo de 2007, declaró infundadas la oposiciones presentadas por las sociedades Confites Ecuatorianos C.A - Confiteca., Pandurata Alimentos Ltda., y Alimentos Toning S.A., y se concedió el registro de la marca nominativa CHOCOTONIK, solicitada por la 1 Folios 91 a 93 del cuaderno No. 1 del expediente. 2 Folio 94 del cuaderno No. 1 del expediente sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo & Cia S.A., Casa Luker S.A., para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sociedad Pandurata Alimentos Ltda interpuso recursos de reposición y apelación en contra del anterior acto, el primero, resuelto mediante la Resolución núm. 35417 de 29 de octubre de 2007, en el sentido de confirmar la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 44145 de 26 de diciembre de 2007, confirmando en todas sus partes la decisión recurrida. En

dicho acto se señaló que, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, la partícula CHOCO, reproducida por ambos signos es de uso común y respecto a las expresiones CHOCOTONIK y CHOCOTTONE, presentan desinencias3 disimiles que las harán fácilmente diferenciables por los consumidores. Lo anterior, aunado a que la correcta pronunciación de la marca registrada es CHOCOTON y que esta marca es mixta, contiene un diseño particular y un tipo de letra definido que coadyuvan a elevar su nivel distintivo. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al respecto, señaló que la anterior disposición fue objeto de violación, toda vez que la causal de irregistrabilidad es aplicable al signo CHOCOTONIK (nominativo), que el objetivo principal de la ley marcaría es el de evitar que coexistan en el mercado marcas confundibles que puedan provocar la confusión en el consumidor. Dicha causal se encuentra directamente vinculada con la función principal de la marca, que es la de identificar los productos o servicios de un comerciante para diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza de los otros empresarios. En este sentido considera que, cuando se deja de lado esta previsión, se suscita el riesgo para el consumidor de tomar un producto por otro, es decir, de confundirse al haber sido inducido en error. 3 Definición, Real Academia Española. Desinencia: Morfema flexivo pospuesto a la raíz, especialmente la de un verbo.

El demandante argumentó que el titular de la marca cuenta con la denominada jurisprudencialmente “facultad legal de exclusión” o “ius prohibendi”, la cual hace referencia al derecho de oponerse al registro de marcas solicitadas por terceros que resulten similares a las propias, al punto de generar riesgo de confusión. Se refirió al análisis que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina atribuye al concepto de confundibilidad, en donde permite determinar si una marca es o no similar o idéntica a otra y por tanto puede o no ser registrada; al respecto, transcribió unos apartes de la interpretación prejudicial 31-IP-1999, en el que precisó que, cuando los signos, además de idénticos, tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, y que el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disimiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad. En ese sentido, la parte demandante afirmó que los actos acusados violaron las normas señaladas al haber dado al solicitante del registro de la marca CHOCOTONIK una protección que excede los reales derechos, en tanto los signos cotejados corresponden a clases iguales y entre ellos existe un real riesgo de asociación y/o confusión. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio se abstuvo de efectuar correctamente el examen de registrabilidad que resulta obligatorio al momento de

decidir una solicitud de registro de marca, y por ende omitió dar aplicación a los criterios mencionados anteriormente, dando como resultado la ilegalidad de dichas resoluciones. Agrega que, si la Jefe de la División de Signos Distintivos hubiere efectuado el análisis de registrabilidad correctamente, habría llegado a la conclusión que la marca CHOKOTONIK (nominativa) es similar y confundible con la marca CHOCOTTONE (mixta) Realizó el cotejo marcario, analizando la similitud existente entre los signos en sus aspectos visuales, fonéticos e ideológicos, y analizó la relación entre los productos que se protegen en cada una de las marcas. En relación con el aspecto visual indicó que la marca CHOCOTONIK reproduce casi en su totalidad la marca CHOCOTTONE, únicamente difieren en la terminación; por lo tanto, el consumidor promedio, al dar una ligera observación a los signos, sin fijarse en los detalles, se podrá confundir generando perjuicios tanto para los consumidores como para la sociedad. En el aspecto fonético indicó que el mayor acento se hace en ambas marcas en la sílaba TTO y TO, CHOCOTTONE y CHOCOTONIK, lo que permite evidenciar que existe similitud fonética, dado que, al ser pronunciadas, generan un sonido similar que inducirá al consumidor en error. Por último, en el aspecto ideológico, manifestó que las dos marcas pretenden distinguir productos de chocolate o que tengan chocolate, en el sentido que están conformados por la raíz CHOCO, lo que lleva al consumidor a asociarla con chocolate. Hace el análisis de relación de los productos, señala que ambas marcas

pretenden distinguir productos de la clase 30 internacional y que guardan relación entre sí, toda vez que la descripción de la marca solicitada abarca los productos que se pretenden distinguir con la marca previamente registrada; entonces, siendo semejantes los signos y habiendo estrecha relación entre los productos distinguidos, el riesgo de confusión existente aumenta. Finalmente, el demandante analiza los aspectos referentes a los canales de comercialización, relación o vinculación entre productos, mismo género de productos, misma finalidad, y concluye que no se puede conceder el registro solicitado sin afectar los intereses de la demandante y el de los consumidores, dado que las marcas son semejante induciendo en error al momento de elegir; como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, en relación con la confusión, se presenta cuando al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, a pesar de encontrar diferencias, cree por su similitud que provienen de un mismo productor o fabricante.

2. Contestación de la demanda La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda4 aduciendo que los requisitos que debe reunir una marca, como lo ha señalado esta corporación, son: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y que, como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, la distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues 4 Folios 166 a 170 del expediente. solo a base de ella se podría diferenciar un producto originario de un empresario

del producto o servicio de otro empresario, estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos. Argumentó que las marcas enfrentadas no arrojan confusión por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, lo que permite percibirlos de manera diferente; que, a pesar de que las dos compartan la expresión “CHOCO”, no las hace confundibles, por cuanto dicha expresión es evocativa de la clase 30 que contienen chocolate que es de uso común. Además, la silaba tónica de los signos confrontados están compuestos por diferentes letras y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad entre los mismos, como también tienen una percepción sonora y auditiva completamente diferente. Por último, en relación con el punto de vista de la distintividad, señala que las expresiones en conflicto presentan elementos ortográficos y fonéticos diferenciadores entre sí, lo que permite que el registro marcario sea suficientemente distintivo para los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado, y que para que se dé el riesgo de confusión deben concurrir dos circunstancias: primero, debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y segundo se debe verificar el alcance de la obertura, esto es, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Argumenta que deben concurrir los dos elementos anteriormente mencionados para que se niegue la solicitud de registro de marca, dado que, si concurre solo uno de los dos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundibilidad.

3. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

3.1 La Sociedad demandante guardó silencio en esta etapa del proceso. 3.2. La parte demandada5 manifestó que el estudio de confundibilidad, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe realizar en conjunto y sin fraccionarse, tal como pretende hacerlo el apoderado del demandante. Manifestó que en el presente caso se evidencia que las marcas no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, 5 Folios 197 a 207 del expediente. dado que en su aspecto ortográfico los signos resultan diferentes, en la medida que la expresión CHO-CO-TTONE se compone de tres sílabas en su pronunciación fonética correcta y CHO-CO-TO-NIK se compone de 4 sílabas, lo que reduce el riesgo de confusión entre ambos. Además, señaló que la silaba tónica de CHOCOTONIK está compuesta por una consonante diferente, la cual es la letra (K), lo que disminuye el riesgo de confusión para el consumidor, dado que difieren en su lectura y pronunciación frente a la marca registrada CHOCOTTONE que se acentúa en su silaba tónica inconfundible la expresión TON (TTONE), situación que de manera particular priva su pronunciamiento de los parámetros que rigen la marca cuyo registro se efectúa. Por último, manifestó que las marcas en disputa contienen una partícula de uso común en sus denominaciones, evocativa de la palabra chocolate, siendo entonces de naturaleza débil y por consiguiente, nadie puede apropiarse de dicha partícula, por lo cual solo debe analizarse aquella parte de las denominaciones que permita determinar si existe riesgo de confusión entre las mismas; para el

presente caso tenemos “TTONE” y “TONIK”, situación de la cual se denota que no puede darse lugar a las argumentaciones de la demanda y sus pretensiones deben ser desestimadas. 3.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa del proceso.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 182-IP-20146, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones, el Tribunal de Justicia expresó: 4.1. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. El riesgo de confusión deberá ser analizado 6 Folios 225 a 240 del expediente. por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la interpretación prejudicial.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

4.2. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar al riesgo de confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.3. El artículo 135 literal e) de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras descriptivas, genéricas o usuales puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser esos vocablos de dominio público no se puede impedir que los competidores en el mercado los sigan utilizando. 4.4. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso

de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto. Las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Cuestión previa Considerando que lo que se pretende con la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contenida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo es la nulidad de actos administrativos de contenido particular y el restablecimiento de un derecho subjetivo, es conveniente, conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, adecuar el caso sub examine a la acción de nulidad relativa prevista para la nulidad de un registro marcario que se aduce fue concedido con infracción a lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que se configuran en el caso concreto los supuestos normativos requeridos para efectuar tal adecuación. 2.2. Los actos acusados Se solicita en este proceso la nulidad de las Resoluciones números 14587 de 23 de mayo de 2007, 35417 de 29 de octubre de 2007 y 44145 de 26 de diciembre de 2007, mediante las cuales se declararon infundadas la oposiciones presentadas por las sociedades Confites Ecuatorianos C.A - Confiteca., Pandurata Alimentos Ltda., y Alimentos Toning S.A., y se concedió el registro de la marca nominativa CHOCOTONIK, solicitada por la sociedad Sucesores de José Jesús Restrepo &

Cia S.A., Casa Luker S.A., para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. Problema jurídico De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si la marca nominativa CHOCOTONIK, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presenta riesgo de confusión o asociación con la marca mixta CHOCOTTONE. 2.4. Normativa aplicable En ese orden, corresponde a la Sala examinar si la decisión administrativa adoptada por Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto es del siguiente tenor: […] “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] 2.5. El análisis de fondo del asunto De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, por una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, y por la otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación

entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”7. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común8. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las

marcas en conflicto y el origen e