CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00189-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo HALLEY y la marca KALLEY / CANCELACIÓN POR NO USO – De la marca nominativa HALLEY / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya se había cancelado por no uso / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / MARCA – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ya ha sido cancelado por no uso / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «HALLEY» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 355919, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio fue cancelada por no uso. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente

hasta el 29 de octubre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «HALLEY» (mixta). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 30 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «Halley» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca fue cancelada por falta de uso durante el tiempo establecido por el legislador andino. […] En el asunto sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la cancelación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la

norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que de conozca de la acción de nulidad no puede pronunciarse al respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Como se observa, el Tribunal de Justicia ha sido claro en señalar el deber que tiene el juez nacional de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo. Lo anterior tiene sustento en que al desaparecer la causal que, en criterio del actor, hace nulo el acto administrativo demandado, el pronunciamiento en torno a la legalidad del mismo resultaría inane, evitando un desgaste jurisdiccional innecesario. Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 355919 comoquiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Corbeta S.A., dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] A

manera de conclusión, en el caso sub examine: i) la demanda se presentó y el proceso se tramitó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; ii) se debe atender lo previsto en el inciso 4° ibídem y examinar si la causal alegada es o no aplicable, y iii) al momento de proferirse esta sentencia, la causal de nulidad invocada dejó de ser aplicable, comoquiera que el registro núm. 355919 de la marca nominativa «HALLEY» se canceló por no uso, como se analizó en los numerales supra, por lo cual la Sala considera que se encuentra en los supuestos establecidos en dicho inciso; y, en ese sentido, declarará la consecuencia jurídica allí prevista y se pondrá fin al proceso, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00189-00

Actor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000,

que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Colombiana de Comercio S.A., en contra de las Resoluciones núm. 032324 de 28 de diciembre de 2004, 007263 de 1° de abril de 2005 y 42079 de 14 de diciembre de 2007, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca «HALLEY», para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda

1. La sociedad Colombiana de Comercio S.A. - Corbeta S.A., en adelante Corbeta S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo1, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 2.1. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, mediante la cual, la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las demandas de la oposición de la sociedad COLT

INDUSTRIES INC. COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., de Medellín, AntioquiaColombia. 2.2. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 007263 del 1 de abril de 2005, mediante la cual la jefe de División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el Recurso 1 «[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]» de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, confirmándola en todas sus partes 2.3. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 42079 del 14 de diciembre de 2007, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto contra Resolución No. 032324 del 28 de diciembre de 2004, confirmándola en todas sus partes. 2.4. Consecuentemente y a título de Restablecimiento del Derecho, en beneficio de la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar FUNDADA la

demanda de oposición presentada por la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. SIGLAS CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A., contra la solicitud de Registro de la marca “HALLEY” (Mixta) Clase 12 para distinguir Bicicletas y accesorios para bicicletas, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza – Octava Edición, y que en consecuencia, se niegue el registro de la misma. 2.4.2. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el Certificado de Registro de la marca denominada “HALLEY” (Mixta) Clase 12 para distinguir Bicicletas y accesorios para bicicletas, productos de la Clase 12 de la Clasificación Internación de Niza 2.5. Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2° del Decreto Legislativo 209 de 1957. 2.6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su complimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo». 1.2. Hechos

2. Los hechos de la demanda, en síntesis, son los siguientes: 2.1. El 14 de abril de 2004, la sociedad H.B. Bicicletas S.A. solicitó el registro de la

marca mixta «Halley» a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el propósito de amparar los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. La solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 514. 2.3. El 11 de agosto de 2004, la sociedad Corbeta S.A. se opuso al citado registro por el riesgo de confundibilidad generado con su marca «Kalley» (mixta), registrada bajo el certificado 303081, con vigencia hasta el 12 de agosto de 2015. 2.4. El 12 de agosto de 2004, la sociedad Colt Industries INC., también se opuso al citado registro en su calidad de titular de la marca «Holley» (mixta), que contaba con el certificado de registro No. 155583 con vigencia hasta el 20 de abril de 2014. 2.5. Mediante Resolución núm. 022324 de 28 de diciembre de 2004, la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las demandas de oposición y concedió el registro de la marca «HALLEY» (mixta), para distinguir bicicletas y accesorios para bicicletas, productos comprendidos en la categoría 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6. Dentro del término legal, la sociedad CORBETA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación ante la SIC. 2.7. En sede de reposición, la SIC confirmó la decisión contenida en Resolución 022324, mediante Resolución 007263 del 1° de abril de 2005.

2.8. En sede apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión que concedió el registro, mediante la Resolución núm. 42079 de 14 de diciembre de 2007. 1.3. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

3. La parte actora manifestó que los actos acusados desconocen el artículo 61 de la Constitución Política, y los artículos 135 (literales a y b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. En cuanto a la vulneración del artículo 61 superior, señaló que la entidad demandada cuenta con la obligación de proteger la propiedad industrial, mandato desatendido si se tiene en cuenta que el propósito de la marca es distinguir los productos de una empresa en el mercado y, en consecuencia, la marca debe ser perceptible y distinguible.

5. Respecto de la transgresión del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, sostuvo que la marca mixta «Halley» es evidentemente similar a la marca «Kalley»

(mixta), por sus semejanzas fonéticas, ortográficas, auditivas y visuales, lo que las hace confundibles al generar la misma recordación en el consumidor.

6. Específicamente, la marca recién registrada cumple con el requisito de distintividad intrínseca2, pero no acata el parámetro extrínseco3.

7. Explicó que las bicicletas y las motocicletas comparten unidad en el servicio, al servir para transportar personas y, por lo tanto, existe riesgo de asociación por parte del consumidor al creer que los productos proceden de un mismo fabricante.

8. En síntesis, concluyó que las marcas presentan una conexión competitiva porque «están dirigidas a los mismos consumidores, usan los mismos o similares medios de publicidad y en muchos casos expenden en los mismos mercados».

2. ACTUACION DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

9. En el escrito de contestación4, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha entidad no transgredió las normas 2 «Es la capacidad de un signo para distinguir productos o servicios en el mercado». Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INA PI. Sección: Requisitos de la Marca. Capítulo Marca Comercial – Requisitos y Tipos. Directrices de Marcas 3 «Es la capacidad de un signo para diferenciarse de otros signos en el mercado». Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INA PI. Sección: Requisitos de la Marca. Capítulo Marca contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5 y, en consecuencia, se opuso a todos los cargos luego de efectuar el respectivo cotejo marcario.

10. En concreto, relacionó los requisitos de registrabilidad y, se detuvo en el análisis de la distintividad, para concluir que, si bien las marcas en conflicto coinciden en algunas letras, lo cierto es que su estructura visual es diferente.

11. Refirió que aun cuando ambas marcas amparan productos de la misma categoría de la Clasificación Internacional de Niza, eso no significa que entre ellas exista una relación de competitividad en tanto no comparten la misma naturaleza.

Así la primera ampara vehículos y sus repuestos, mientras la segunda hace lo

propio para bicicletas y sus accesorios. 2.2. La sociedad H.A. Bicicletas S.A.

12. La sociedad H. A. Bicicletas S.A., en su condición de tercero con interés en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la parte actora al considerar que los actos administrativos demandados tienen validez jurídica por Comercial – Requisitos y Tipos. Directrices de Marcas 4 Folios 240 a 244 5 Folios 102 a 111. estar legalmente expedidos y sustentados en la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

13. Afirmó que las marcas en conflicto gozan de distintividad y, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado. Además, en el presente caso, se respetó lo dispuesto en el literal a) del artículo 135, por cuanto no existe conexión competitiva entre las marcas en conflicto.

14. Resaltó que la marca «HALLEY» (mixta) ampara bicicletas y sus accesorios, mientras que «KALLEY» (mixta) ampara vehículos y sus partes. Sin embargo, la pertenencia de los dos productos a una misma clase del nomenclátor no es prueba de su semejanza.

15. Precisó que tales productos comparten identidad como medios de transporte, pero ello no significa que tengan la misma naturaleza pues sus características y finalidades son fácilmente diferenciables por el consumidor. Es más, los productos que amparan las marcas en conflicto no son intercambiables y, en esa medida, su comercialización se hace por canales diferentes.

3. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

16. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 49-IP-2015 de 25 de septiembre de 20156, en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento del literal a) del artículo 136 de la referida codificación7. 6 Folios 283 a 298

17. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de esa disposición, formuló las siguientes conclusiones: «[…] PRIMERO: Al realizar la comparación se debe tener en cuenta que HALLEY es el nombre de un cometa, en tanto que, KALLEY es un signo de fantasía sin contenido conceptual conocido.

Para establecer la similitud entre los dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio (sic) que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos HALLEY y KALLEY teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

7 El Tribunal afirmó que los artículos 134, 135 (literales a y b) y 136 (literales b) no eran aplicables al caso.

TERCERO: Como quiera que en el proceso interno se argumentara que los signos en conflicto amparan productos diferentes dentro de la misma clase, lo primero que debe hacer la corte consultante es establecer si efectivamente se trata de productos diferentes. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo manifestado en la conclusión precedente, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

CUARTO: Los signos de fantasía contienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo KALLEY (mixto) para así establecer el posible riesgo de confusión en el mercado […]»

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

18. Mediante auto de 16 de febrero de 20168, se corrió traslado a las partes, a los intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto.

19. La sociedad Corbeta S.A. reiteró los argumentos de la demanda y manifestó que las marcas en conflicto son confundibles porque sus componentes son similares en su fonética, ortografía y vocalización. Adicionalmente, el criterio

de confundibilidad no requiere que las marcas cotejadas sean idénticas9. 8 Folio 300

20. Sostuvo que las marcas «HALLEY» y «KALLEY» distinguen productos de la Clase 12 del nomenclátor internacional que tienen la misma finalidad: servir de medio de transporte, por lo que se presenta riesgo de asociación en el consumidor promedio.

21. Afirmó que existen bicicletas acondicionadas con un motor, por lo que el riesgo de asociación aumenta por la similitud entre estos híbridos y las motocicletas que ampara la marca «KALLEY».

22. La Superintendencia de Industria y Comercio10, solicitó desestimar las pretensiones, y con argumentos similares a los expuestos en la contestación de la demanda, explicó que, según su estudio de registrabilidad, la marca cuestionada tiene elementos que la hacen única y distinta a la opositora «KALLEY» (mixta).

23. Así pues, aunque se presentan similitudes morfológicas, fonéticas y ortográficas entre las marcas, lo cierto es «[e]xiste una diferencia acústica 9 Folios 301 a 306 10 Folios 307 a 312 sumamente relevante, puesto que la K representa un fonema consonántico oclusivo, velar y sordo, mientras que la H, en el presente caso, por tratarse de una expresión inglesa, representa un fonema consonántico de articulación fricativa, velar y sorda, igual que la letra J»11.

24. Además, las marcas conceptualmente son diferentes porque el consumidor siempre relaciona la palabra Halley con el cometa descubierto en 1705, mientras que la palabra Kalley es una palabra de fantasía que no refiere un concepto

preexistente en el consumidor.

25. Finalmente, entre ambas marcas no hay conexión competitiva pues utilizan distintos canales de comercialización.

26. El tercero interesado H.A. BICICLETAS S.A.12 solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, dado que no existe conexión competitiva entre las marcas cotejadas, y la suya goza de suficiente distintividad. 11 Folio 311 12 Folios 317 a 325

27. Insistió en que los productos de las marcas mixtas «Kalley» y «Halley» no son intercambiables ni complementarios, y tampoco que se comercialicen o exhiban en los mismos puntos de venta.

28. Reiteró que cuando el consumidor escucha la palabra «Halley», de manera inmediata evoca el cometa cuya órbita se calculó por primera vez en 1705, mientras que el vocablo «Kalley», por ser una expresión de fantasía, no despierta en su mente recuerdo alguno.

29. Argumentó que, si bien el elemento preponderante en las marcas mixtas es el denominativo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sostenido que los elementos que conforman la marca deben analizarse de manera integral.

30. Adicionalmente, indicó que en el caso de la marca que se reputa confundible, el elemento gráfico es diametralmente diferente a la anterioridad, lo que la hace distinguible frente a la registrada previamente.

31. Por su parte, el agente del Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso

Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201913, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia 5.2. Cuestión previa

33. En el presente caso, la parte actora sostuvo que las Resoluciones núm. 032324 de 28 de diciembre de 2004, 007263 de 1° de abril de 2005 y 42079 de 14 de diciembre de 2007, desconocen el artículo 61 de la Constitución Política, y los artículos 135 (literales a y b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

34. Concretamente, el demandante estimó que la marca «Halley» es confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca «Kalley», registrada bajo el número 296049

35. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia indicó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal a) del artículo 136 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]» 13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

36. Como puede observarse, el mecanismo judicial ejercido materialmente en el presente caso es la acción de nulidad relativa de que trata el inciso 2° del

artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la parte actora señaló como norma vulnerada el literal a) del artículo 136 ibídem.

37. Así pues, en ejercicio de los poderes que el ordenamiento jurídico le otorga al juez, la Sala dispondrá la adecuación de la demanda instaurada a la de nulidad relativa en comento. 5.3. El Problema jurídico

38. Como se indicó en precedencia, en criterio de la parte actora, las Resoluciones núm. 032324 de 28 de diciembre de 2004, 007263 de 1° de abril de 2005 y 42079 de 14 de diciembre de 2007, transgreden el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

39. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «HALLEY» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 355919, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio fue cancelada por no uso.

40. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 29 de octubre de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

41. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 25 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «HALLEY»14 (mixta).

En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 30 de noviembre de 2020, conforme al cual la SIC canceló la marca en mención el 29 de octubre de 2019, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen15:

42. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que de conformidad con el inciso 1° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina el registro marcario se cancela cuando no se usa durante tres años consecutivos en alguno de los Países Miembros, como puede observase: «[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 14 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 15 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía

administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. […]»

43. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 165 trascrito, es que el no uso del registro durante los tres años anteriores, deviene en la cancelación del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 372-IP-2016, señaló lo siguiente: «El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 22. Por su parte, el artículo 19.15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)16 establece que un registro de marca puede anularse si ésta no na sido usada

después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, a menos que el titular demuestre que hubo razones válidas que impidieron dicho uso, constituidas por circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca, y que representen un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca17.

23. Al respecto el Tribunal, señaló: "Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la f