CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00194-00-2018

SIGNO GÉNERICO – No lo es ENOXPAR / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo ENOXPAR para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza En el caso sub examine frente a la pregunta qué es ENOXPAR la respuesta no corresponde a la misma denominación, como sí sucede en el ejemplo planteado en la Interpretación Prejudicial en relación con el término CASA que se pregunta qué es y la respuesta es la misma: Casa es Casa. ENOXPAR es un término con el cual se pretende identificar un medicamento. Y si bien es cierto que existe una expresión genérica denominada ENOXAPARINA, no lo es menos que ENOXPAR no es sinónimo de ENOXAPARINA. Bien puede tratarse de un término evocativo, dado que comprende vocales y consonantes similares. Empero, sabido es que los signos evocativos si bien son considerados débiles, son registrables. Ahora, descartado como está que la expresión “ENOXPAR” no es genérica del producto que pretende amparar, posee la condición de distintividad necesaria y, por ende, tampoco se incurre en este vicio de irregistrabilidad. Así pues, como quiera que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados, la Sala denegará las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00194-00

Actor: AVENTIS PHARMA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad AVENTIS PHARMA S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 16300 de 31 de mayo de 2007, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; 34763 de 25 de octubre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.; y 45011 de 28 de diciembre de 2007, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 2 de agosto de 2005 la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca “ENOXPAR” (nominativa) para amparar productos de la Clase 5ª1 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º: Dentro del término legal, el 16 de noviembre de 2005, la sociedad demandante, presentó escrito de oposición en contra de la mencionada solicitud, con fundamento en la genericidad y falta de distintividad del signo “ENOXPAR” para identificar productos de la Clase 5ª. 3º: La sociedad demandante alega que, la marca solicitada consiste exclusivamente en el nombre técnico de la familia de las heparinas, las cuales son utilizadas para prevenir coágulos sanguíneos, de manera que el signo solicitado es también un término genérico en relación con los productos que ampara, por lo que carece de distintividad intrínseca. 4º: Señaló que la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 16300, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la 1 “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. marca “ENOXPAR” en la Clase 5ª a nombre de LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. 5°: La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. en contra de la mencionada resolución interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación argumentando que la expresión “ENOXPAR” es una marca genérica, pues consiste exclusivamente en la reproducción del término técnico para designar anticoagulantes.

6°: Mediante Resolución núm. 34763 de 25 de octubre de 2007, se resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando en todas sus partes la Resolución núm. 16300 y se concedió ante el superior el recurso de apelación. 7°: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 45011 de 28 de diciembre de 2007, confirmó en su integridad la Resolución núm. 16300, y en consecuencia, concedió el registro de la marca “ENOXPAR” (nominativa) a favor de la SOCIEDAD LABORATORIOS

CHALVER DE COLOMBIA S.A.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC a través de las resoluciones demandadas violó el literal f) del artículo 1352 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que, un término genérico, como lo ha señalado en repetidas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia, es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado, por lo que si se permite el registro de este tipo de signos 2 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]” se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo su distintividad y excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizarlo para sus productos.

Indicó que, si fuera registrable el signo genérico, se excluiría del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Explicó que, el signo genérico es aquel que se refiere de manera directa a la palabra, expresión o vocablos que son utilizados para designar el producto que se pretende identificar, en consecuencia, aquél no tendría la fuerza distintiva que se requiere para permitir que el consumidor lo diferencie de otros productos en el mercado. Manifestó que, dicha causal de irregistrabilidad se basa en la ausencia de distintividad del signo genérico y en el hecho de que esta clase de expresiones deben estar disponibles para el uso de todos los empresarios. Indicó que, el vocablo “ENOXPAR” corresponde a la expresión genérica “ENOXAPARINA”, la cual consiste en un fármaco utilizado en el tratamiento de los trastornos de coagulación, cuya estructura química particular lo caracteriza por presentar un efecto antitrombótico sin generar mayores efectos secundarios. Señaló que, erróneamente el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC en las resoluciones demandadas, consideró que la expresión “ENOXPAR” es un signo evocativo y como tal registrable, lo cual no es cierto ya que un signo es evocativo cuando este exige un esfuerzo mental por parte del consumidor para que lo relacione con las características del producto. Consideró que, al observar el signo “ENOXPAR” es preciso analizar los elementos que lo componen y los productos que identifica con el objeto de determinar si se trata de un signo genérico o evocativo y así poder establecer si es

o no registrable como marca. Afirmó que no es cierto que la expresión “ENOXPAR” exija un esfuerzo mental para que el consumidor la asocie con un producto, y que, por el contrario, salta a simple vista que el mencionado signo está indicando al consumidor que se trata de una Heparina comúnmente usada para evitar coágulos sanguíneos. De otra parte, también consideró que las resoluciones demandadas violaron el literal b) del artículo 1353 de la Decisión 486 de 2000, ya que la capacidad distintiva de un signo es el principal fundamento para su registro y cumple una de las más importantes funciones de la marca, porque permite al consumidor distinguir entre un producto y otro en el mercado. Explicó que la distintividad de un signo es su capacidad para diferenciarse en el mercado, por lo tanto, si no es distintivo no puede registrarse como marca. Manifestó que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente el signo “ENOXPAR” al consistir exclusivamente en una expresión genérica, no goza de la característica esencial de la distintividad, en virtud de que le da al consumidor la idea directa sobre lo que es el producto, es decir que, el signo que pretende identificar se confunde con lo identificado. 3 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] “b) carezcan de distintividad […]”. Adujo que, al ser la expresión “ENOXPAR” un signo genérico en relación con los productos de la Clase 5ª, no goza de la capacidad intrínseca que se requiere para ser marca, razón por la que no es registrable de acuerdo con las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Concluyó que, contrario a lo que afirma la SIC, la expresión “ENOXPAR” no es un

signo distintivo sino genérico y por lo tanto no tiene capacidad de identificar productos en el mercado. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que fueran desestimadas por carecer de sustento legal. Advirtió que, la demanda carece de soporte jurídico por cuanto es claro que la solicitud de registro tramitada corresponde a la marca “ENOXPAR” y no a la expresión “ENOXAPARINA”, que sí es el término genérico para identificar un producto farmacéutico. Explicó que, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 señala que no son registrables los signos que “[…] consistan exclusivamente […]”, pero no hace referencia a que se asemejen o que contengan vocablos similares ni menos que evoquen una idea. Adujo que, está claro que la expresión “ENOXPAR” al no fungir como necesaria para identificar el producto en particular, conjura cualquier riesgo de considerarse genérica, como erradamente lo ha propuesto la accionante. Consideró que, se deben tener en cuenta los numerosos registros marcarios que de alguna forma guardan relación con la expresión “ENOXAPARINA” y no por ello se ha negado su registro por parte de la SIC. Concluyó que, la expresión “ENOXPAR” cumple con todos los requisitos para ser

registrada como marca, máxime cuando ningún tercero se opuso a dicho trámite y tampoco la SIC citó ningún antecedente como fundamento para negar el registro. II.1.2. Por su parte la SIC manifestó que con la expedición de las resoluciones acusadas no se ha incurrido en ninguna violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Expresó que, de los documentos obrantes en el expediente nro. 05-75916, contentivo de la actuación administrativa de la solicitud de registro de la marca “ENOXPAR”, se concluye que el trámite de la SIC se ajustó plenamente a lo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Explicó que, la marca “ENOXPAR” no es similar a la expresión genérica “ENOXAPARINA”, y que, por el contrario, no se reproduce esta última por cuanto presenta elementos ortográficos que le permiten diferenciarse claramente, además con una sonoridad y distintividad suficiente. Manifestó que no es cierto que una expresión que comparte alguna de las silabas de una expresión genérica resulte irregistrable, por cuanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplicable al caso, permite el registro de marcas evocativas, como eventualmente podría ser la marca objeto de la demanda. Explicó que pese a que la marca “ENOXPAR” comparte algunas silabas de un término genérico, resulta suficientemente distintiva desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual, ya que su disímil conformación comporta una percepción visual distinta, así como una sonoridad opuesta, todo lo cual permite

su identificación e individualización por parte del consumidor, quien tendrá claro que la marca es diferente de la expresión genérica pudiéndola relacionar con un origen empresarial determinado. Concluyó que la marca “ENOXPAR” para distinguir productos en la Clase 5ª, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en su vista de fondo, se muestra partidario de que se denieguen las pretensiones de la demanda, por lo siguiente: Indicó que la ENOXAPARINA SÓDICA es un derivado de la heparina que se utiliza como anticoagulante, que previene trombos en la circulación sanguínea; y que es el nombre genérico de un compuesto químico utilizado como fármaco y genérico para la Clase 5ª Internacional. Agregó que, la partícula ENOX y ENOXA ha sido utilizada con elementos que permiten evocar su finalidad de anticoagulante con elementos diferenciadores para que el público distinga los laboratorios que los producen. Que el singo “ENOXPAR”, cuyo registro se discute, a su juicio, se puede diferenciar del nombre genérico ENOXAPARINA SÓDICA y de las marcas registradas que contienen la partícula ENOX, la cual no es apropiable y, por tanto puede ser utilizada como marca, siempre que se diferencie de las otras que lo contienen. Añadió que la marca “ENOXPAR” no reproduce el compuesto genérico ENOXAPARINA SÓDICA, debido a que las dos palabras contienen diferencias gramaticales, fonéticas y ortográficas como también elementos diferenciadores de

las otras marcas registradas en la Clase 5ª Internacional, que evocan dicho compuesto y actualmente vigentes. Que, por ello, cuenta con distintividad intrínseca y extrínseca. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1. Irregistrabilidad de los signos por falta de distintividad 1.1 Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, el tribunal considera pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente. 4 Proceso 205-IP-2016. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad”. 1.2 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor5. 1.3 La distintividad tiene un doble aspecto6: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se

determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4 La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta intrínseca. 1.5 Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que nuevos ciertos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas7. 1.6 El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Los signos genéricos 2.1 En el proceso interno, la demandante señala que el signo ENOXPAR está compuesto por términos genéricos que 5 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015. 6 Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

7 Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015. individualmente, por regla general, no se pueden reivindicar de forma exclusiva por una persona. 2.2 Conforme lo han referido las partes en conflicto, en el literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. En el antes aludido literal se prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no se impide que estas conformen un signo compuesto. 2.3 Las denominaciones genéricas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 2.4 Las expresiones genéricas, pueden identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando esas mismas denominaciones. Vg. Si para identificar el producto genérico casa, se pregunta ¿qué es? La respuesta será casa. En ese sentido, la expresión casa carece de distintividad para identificar o distinguir una casa de otra dentro de los productos de la misma clase, pudiéndose afirmar entonces que el término casa es genérico y no podrá registrarse solo como marca. 2.5 Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que

amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.6 En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 2.7 Se deberá determinar si el signo ENOXPAR (nominativa) es genérico en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos genéricos en su conformación, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro […]”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 45011 de 28 de diciembre de 2007, confirmó en su integridad la Resolución núm. 16300 de 31 de mayo de 2007 y, en consecuencia, concedió el registro de la marca “ENOXPAR” (NOMINATIVA) a

favor de la SOCIEDAD LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.

La parte demandante consideró que la SIC a través de las resoluciones demandadas violó el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que el signo “ENOXPAR” registrado para la Clase 5ª, es un término genérico, ya que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado, es decir, que se denomina el producto con el mismo vocablo o

término con el que es conocido en el mercado, en consecuencia pierde su distintividad y de paso excluye injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. De igual forma, manifestó que se violó el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 debido a que el signo registrado no tiene la capacidad distintiva, característica que es el principal fundamento para su registro y una de las más importantes funciones que ejerce la marca, la cual permite al consumidor distinguir entre un producto y otro en el mercado. Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca “ENOXPAR” para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; [..]f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]”. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Concepto 205-IP2016, en este caso se debe determinar si el signo “ENOXPAR” (NOMINATIVO) es genérico en relación con los productos identificados en la Clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, establecer el carácter distintivo del mismo. Sobre el particular, la Sala advierte que en este caso el argumento principal de la sociedad demandante es que el término “ENOXPAR” (NOMINATIVO) no es susceptible de ser registrado como marca ya que es similar y reproduce la expresión genérica “ENOXAPARINA”. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina las expresiones genéricas “[…] determinan el género del objeto que identifica […]” y las mismas carecen de distintividad y, por lo tanto, no pueden ser registradas como marcas. Además, dichas expresiones genéricas no pueden ser objeto de registro ya que se le estaría otorgando a un particular una posición privilegiada e injusta frente a otros empresarios. Igualmente, el Tribunal en la Interpretacion Prejudicial rendida en este proceso precisó que para determinar si una expresión es genérica se debe formular la pregunta qué es en relación con el producto o servicio; y si la respuesta es la misma denominación, se está frente a un signo genérico. En el caso sub examine frente a la pregunta qué es ENOXPAR la respuesta no corresponde a la misma denominación, como sí sucede en el ejemplo planteado en la Interpretación Prejudicial en relación con el término CASA que se pregunta qué es y la respuesta es la misma: Casa es Casa. ENOXPAR es un término con el cual se pretende identificar un medicamento. Y si bien es cierto que existe una expresión genérica denominada ENOXAPARINA, no lo es menos que ENOXPAR no es sinónimo de ENOXAPARINA. Bien puede tratarse de un término evocativo, dado que comprende vocales y consonantes similares. Empero, sabido es que los signos evocativos si bien son

considerados débiles, son registrables. Ahora, descartado como está que la expresión “ENOXPAR” no es genérica del producto que pretende amparar, posee la condición de distintividad necesaria y, por ende, tampoco se incurre en este vicio de irregistrabilidad. Así pues, como quiera que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados, la Sala denegará las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de agosto de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS