CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00229-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO - Análisis coetáneo de las normas que la regulan junto con las que rigen para las marcas notoriamente conocidas / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – Notoriedad / SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCA NOTORIA QUE AMPARA VARIOS PRODUCTOS – Análisis consecuencial diferente / MARCA NOTORIA – Protección / NOTORIEDAD DE LA MARCA – Prueba / NOTORIEDAD DE LA MARCA - No puede derivarse del carácter notorio de un nombre comercial / MARCA NOTORIA – No lo es GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca mixta GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA para distinguir productos de la Clase 3 Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por falta de uso de la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuando se alega la presunta notoriedad de la marca, es necesario abordar, previamente, el alcance de la protección de la marca notoriamente conocida en relación con la cancelación por falta de uso. […]En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también frente a aquellos productos o servicios diferentes

que se encuentran dentro del sector pertinente, así no sea usada. Sobre este asunto, es del caso precisar que en relación con la marca notoria que ampara varios productos, debe realizarse, respecto de la solicitud de cancelación por no uso, un análisis consecuencial diferente al que se realizaría sobre una marca que no ha alcanzado dicho estatus, así no haya sido usada; y que en ese análisis se deben tener en cuenta tanto las disposiciones que regulan la cancelación por no uso, como las que rigen para las marcas notoriamente conocidas. […] De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la demandante alegó que la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” es notoriamente conocida para distinguir los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas y bebidas no alcohólicas”, la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer el estatus de notoria de la citada marca, para identificar los referidos productos. […] De lo anterior, se advierte que las pruebas relacionadas en precedencia se refieren a la incidencia en el mercado del nombre comercial “BAVARIA”. En efecto, dichos documentos apuntan a demostrar el grado de conocimiento y difusión que ostenta dicha empresa a nivel nacional, circunstancia que le ha permitido ser reconocida como una de las compañías con mayores ingresos y mejor consolidadas en el sector cervecero. En esa medida, a partir de ellas solo es posible concluir que la demandante ha realizado una considerable inversión en publicidad y demás gastos institucionales con el fin de posicionar su actividad económica dentro del público consumidor, a través de la organización de eventos y la realización de donaciones en sectores vulnerables de

la sociedad colombiana. Asimismo, de las pruebas se desprende con claridad que el nombre comercial “BAVARIA” tiene un alto nivel de explotación comercial dentro del sector que comprende los productos que pertenecen a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas”. Ahora, en relación con el objeto de la presente controversia, la Sala ha considerado que no es procedente probar la notoriedad de una marca con la de un nombre comercial, por cuanto se sustentan en supuestos probatorios y estructurales muy específicos. […] Por tal razón, la notoriedad de un nombre comercial no constituye prueba de la notoriedad de una marca, a pesar de que exista identidad o semejanza en la denominación de ambos signos, como ocurre en el presente caso, al compartir la expresión “BAVARIA”. […] En concordancia con lo anterior, la Sala encuentra un alto grado de conocimiento respecto del nombre comercial “BAVARIA” en el mercado colombiano, como signo distintivo de la actividad empresarial que desarrolla la actora, esto es, la producción de cervezas y otras bebidas no alcohólicas. Sin embargo, los referidos medios probatorios, como lo son las distintas publicaciones efectuadas por diarios como El Tiempo y revistas tales como Semana y Cambio, no indican, por ejemplo, el significativo volumen de ventas respecto de productos identificados con la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” o la inversión en publicidad que la demandante hubiere realizado para promocionar productos distinguidos con la señalada marca, aspectos necesarios

para entender demostrada la notoriedad de esta última. […] Así las cosas, la Sala considera que el argumento de la parte demandante sobre la notoriedad de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, como fundamento para oponerse a la cancelación del registro, no es de recibo en la medida en que carece de sustento jurídico y probatorio que la respalde, puesto que la totalidad de los documentos aportados por la actora solo demuestran el uso real y efectivo del nombre comercial “BAVARIA”, de ahí que no se pueda tener como prueba para demostrar la notoriedad del signo cuestionado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 - ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00229-00

Actor: BAVARIA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Tesis: Es procedente la cancelación, por no uso, del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta “grupo empresarial bavaria”, para distinguir

productos comprendidos en la clase 3ª de la clasificación internacional de Niza, ordenada por la SIC, dado que la actora no probó que la misma fuese notoria ni su uso real y efectivo, en la cantidad y modo requeridos. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BAVARIA S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 22378 de 28 de agosto de 2006, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”; 31498 de 28 de noviembre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 1168 de 22 de enero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se deniegue la solicitud de cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que, en consecuencia, se ordene a la SIC mantener la inscripción del certificado de registro núm. 210215 de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, con la cobertura íntegra otorgada en el acto que concedió su registro

como marca para identificar los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 29 de diciembre de 2005, el señor JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de su marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, que distingue productos 1 En adelante SIC. comprendidos en la Clase 3ª2 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando la notoriedad de las marcas “BAVARIA” y “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”; y que, además, el signo “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso. 3º: Que mediante la Resolución núm. 22378 de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC, canceló totalmente el registro de la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la

Resolución núm. 31498 de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 1168 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados, violó los artículos 136, 154, 155, 165, 167, 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina5, toda vez que erró al cancelar por no uso una marca que sí se ha utilizado en el mercado y, además, es notoria. Señaló que aún cuando la Decisión 486 establece en el parágrafo del artículo 165 la figura de la cancelación de una marca, respecto de todos los productos o servicios que esta ampara, debe tenerse en cuenta que es totalmente diferente el tratamiento frente a una marca notoria, por cuanto esta última goza de una protección amplia y especial por ostentar dicho carácter. Adujo que la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” no podía ser cancelada, dado que es notoria en el mercado y no se le ha probado haber 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] preparaciones para la limpieza en general incluyendo productos para la limpieza industrial […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 5 En adelante Decisión 486. perdido tal calidad, máxime cuando el Tribunal de Justicia ha sostenido en algunos

de sus pronunciamientos6 lo siguiente: “[…] En relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use […]”. Indicó que el nombre comercial “BAVARIA”, del cual es titular, también es notorio, pues ha sido usado ininterrumpidamente por más de un siglo por diferentes medios de comunicación, comerciantes y consumidores para referirse a su empresa y ha alcanzado el grado de notoriedad en diferentes sectores del mercado. Insistió en la notoriedad de su nombre comercial “BAVARIA”, por cuanto, a su juicio, es la empresa más recordada por los colombianos, con un nivel muy alto de solidez y consolidación económica, conforme lo demuestran los diferentes documentos aportados; y que ha realizado diferentes inversiones en publicidad con el fin de alcanzar y mantener el liderazgo como una de las empresas más importantes del país. Concluyó que la decisión de cancelar totalmente el registro del signo mixto “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, contribuye únicamente a diluir el carácter de signo notorio de que goza en el mercado y a generar confusión en el público consumidor. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. II.2. El señor JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ ENGUINADOS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma, guardó silencio.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 6 Proceso 46-IP-2006.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que la marca mixta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, que distinguía productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, no debió haber sido cancelada, al tratarse de una marca notoria. Señaló que la SIC, al cancelar por no uso el registro de dicho signo, que incluye a la marca y al nombre comercial notorios “BAVARIA”, abrió una puerta al tercero con interés directo en las resultas del proceso para que registrara un signo casi idéntico al suyo para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la citada Clasificación. IV.2La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que ninguna de las pruebas aportadas por la sociedad actora al proceso administrativo se refería al uso de la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para identificar productos relacionados con preparaciones para la limpieza en general, por lo que su cancelación total sí era procedente. Señaló que aunque la expresión “BAVARIA” pudiere eventualmente tener el carácter de notoria para amparar ciertos productos, es claro que no se probó el uso real y efectivo para aquellos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación

Internacional de Niza, es decir que el consumidor promedio, según las pruebas aportadas, no identifica el vocablo “BAVARIA” como un signo utilizado para productos de la citada Clase 3ª, por lo que era su deber cancelar el registro de la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, con el fin de evitar el monopolio respecto de un signo sin presencia en el mercado. IV.3El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la actora sólo demostró el uso real y efectivo del nombre comercial “BAVARIA” en relación con la producción, distribución y venta de cervezas y otras bebidas no alcohólicas, mas no frente a aquellos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza; y tampoco probó uso alguno frente a la marca compuesta “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, la cual fue cancelada por no uso a través de los actos administrativos acusados. Adujo que no es viable extrapolar la notoriedad y protección de un nombre comercial respecto de unas actividades específicas del sector de la industria cervecera, a un signo de una naturaleza completamente distinta, como lo es una marca compuesta por tres expresiones, esto es, “GRUPO”, “EMPRESARIAL” y “BAVARIA” que, además, ampara productos que pertenecen a un género que no está relacionado con dichas actividades, como lo son las preparaciones para la limpieza. Indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2019, denegó en esa oportunidad, a la aquí actora, la nulidad de

las resoluciones por medio de las cuales la SIC canceló totalmente, por no uso, el registro de la marca “BAVARIA”, para distinguir productos de la citada Clase 3ª; y que en el caso bajo examen ocurre lo mismo, pues la notoriedad del nombre comercial “BAVARIA”, como distintivo de la actividad de producción de cervezas, no es idónea para acreditar la relación con preparaciones para la limpieza, que distinguía el signo “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”. Agregó que en dicha providencia, también se concluyó que no existía una relación de vinculación ni conexidad competitiva entre los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos comprendidos en la Clase 3ª de la citada Clasificación, por lo que no era procedente extender la notoriedad del nombre comercial “BAVARIA” a la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”. IV.4En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 7 Proceso 135-IP-2019. 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que

surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […]

2. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 2.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, el demandado (sic) manifiesta que ha venido utilizando la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) de forma continua e ininterrumpida y, además, estuvo disponible en el mercado dentro del período exigido por ley, por lo cual, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se

refiere -o quiso referirsela norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización. […] 2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidoreslos bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […]

3. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 3.1. Como en el proceso interno Bavaria S.A. argumentó que existió un error al cancelar la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA

(mixta) debido a que la misma ostenta el carácter de notoriamente conocida, por lo cual se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a

236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 3.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en. La Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 3.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es

demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […] La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias 3.15. Si bien la marca notoria regulada en la Decisión 486 no necesita ser usada en el país miembro donde, estando registrada, se pierde su cancelación, su titular sí debe acreditar la notoriedad (vigente) en al menos uno de los otros países miembros de la Comunidad Andina. 3.16. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA (mixta) cuyo titular es Bavaria S.A. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de cancelación presentada por José Vicente Martínez Enguinados, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 22378 de 28 de agosto de 2006, canceló por no uso la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA” (mixta), registrada con el certificado núm. 210215, a la sociedad BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por no existir pruebas del uso en la citada clase. Asimismo, al estimar que aunque la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”

pudiere ser notoria para identificar cervezas y bebidas no alcohólicas, productos de la Clase 32 de la citada Clasificación, no probó su notoriedad ni que la misma se extiende a los productos de la referida Clase 3ª, debido a que entre ellos no existe conexidad competitiva y, por ende, no hubo ruptura del principio de especialidad. Sobre el particular, la demandante adujo que no procedía la cancelación de la marca cuestionada “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto es aplicable la protección derivada de la notoriedad de la marca en la Clase 32, teniendo en cuenta que ha sido usada, ininterrumpidamente, por más de un siglo por diferentes medios de comunicación, comerciantes y consumidores para referirse a su empresa y ha alcanzado el grado de notoriedad en diferentes sectores del mercado. Señaló, además, que las marcas “BAVARIA” y el nombre comercial “BAVARIA”, que integran la marca cuestionada, también gozan de notoriedad en el mercado colombiano; y que de cancelarse totalmente el registro del signo “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, se diluiría el carácter de signo notorio de que goza en el mercado y generaría confusión en el público consumidor. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 165, 1668, 167, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, no así la de los artículos 136, 154, 155,

190, 191, 192, 225 y 226, “[…] por cuanto dentro del proceso interno no es materia central de discusión la irregistrabilidad del signo solicitado, el derecho al uso exclusivo de una marca, el uso indebido de una marca, lo relativo al nombre comercial, ni el uso autorizado de un signo notoriamente conocido […]”. Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación de la marca “GRUPO EMPRESARIAL BAVARIA”, para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 8 Tanto este artículo, así como el 230 fueron interpretados de oficio por el Tribunal. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.-La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese

registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido

el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de

registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo di