CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00235-00-2008

CANCELACION POR NO USO DE LA MARCA - Improcedencia de la suspensión provisional al requerir interpretación prejudicial de normas comunitarias / SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTOS DE REGISTRO MARCARIO - Requisito de interpretación prejudicial / INTERPRETACION PREJUDICIAL - Debe ser adoptada por los jueces nacionales so pena de violación del ordenamiento comunitario Los actos administrativos cuya suspensión provisional se solicitan por la demandante son: Resolución No. 011163 del 29 de mayo de 2004 por medio de la cual se canceló por no uso el registro de la marca nominativa ATLAS a nombre de Saldarriaga Bravo y Cía. Ltda. (hoy PAÑOS ATLAS S.A.), para distinguir los productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, la 22633 del 13 de septiembre de 2004 a través del cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la demandante confirmando el anterior acto administrativo y, la 5549 del 26 de febrero de 2008 por medio del cual se resolvió un recurso de alzada confirmando igualmente la Resolución No. 11163 de 2004, todos ellos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por su parte, las normas legales que se considera manifiestamente infringidas son las contenidas en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, los artículos 57 y 58 del C.C.A. y en el 175 del C. de P.C., los cuales disponen lo siguiente: (…). Tal y como se observa, una de las normas que el demandante considera manifiestamente violadas por el acto acusado (artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina) pertenece al Ordenamiento Jurídico Andino y, por ende, su aplicación en este caso se encuentra sujeta a la interpretación que le corresponde hacer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según lo dispone el artículo 32 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, a través de la cual se codificó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la misma Comunidad (Protocolo de Cochabamba), aprobado mediante la Ley 457 de 1998, como quiera que dicha interpretación debe ser adoptada por los jueces nacionales, tal como lo prevén el inciso segundo del artículo 33 y el artículo 35 ibídem. Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que no es posible hacer la confrontación directa de las mencionadas disposiciones andinas con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, labor que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial que en el momento procesal oportuno se le solicite, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00235-00

Actor: PAÑOS ATLAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide sobre la admisión de la demanda con solicitud de suspensión provisional que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., promueve la sociedad Paños Atlas S.A. contra los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución No. 011163 del 29 de mayo de 2004 por medio de la cual se canceló por no uso el registro de la marca nominativa ATLAS a nombre de Saldarriaga Bravo y Cía. Ltda. (hoy PAÑOS ATLAS S.A.), para distinguir los productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, la 22633 del 13 de septiembre de 2004 a través del cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la demandante confirmando el anterior acto administrativo y, la 5549 del 26 de febrero de 2008 por medio del cual se resolvió un recurso de alzada confirmando igualmente la Resolución No. 11163 de 2004.

I. La admisión de la demanda La demanda reúne los requisitos formales de que tratan los artículos 137 y ss. del C.

C. A., por lo cual habrá de admitirse, como en efecto se hará en la parte resolutiva de este proveído.

II. La solicitud de suspensión provisional En el escrito de demanda se solicita la suspensión provisional de los siguientes actos administrativos: Resolución No. 011163 del 29 de mayo de 2004 por medio de la cual se canceló por no uso el registro de la marca nominativa ATLAS a nombre de Saldarriaga Bravo y Cía. Ltda. (hoy PAÑOS ATLAS S.A.), para

distinguir los productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, la 22633 del 13 de septiembre de 2004 a través del cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la demandante confirmando el anterior acto administrativo y, la 5549 del 26 de febrero de 2008 por medio del cual se resolvió un recurso de alzada confirmando igualmente la Resolución No. 11163 de 2004. El demandante sostuvo que el fundamento que tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para cancelar por no uso el registro de la marca del actor constituye una prueba ilícita pues se trata de una resolución que concedió el registro de la citada marca a favor de Carlos Nieto y Cía. Ltda., registro este sorpresivo que no pudo controvertir el anterior titular, desconociendo el contenido de los artículos 57 y 58 del C.C.A., en la medida en que resultaron siendo tenidos en cuenta elementos de prueba que no fueron decretados por la Administración. Adujo que había desconocimiento del principio de legitimación en la causa, toda vez que dentro del expediente administrativo no se encuentra acreditado el interés jurídico del solicitante en la cancelación del registro de la marca nominativa ATLAS, vulnerando de esta manera el texto del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 que exige interés jurídico para formular la petición en tal sentido, norma jurídica en la cual el Tribunal Andino de Justicia y la Sección Primera del Consejo de Estado se pronunciaron diciendo que la expresión “interesada” implica que quien promueve la actuación debe tener un interés jurídicamente protegido, cuya vulneración le hubiere afectado de manera particular.

También aseveró que la Administración se había equivocado en el cómputo de los términos del periodo de uso que debía acreditar la sociedad Paños Atlas S.A., generando con ello falsa motivación de los actos, en la medida en que afirmó que al actor “…le correspondía probar el uso de la marca entre el 27 de junio de 2000 y el 27 de junio de 2003, que fue la fecha de presentación de la solicitud de cancelación. Pero resulta que ello no es así, por cuanto que el escrito de solicitud de la cancelación fue presentado el 20 de marzo de 2002. Como quiera que los lapsos de uso están previstos en la ley…”1 Manifestó que la valoración de las normas sobre documentos hecha por el ente demandado también fue equivocada, como quiera que invocó el contenido de una norma (numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil) antes de la modificación hecha por otras disposiciones posteriores (numeral 2º del artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998 y artículo 27 de la Ley 794 de 2003), haciendo que los documentos aportados por la sociedad Paños Atlas S.A. en el escrito de oposición no tuvieran valor alguno al exigírseles un requisito no previsto ya dentro del ordenamiento jurídico. 1 Folio 15 de este Cuaderno. Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 175 del C.de P. C. al exigir que el actor probara el uso de la marca con facturas de venta, certificaciones rendidas por los revisores fiscales o contadores públicos,

advirtiendo que los testimonios solo sirven para dar un indicio de que a través de esas compañías se ha realizado una comercialización de los artículos distinguidos con la marca ATLAS. Aseguró el apoderado de la sociedad demandante que en Colombia existe el sistema de libertad probatoria y que por ello no es permitido que la Administración obligue a que se utilice un determinado medio probatorio para la demostración de un supuesto fáctico. Finalmente, señaló que el perjuicio sufrido está representado en el acto administrativo por medio del cual le fue cancelado el registro de una marca de la que era titular.

III. Para resolver, se considera:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

El artículo 152 del C.C.A. señala que además de ser solicitada de manera expresa y por escrito, antes de que sea admitida la demanda (num. 1), para decretar la suspensión provisional del acto administrativo demandado en acción de nulidad es necesario que el mismo viole manifiestamente la norma superior en que se fundamente la petición, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud (num. 2). En efecto, la procedencia de la suspensión provisional supone que la infracción normativa aparezca evidente, palmaria u ostensible, esto es, que se advierta sin necesidad de mayores elucubraciones, reflexiones o ejercicios de argumentación jurídica por parte del juez, pues, de lo contrario, si se trata de una cuestión que

requiera un análisis sustancial o de fondo, la decisión deberá adoptarse en la sentencia luego de surtido el debate procesal correspondiente. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo para suspender provisionalmente los actos administrativos se requiere que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado presentado antes de su admisión y, si la acción es de nulidad, como sucede en este caso, “basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud”.

2. Los actos administrativos cuya suspensión provisional se solicitan por la demandante son: Resolución No. 011163 del 29 de mayo de 2004 por medio de la cual se canceló por no uso el registro de la marca nominativa ATLAS a nombre de Saldarriaga Bravo y Cía. Ltda. (hoy PAÑOS ATLAS S.A.), para distinguir los productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, la 22633 del 13 de septiembre de 2004 a través del cual se resolvió un recurso de reposición interpuesto por la demandante confirmando el anterior acto administrativo y, la 5549 del 26 de febrero de 2008 por medio del cual se resolvió un recurso de alzada confirmando igualmente la Resolución No. 11163 de 2004, todos ellos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Por su parte, las normas legales que se considera manifiestamente infringidas son las contenidas en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, los artículos 57 y

58 del C.C.A. y en el 175 del C. de P.C., los cuales disponen lo siguiente: “DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

“CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

ARTÍCULO 57. CONTRATISTA INDEPENDIENTE. El concesionario

será considerado como contratista independiente para efectos de todos los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios, trabajos y obras de exploración y explotación. ARTÍCULO 58. DERECHOS QUE COMPRENDE LA CONCESIÓN. El contrato de concesión otorga al concesionario, en forma excluyente, la facultad de efectuar dentro de la zona concedida, los estudios, trabajos y obras necesarias para establecer la existencia de los minerales objeto del contrato y para explotarlos de acuerdo con los principios, reglas y criterios propios de las técnicas aceptadas por la geología y la ingeniería de minas. Comprende igualmente la facultad de instalar y construir dentro de dicha zona y fuera de ella, los equipos, servicios y obras que requiera el ejercicio eficiente de las servidumbres señaladas en este Código”. “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ARTÍCULO 175. MEDIOS DE PRUEBA. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”. 4.- Tal y como se observa, una de las normas que el demandante considera manifiestamente violadas por el acto acusado (artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina) pertenece al Ordenamiento Jurídico

Andino y, por ende, su aplicación en este caso se encuentra sujeta a la interpretación que le corresponde hacer al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según lo dispone el artículo 32 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina, a través de la cual se codificó el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la misma Comunidad (Protocolo de Cochabamba), aprobado mediante la Ley 457 de 1998, como quiera que dicha interpretación debe ser adoptada por los jueces nacionales, tal como lo prevén el inciso segundo del artículo 33 y el artículo 35 ibídem. Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que no es posible hacer la confrontación directa de las mencionadas disposiciones andinas con las del acto administrativo demandado cuya suspensión provisional se solicita, toda vez que ello implicaría, necesariamente, fijar su alcance, labor que, como ya se dijo, corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando se pronuncie en la interpretación prejudicial que en el momento procesal oportuno se le solicite, pues de lo contrario se violaría el ordenamiento jurídico comunitario. De otra parte, en relación con la normativa nacional, esto es, con los artículos 57 y 58 del Código Contencioso Administrativo y con el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, advierte esta Sala que el caso requiere un detenido análisis probatorio a fin de descubrir si el cómputo de los términos exigidos por el ordenamiento jurídico para cancelar el registro de una marca por no uso se efectuó en debida forma por la Superintendencia de Industria y Comercio, o si la Administración dio la oportunidad al opositor de la cancelación de controvertir las

pruebas que el solicitante de la misma allegó al trámite administrativo, o determinar si el ordenamiento exige interés para que una persona natural o jurídica presente la mentada solicitud, y con ello, establecer si la sociedad Calzado Atlas Ltda. carecía o no de tal legitimación en la petición de cancelación. Así las cosas, la definición del asunto requiere de un análisis jurídico de fondo, circunstancia que no puede ser advertida a través del mecanismo de confrontación directa que prevé el artículo 152 del C.C.A., sino que para ello se precisa acometer un estudio normativo y probatorio de fondo que no es propio de esta etapa procesal, y que solo es posible al momento de dictar el fallo a través del cual se decida el asunto. En consecuencia, deberá negarse, por improcedente en este caso, la solicitud de suspensión provisional. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE Primero.- ADMITIR la demanda de la referencia. En consecuencia, se dispone: a. Notifíquese personalmente esta providencia, con entrega de copia de la demanda y sus anexos, al Superintendente de Industria y Comercio; b.- Notifíquese personalmente esta providencia, con entrega de copia de la demanda y sus anexos, al Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante esta Corporación c.- Notifíquese personalmente esta providencia, con entrega de copia de la demanda y sus anexos, al representante legal de la sociedad, Calzado Atlas Ltda., como tercero directamente interesado en el resultado del proceso. d.- Por Secretaría requiérase al apoderado de la parte actora para que se sirva

allegar la dirección del representante legal de la sociedad Calzado Atlas Ltda. a fin de notificarle la presente providencia. e. Para los efectos señalados en los artículos 46 y 48 de la Ley 446 de 1998, fíjese el negocio en lista por el término legal; f. Dentro del término de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta decisión, la parte demandante deberá depositar la suma de veintiséis mil pesos ($ 26.000.oo) para gastos ordinarios del proceso; g. Solicítese al Superintendente de Industria y Comercio, para el envío de los antecedentes administrativos del acto que contiene la disposición acusada; h. Se reconoce al abogado Ramiro Rodríguez López como apoderado de la sociedad demandante en los términos y para los fines del poder que obra a folio 2 de este cuaderno. Segundo.- De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído, NEGAR la suspensión provisional solicitada en la demanda. Notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 24 de julio de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN

Ausente con Excusa