CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00259-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo SANI-AIR y la marca AIRSANA / PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO – Air / MARCA EVOCATIVA – Lo son SANI-AIR y AIRSANA En el presente asunto se encuentra que la palabra «AIR» (UK/eər/US/er/), corresponde a la palabra «AIRE» del idioma español. Sin bien, como lo indica la interpretación prejudicial, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro, lo cierto es que en este caso la palabra extranjera «AIR», puede ser fácilmente reconocible y comprensible entre el público consumidor, en la medida en que su escritura en inglés y en español es casi similar, como es posible observar a simple vista (AIR / AIRE). Es así como el público consumidor no tendrá problema en relacionar el término «AIR» con el concepto que, en su mente, tienen del término «AIRE» en idioma español, […] El hecho de que el consumidor pueda asociar en su mente dichas palabras con una definición común, permite entonces afirmar que los signos «SANI-AIR» y «AIRSANA», son evocativos. COTEJO MARCARIO – Entre el signo SANI-AIR y la marca AIRSANA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es AIR para los signos distintivos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza De acuerdo con los registros que se encuentran en la SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO, la partícula «AIR», es empleada en las siguientes marcas registradas para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: (1) AIRATHON, Certificado 235965; (2) MUNAIR, Certificado 230404; (3) SPEVAIR, Certificado 234753; (4) TRUVAIR, Certificado 250276; (5) MIRIVAIR, Certificado 234756; (6) VANNAIR, Certificado 270933; (7) KLEAN – AIR, Certificado 269471; (8) INMUNAIR, Certificado 312576; (9) AIR WICK, Certificado 439184; (10) BECLOAIR, Certificado 422516 y (11) AIRFLUT, Certificado 422524; entre otras, razón por la que dicha partícula es de uso común en la mencionada clase y, como consecuencia de lo anterior, debe excluirse del análisis de confundibilidad que debe emprender esta Sala. COTEJO MARCARIO – Entre el signo SANI-AIR y la marca AIRSANA / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo SANI AIR en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir conexión competitiva con los productos de la marca AIRSANA previamente registrada en la misma clase La existencia de similitudes ortográficas trae como consecuencia la existencia de similitudes fonéticas. Es así como las dos palabras tienen su sílaba tónica en la primera de ella (SANI: ˈsani y SANA: ˈsana) y es evidente que se pronuncian en forma similar. En lo que tiene que ver con la similitud ideológica, como se indicó

líneas atrás, los signos distintivos «SANI-AIR» y «AIRSANA» evocan la idea de «AIRE SANO», la cual se encuentra relacionada con las cualidades de los productos que pretenden distinguir, razón por la que las palabras «SANI(AIR)» y «(AIR)SANA», se identifican con el término sano, que es definido como «[…] 2. Adj. Que es bueno para la Salud […]». Lo anterior indica, entonces, que entre las palabras confrontadas se encuentran similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas, que permiten evidenciar que existe riesgo de confusión marcaria, en la medida en el consumidor no podría elegir con claridad entre un bien y otro, ante la falta de capacidad distintiva del signo que los identifica. […] Cabe indicar que las marcas fueron registradas para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante indicó que emplearía la marca «AIRSANA», certificado de registro 290.219, para distinguir «[…] AGENTES DEODORANTES EN CONTENEDORES PARA LINOS, ROPAS Y OTROS TEXTILES […]». A su turno, los actos administrativos enjuiciados en este proceso, concedieron a la demandada el registro de la marca «SANI-AIR», para distinguir «[…] Producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico […]». Si bien, como lo indicó la interpretación prejudicial rendida para este proceso, los ambientadores de uso doméstico y los agentes desodorizantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles pueden tener canales de comercialización distintos y expendedores calificados, los consumidores pueden incurrir en confusión en el uso y manipulación de esos productos, como en su almacenamiento y consumo

posteriores, lo cual podría eventualmente poner en riesgo su salud e incluso su vida, razón por la que esta Sala encuentra que existe conexión competitiva entre los productos identificados con las marcas enfrentadas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00259-00

Actor: HENKEL KGAA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 172 DE LA

DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA. EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD ENTRE LAS MARCAS SANI-AIR Y AIRSANA La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina1, presentó la sociedad HENKEL KGaA, en contra de la Resoluciones 31798 de 27 de septiembre de 2007, 38891 de 26 de noviembre de 2007 y 3713 de 12 de febrero de 2008, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante y se concedió el registro de la marca 1 Régimen común sobre propiedad industrial. nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda2 La sociedad HENKEL KGaA, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición. I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 38891 de 26 de noviembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007 y concedió el recurso de apelación. I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 3713 de 12 de febrero de 2008,

proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 2007 y se declaró agotada la vía gubernativa. I.1.4.- Que con fundamento en las declaraciones anteriores, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (i) negar el registro de la marca nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición; (ii) publicar la sentencia que 2 Fol. 23-44, cuaderno principal. accede a las pretensiones en la Gaceta de la Propiedad Industrial; y (iii) dictar la respectiva resolución, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de acuerdo con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda La parte demandante destaca como hechos relevantes que la sociedad EXPORT VENTAS LTDA. presentó ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, solicitud de registro de la marca nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), en particular, «[…] producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico […]», a la cual le fue asignado el número de radicación 05-93814. La precitada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 557 de 31 de octubre de 2005, bajo el número 649.

La demandante, encontrándose dentro del término legal para el efecto, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca mencionada, la cual se sustentó en el hecho consistente en que aquella era titular del registro de la marca «AIRSANA», certificado 290219, para distinguir «[…] agentes deodorantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles […]», destacando, finalmente, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO expidió los actos administrativos demandados en los que declaró infundada la oposición presentada por la aquí demandante y concedió el registro de la marca «SANI-AIR», argumentando que no es similarmente confundible con la marca registrada «AIRSANA», lo cual «[…] no solo le causa un perjuicio a mi poderdante como titular de la marca, sino además genera el riesgo de confusión entre los consumidores del mercado de los productos de la clase 5 internacional, como se argumentará y probará a continuación […]». I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora estima que el acto administrativo vulneró los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Inicialmente se refirió a la violación del literal a) del artículo 136, afirmando que la marca «SANI-AIR» es similarmente confundible con la marca registrada «AIRSANA», toda vez que se presentan similitudes entre los signos distintivos desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, además de que distinguen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), razón por la que la entidad pública demandada erró en la decisión adoptada en los actos administrativos demandados, la cual está

afectando los derechos de la sociedad HENKEL KGaA en el mercado de los productos de la mencionada clase y pone en riesgo la salud de los colombianos pues «[…] la coexistencia de dos marcas tan similares genera el riesgo de confusión el cual es inaceptable particularmente cuando se trata de productos que tienen la capacidad de afectar la salud humana […]». Adentrándose en el análisis de los signos distintivos enfrentados, explicó lo siguiente: «[…] En el caso que nos ocupa, se puede apreciar sin mayor esfuerzo, que los dos tipos de similitud concurren, veamos […] Existe similitud ortográfica entre las marcas, ya que: […] Las dos están conformadas por siete letras […] Las dos están conformadas por tres sílabas […] Coinciden en seis de las siete letras que las conforman, a saber, la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la sexta y la séptima (S, A, N, A, I, R) […] Comparten la expresión AIR […] Comparten la expresión SANA, con una leve variación en la última A, que se reemplazada (sic) por la vocal I […] La marca SANI-AIR simplemente invierte la posición de las expresiones AIR y SANA que componen a la marca de mi poderdante […] Igualmente, y como consecuencia de la similitud ortográfica, existe similitud fonética entre ellas. Al pronunciarlas de manera sucesiva, se puede percibir que la percepción auditiva de las marcas es similar y por lo tanto confundible […] En el caso que nos ocupa, las marcas en cuestión evocan el concepto de “aire sano”, el cual ciertamente se relaciona con la sensación posterior al empleo de

los productos deodorantes o ambientadores distinguidos con las marcas. Esto conlleva que al encontrarse en el mercado con productos de las marcas SANI-AIR y AIRSANA, sumado a su similitud ortográfica y fonética, los consumidores crean equivocadamente que se trata de la misma marca, o de una nueva marca que mi poderdante lanzó al mercado […] La marca SANI – AIR fue solicitada y registrada para distinguir los siguientes productos de la clase 5 internacional: “producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico”, mientras que la marca AIRSANA registrada a nombre de mi poderdante distingue “agentes deodorantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles”. Es decir, ambas marcas distinguen productos deodorantes, o ambientadores, para uso en el hogar. Estos productos han sido clasificados en la clase 5 internacional porque repercuten en la salud humana […] La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha reiterado que el examen marcario, cuando se trata de marcas para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5 internacional, debe ser más riguroso, puesto que la salud humana se compromete si existe el riesgo de confusión para el público consumidor […] Es decir, al conceder el registro de la marca SANI-AIR, la Superintendencia de Industria y Comercio obvió la aplicación de este criterio, y dio lugar a la coexistencia de las marcas SANI-AIR y AIRSANA en un mercado tan complejo como el de los productos de la clase 5 en general […]». Posteriormente, la sociedad demandante expuso los argumentos por los cuales consideró que los actos administrativos demandados transgredían el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la siguiente forma:

«[…] La marca SANI-AIR no es distintiva porque es similarmente confundible con la marca AIRSANA de titularidad de mi poderdante, como se demostró arriba, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. El consumidor difícilmente podrá diferenciarlas cuando las encuentre en el mercado, y mi poderdante se verá afectado en la medida que sus clientes adquieran equivocadamente los productos distinguidos con la marca SANI-AIR cuando en realidad quieran adquirir los productos de marca AIRSANA […]». II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentó escrito de contestación de la demanda3 en el que defendió la legalidad de los actos acusados, solicitando no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas, por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad. Sin embargo, mediante auto de 23 de noviembre de 20094, el Magistrado Sustanciador del proceso tuvo por no contestada la demanda por parte de dicha entidad pública, por no haberse acompañado el respectivo poder para actuar. II.2.- La sociedad EXPORT VENTAS LTDA, tercero con interés directo en el resultado del proceso, recibió notificación del auto admisorio de la demanda el 6 de agosto de 20095, pero no realizó manifestación alguna respecto de la demanda formulada por la sociedad HENKEL KGAA. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 01 de noviembre de 20136, el Magistrado Ponente corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente

del Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto. 3 Fol. 120-124, cuaderno principal. 4 Fol. 128, cuaderno principal. 5 Folio 115, cuaderno principal. 6 Folio 165, cuaderno principal. Conforme a lo anterior, la parte demandante7 presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró los planteamientos expuestos a lo largo del proceso judicial. La parte demandada8, a su turno, consideró que las pretensiones y condenas solicitadas carecen de soportes fácticos y jurídicos para que prosperen, por cuanto: «[…] Siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas “SANI-AIR” frente a “AIRSANA” no arroja confusión; pues si bien coinciden en el empleo de algunas de sus letras no presentan semejanzas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, por lo que en conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser visualizados desde gráfico (sic) y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente manera; así tenemos que la marca “SANI-AIR” (sic) […] De una parte la sílaba tónica de los signos confrontados están compuestos por diferentes letras y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad ente los mismos (sic) […] Finalmente los signos tienen una percepción sonora y auditiva completamente diferente […] Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en los criterios

jurisprudenciales y legales mencionados anteriormente, la expresión “SANI-AIR” para distinguir productos de la clase 5, a[l] contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial por las siguientes razones: […] Entre las expresiones en conflicto “SANI-AIR” frente a “AIRSANA”, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado […] Ahora bien, para que se dé el denominado “Riesgo de Confusión” que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias: el primer elemento hace referencia a las marcas como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, pues el “principio de especialidad” limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios relacionados en alguna medida […] Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro

de marca se requiere que concurran simultáneamente los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para 7 Folio 175-183, cuaderno principal. 8 Folio 166-170, cuaderno principal. aplicar la causal relativa a la confundibilidad […] En consecuencia, la marca “SANI-AIR” para distinguir productos comprendidos en la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados […] Se desprende de lo antes expuesto que la coexistencia de las marcas en debate no generaría confundibilidad entre los consumidores y no los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que como quiera que los signos son diferentes por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en el asunto que nos ocupa […] No obstante resulta pertinente observar que la marca solicitada se ha presentado de manera restringida para distinguir té, infusiones de frutas y mates, a diferencia de la marca opositora que distingue hielo, helados, comestibles y paletas (sic) […] Como consecuencia de lo expuesto, los signos confrontados no presentan semejanzas entre sí y pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la consumidor (sic) a error y no generarán perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados no generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o

económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede […]». Por el contrario, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la sociedad EXPORT VENTAS LTDA., guardó silencio y el agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA9

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 042-IP-2013 de 8 de mayo de 201310, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina expresó: «[…] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA […] CONCLUYE: […] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo SANI-AIR (denominativo), cumple con los requisitos de 9 Fol. 153-163, Cuaderno Principal. 10 PROCESO 042-IP-2013.Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: SANI-AIR (denominativa).

Actor: sociedad HENKEL KGAA. Proceso interno Nº 2008-00259. registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión […] SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad […] TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan […] CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con otro signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo […] QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado

transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables […] SEXTO: Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro […]». V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Los actos administrativos acusados Lo es, en primer lugar, la Resolución 31798 de 27 de septiembre de 200711, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad demandante y se concedió el registro de la marca nominativa «SANI-AIR», para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Octava Edición), en 11 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]». particular «[…] “Producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico” […]», cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación: «[…] Resolución N° 31798 […] Ref. Expediente N° 05-93814 […] CONSIDERANDO […] TERCERO: De acuerdo con lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la oposición y de la respuesta allegada por el solicitante. Adicionalmente, el estudio comprende cuestiones que aunque no hayan sido planteadas en la oposición aparezcan con ocasión del examen de registrabilidad en los siguientes términos: […] 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud […] 1.3. Comparación de los signos […] La comparación de los signos debe atender a una visión de conjunto, lo que evita el fraccionamiento de los mismos y lleva a la extracción de sus dimensiones características. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor […] Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, esta oficina considera que entre las marcas SANA-AIR y AIRSANA no existen semejanzas que generen confusión, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciarlas en el mercado. Vistos en conjunto, los signos poseen evidentes distinciones de carácter fonético. Pese a que comparten algunos vocablos, las expresiones cotejadas distribuyen sus letras de manera diferente, de modo que, al ser pronunciadas, originan una percepción auditiva bien disímil. Teniendo en cuenta que el factor fonético es determinante al momento de comparar los signos – pues pronunciando el signo como el consumidor demanda los productos en el mercado – vale la pena mencionar que las diferencias auditivas incorporadas por la marca

solicitada, son suficientes para hacerla distintiva e independiente de la marca opositora […] Con todo, resulta que las marcas comparadas no presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, el consumidor promedio podría determinar correctamente el origen o procedencia empresarial de los productos y servicios identificados con la denominación del signo solicitado y la marca opositora […] En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]». En segundo lugar, lo es la Resolución 38891 de 26 de noviembre de 200712, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 31798 de 2007, confirmándola en su integridad, acto administrativo que en sus partes más destacadas, en del siguiente tenor: «[…] 3. Caso en estudio […] Refiérase el presente asunto, al estudio de confundibilidad entre el signo solicitado en registro SANI-AIR y la marca 12 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]». previamente registrada: AIRSANA, expediente No. 02-071884 certificado No. 290219, clase 05ª, vigente hasta el 29 de octubre de 2014, cuyo titular es la sociedad HENKEL KGAA […] En el presente caso, nos encontramos frente a la comparación de dos marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, las cuales utilizan un elemento acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual […] Bajo los anteriores

presupuestos, al estudiar los argumentos del recurrente y los motivos planteados en la resolución recurrida, esta División considera que el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 anteriormente citado […] En efecto, los signos SANA-AIR y AIRSANA apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, ya que si bien estos comparten algunos vocablos ortográficos, sus demás elementos denominativos permiten además de una fonética diferente, una percepción y visualización diferente en el conjunto de los signos, logrando de de (sic) esta manera que el consumidor pueda elegirlos libremente en el mercado sin confundirse, teniendo claro el origen empresarial de los productos comparados […] Ante la ausencia del primer supuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflictos […]» En tercer lugar, lo es la Resolución 3713 de 12 de febrero de 200813, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 31798 de 2007, confirmándola en su integridad, acto administrativo cuyo contenido, en sus partes más importantes, se cita a continuación: «[…] El caso que nos ocupa es de