CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00269-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MARKO POLO y la marca mixta MARC ÓPOLO / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo mixto MARKO POLO por existir similitud y riesgo de confusión con la marca mixta MARC ÓPOLO En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra […] que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto el signo solicitado reproduce en su integridad la palabra POLO y las letras “MAR” y “O”, uniéndolas en una sola con la letra K. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de igual forma, tal y como se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión. Cabe resaltar que la semejanza fonética no se desvirtúa con el hecho de que la palabra MARC se encuentra separada de la letra O, dado que ambas se pronuncian de manera conjunta. Además las letras C y K se pronuncian similarmente. Desde el punto de vista conceptual, la Sala encuentra que la confusión se hace más evidente en tanto se trata del nombre propio MARCO POLO. En este contexto, la Sala considera que el signo solicitado carece de distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlo de la marca previamente registrada, existiendo

riesgo de confusión, lo cual impide la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] [C]omo bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, es dable afirmar que “ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor internacional de Niza, esto es, a la clase 18, existiendo, en consecuencia, conexidad competitiva. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando iguales medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, y comparten la misma finalidad, lo cual puede contribuir de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión. Como resultado del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, la Sala concluye que se podría generar una confusión indirecta, esto es, una idea de asociación errónea en sede del consumidor, pues equivocadamente puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, ya que comparten los mismos canales de distribución y de publicidad. Las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación. Además, el signo que se pretende registrar no cuenta con un elemento que le otorgue suficiente distintividad para que el consumidor no incurra en el error que se trata de un producto con unas características diferentes provenientes de la marca registrada.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00471-00; y 20 de

noviembre de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2009-00133-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 de 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 de 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00269-00

Actor: LIBARDO CARREÑO BASTO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO.

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó el señor LIBARDO CARREÑO BASTO, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 9227 del 30 de marzo de 2007, 20136 del 29 de junio de 2007 y 34764 del 25 de octubre de 2007, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca MARKO POLO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de

Niza, a favor del señor LIBARDO CARREÑO BASTO. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial del señor LIBARDO CARREÑO BASTO presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. La nulidad de las Resoluciones 34764 de octubre 25 de 2007 emanada de la Superintendencia Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución 9227 de marzo de 30 de 2007 y se declaró agotada la vía gubernativa (Anexo 2).

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la Resolución 9227 de marzo 30 de 2007 y de las Resoluciones 20136 de junio de 29 de 2007 y 34764 de octubre de 25 de 2007; se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca MARKO POLO (mixta) para distinguir los productos de la clase 18 internacional […]”.

I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que el señor LIBARDO CARREÑO BASTO presentó solicitud de registro de la marca MARKO POLO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que a la solicitud le fue asignado el expediente administrativo 2006/086.681 y, que, en consecuencia, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Comentó que surtido el trámite anterior no se presentó demanda de oposición por parte de terceros. Afirmó que mediante la Resolución 9227 del 30 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado con fundamento en la marca MARC ÓPOLO (mixta), la cual distingue productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad MARC ÓPOLO INTERNATIONAL AB, certificado 209649. Recordó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 9227 de 30 de marzo de 2009 y 20136 del 29 de junio de 2007, en el sentido de confirmar la decisión en mención. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] la marca MARKO POLO (mixta) no era distintiva de los siguientes productos: “Cuero, e imitaciones de cuero, productos de estas materias, no comprendidos en otras clases pieles de animales, baúles y maletas paraguas sombrillas y bastones fustas y guarnicionería, bolsos, bolsos de cuero para llevar niños, bolsos de herramientas, (sacos de cuero/vacías), bolsas

de malla, bolsas de ruedas para ir de compras, bolsas para las compras, bolsitas, bolsos de viaje, etc. […]” (negrillas fuera de texto). Señaló que se desconoció el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no existen semejanzas entre las marcas MARKO POLO (mixta) y MARC ÓPOLO (mixta) que puedan inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando el cotejo marcario debe hacerse en conjunto y no de forma fraccionada. Consideró que desde el punto de vista ortográfico, visual, fonético y auditivo las marcas confrontadas son diferentes evitando todo riesgo de confusión indirecta entre el público consumidor. Recordó como antecedente que junto con la solicitud de registro del signo MARKO POLO (mixto) para distinguir productos de la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, objeto del presente proceso, presentó solicitud para el registro marcario del signo MARKO POLO (mixto) para distinguir productos de la clase 25, el cual fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, sostuvo que se incurrió en una “[…] violación de los principios analogía, igualdad y economía procesal, por no aplicarse a iguales hechos jurídicos iguales o semejantes las mismas normas […]”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo

cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Advirtió que al cotejarse las marcas en conflicto se puede observar que el signo solicitado carece de distintividad, pues el mismo resulta similar desde el punto de vista ortográfico, fonético, gráfico y conceptual con la marca previamente registrada. Señaló que no son de recibo los argumentos expuestos por la parte actora relacionados con el registro previo de la marca MARKO POLO (mixta) en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en consideración al principio de especialidad de las marcas, según el cual “[…] la concesión de un registro marcario para identificar productos o servicios de una determinada clase no garantiza la concesión del registro de esa misma marca para identificar productos o servicios de otras clases, por lo que el estudio de registrabilidad completo debe hacerse en cada caso y en relación con todas las clases […]”. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD INTRAVEDCO INDUSTRIAL S.A. El tercero con interés en las resultas del proceso, pese a que fue debidamente notificado de la demanda dentro del término concedido no presentó contestación a la demanda.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 212-IP-2013 de fecha 13 de febrero de 2013, en la que se exponen las reglas y

criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] 1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo MARKO POLO (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador

determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

El signo mixto que además en su parte denominativa esté conformado por elementos compuestos será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

QUINTO: El juez consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de signo de fantasía del signo solicitado, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SEXTO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional

Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo […]”. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 5 de junio de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró, en esencia, los argumentos de defensa. La parte actora, el tercero interviniente y la Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico A la Sala le corresponde examinar los argumentos expuestos por el apoderado del señor LIBARDO CARREÑO BASTO, en contra de las Resoluciones 9227 del 30 de marzo de 2007, 20136 de 29 de junio de 2007 y 34764 del 25 de octubre de 2007, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca MARKO POLO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma no es confundible

con la marca MARC ÓPOLO (mixta) previamente registrada a nombre de la

sociedad MARC Ó POLO INTERNATIONAL AB.

V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual dispone lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaciones de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]”. “[…] Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno

previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca:

“DIUSED JEANS”.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada

porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”. es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- La Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: El signo solicitado La marca registrada Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, y previa revisión de los signos distintivos, la Sala encuentra que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores. En efecto, bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio al señalar que la parte gráfica simplemente resalta la letra O, sin que logre romper el vínculo intelectual al cual se remite el consumidor, razón por lo que la parte denominativa es la que prevalece y frente a la cual se debe realizar el cotejo marcario de conformidad con las reglas elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló que “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, precisó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”4. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de

2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala.

V.6.- Análisis de la comparación de los signos Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo MARKO POLO (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: M A R K O P O L O 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Signo solicitado M A R C O P O L O 1 2 3 4 1 1 2 3 4 Marca registrada En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que mientras el signo solicitado está conformado por dos (2) palabras (MARKO y POLO), la primera de cinco (5) letras y la segunda de cuatro (4) letras, la marca registrada está compuesta por tres (3) expresiones y un apóstrofe (MARC, Ó y POLO), la primera y tercera de cuatro (4) letras y la segunda de una (1) letra. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto el signo solicitado reproduce en su integridad la palabra POLO y las letras “MAR” y “O”, uniéndolas

en una sola con la letra K. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: MARKO POLO – MARC ÓPOLO – MARKO POLO – MARC ÓPOLO MARKO POLO – MARC ÓPOLO – MARKO POLO – MARC ÓPOLO MARKO POLO – MARC ÓPOLO – MARKO POLO – MARC ÓPOLO MARKO POLO – MARC ÓPOLO – MARKO POLO – MARC ÓPOLO Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de igual forma, tal y como se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Cabe resaltar que la semejanza fonética no se desvirtúa con el hecho de que la palabra MARC se encuentra separada de la letra O, dado que ambas se pronuncian de manera conjunta. Además las letras C y K se pronuncian similarmente. Resulta correcto lo precisado por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando señaló que “[…] que tal semejanza fonética, no se desvirtúa, con la unión de ciertas letras, que contiene la marca registrada, pues cotejados los conjuntos, estos carecen de la posibilidad de ser individualizados […]”. Así la cosas, si bien es cierto que se trata de la misma expresión, escrita de una

forma diferente, también lo es que el signo solicitado resulta confundible fonéticamente, similitud que no se diluye con la presencia de las leras C y K, y mucho menos por la presencia de un apóstrofe. Desde el punto de vista conceptual, la Sala encuentra que la confusión se hace más evidente en tanto se trata del nombre propio MARCO POLO5. En este contexto, la Sala considera que el signo solicitado carece de distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlo de la marca previamente registrada, existiendo riesgo de confusión, lo cual impide la coexistencia pacífica 5 Marco Polo fue un mercader y viajero veneciano, nació el 15 de septiembre de 1254 y murió el 9 de enero de

1324. CAVADAS, José Manuel da Rocha Serenísima Venecia. Obra propia Editorial. 10 de diciembre de

2014. Consultado en https:// Marco_Polo#cite_note-3. de dichos signos en el mercado.

V.7. - Riesgo de confusión y/o asociación Sin perjuicio del análisis anterior, para la Sala resulta necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro del signo generaría confusión en el consumidor, realizando el respectivo análisis de riesgo de confusión y/o asociación. En este sentido y sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial

diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”. En este sentido y aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, la Sala encuentra que el signo solicitado MARCO POLO busca amparar productos de “[…] cuero, e imitaciones de cuero, productos de estas materias, no comprendidos en otras clases pieles de animales, baúles y maletas paraguas sombrillas y bastones fustas y guarnicionería, bolsos, bolsos de cuero para llevar niños, bolsos de herramientas, (sacos de cuero / vacías), bolsas de malla, bolsas de ruedas para ir de compras, bolsas para las compras, bolsitas, bolsos de viaje, etc..[…]” (Negrillas fuera de texto). Ahora bien, respecto de la marca MARC ÓPOLO, previamente registradas, se

tiene que el registro 209649 ampara productos de “[…] cuero no incluidos en otras clases, tales como bolsos, carteras, llaveros, billeteras, monederos, mochilas, bolsos de viaje, maletas de viaje, valijas, cinturones, forros para agendas, forros para diarios, paraguas, repuestos y accesorios para los productos antes mencionados […]” (Negrillas fuera de texto). Por ende y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, es d