CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00277-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto ATM MOTOR XTREME y las marcas KTM previamente registradas en la clase 12 / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca ATM MOTOR XTREME / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[S]e encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “ATM MOTOR XTREME”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a Sala

evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000 […] [L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. […] [E]n el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que las causales de nulidad invocadas dejaron de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta “ATM MOTOR

XTREME”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00277-00

Actor: KTM SPORTMOTORCYCLE A.G Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: LA MARCA “ATM MOTOR XTREME” (MIXTA) OTORGADA EN FAVOR

DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO, CUYA NULIDAD PRETENDE LA ACTORA A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA,

POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS

MARCAS NOMINATIVAS “KTM”, SE ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL

RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL ARTÍCULO 172, DE

LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KTM SPORTMOTORCYCLE A.G, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 28518 de 6 de septiembre de 2007, "Por la cual se concede un registro", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 27 de febrero de 2007, la sociedad CELULAR FIN S.A.4 presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “ATM MOTOR XTREME”, para 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 En adelante CEFINSA S.A. distinguir productos comprendidos en la Clase 125 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 3º: Que mediante Resolución núm. 28518 de 2007, la Jefe de la División de

Signos Distintivos7 de la SIC concedió el registro de la marca “ATM MOTOR XTREME”, en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CEFINSA S.A. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto el registro del signo mixto “ATM MOTOR XTREME”, para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, es improcedente, por cuanto es ortográficamente, gramaticalmente y fonéticamente similar con las marcas nominativas “KTM”, de su propiedad, registradas en la misma Clase. Sostuvo que el signo “ATM MOTOR XTREME” no es apto para distinguir productos en la referida Clase, toda vez que no cumple con la distintividad intrínseca ni extrínseca ni con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normatividad comunitaria, particularmente la fuerza distintiva, dada sus semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas con las marcas registradas “KTM”. Indicó que al efectuarse el cotejo marcario entre signos mixtos y nominativos, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que el elemento que predomina es comúnmente el nominativo, por lo que, en el caso sub examine al efectuarse la comparación entre las expresiones “ATM” y “KTM”, se evidencia que no podrían coexistir en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que representan los mismos productos, lo cual generaría riesgo de

confusión y conexidad competitiva, ante la evidente semejanza existente entre ellas. 5 La marca “ATM MOTOR XTREME” fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] motocicletas fabricadas para todo tipo de cilindraje […]”. 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 7 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó los artículos 136 y 150, ibidem, por indebida aplicación, habida cuenta que desde el punto de vista ortográfico, fonético, gráfico, visual y auditivo, las expresiones antes enunciadas presentan similitudes; y que al efectuar la comparación de manera conjunta, escindiendo los elementos que las conforman, esto es, las palabras “XTREME” y “MOTOR”, presentes en el signo objeto del conflicto, se evidencia que la semejanza es absoluta. Adujo que las palabras “MOTOR” y “XTREME”, que hacen parte del signo “ATM MOTOR XTREME”, se deben dejar por fuera del cotejo marcario, por cuanto están presentes en diferentes marcas ya registradas en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como: “MAX MOTOR”, “MOTOR UNO”, “HAFEI MOTOR”, “KEEWAY MOTOR”, “SANGYONG MOTOR”, “KIA MOTORS”, “BIKE EXTREME”, “EXTREME TREKKER”, “RACING EXTREM”, entre otras. Sostuvo que las expresiones comparadas “ATM” y “KTM” presentan similitud ortográfica, fonética y visual, toda vez que tienen la misma cantidad de consonantes, son monosilábicas y se pronuncian de igual manera, razones

suficientes para no permitirse la existencia del registro del signo “ATM MOTOR

XTREME”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que las marcas en controversia presentan diferencias ortográficas, gráficas y fonéticas, pues consideradas en conjunto y no de forma fraccionada, el consumidor promedio podría distinguirlas con facilidad luego de una mirada superficial, sin incurrir en error en cuanto a los productos que ellas identifican. Indicó que no es de recibo aceptar la irregistrabilidad de un signo por el simple hecho de que contenga la combinación de las consonantes “TM”, las cuales ya están inmersas en marcas anteriormente concedidas. Manifestó que la sociedad CEFINSA S.A. posee un derecho sobre el conjunto marcario “ATM MOTOR XTREME”, con su respectivo diseño, pero no sobre la combinación de las consonantes “TM”, puesto que no es adjudicable ni apropiable de manera exclusiva por una sociedad determinada, lo que hace que las letras sean libremente utilizadas para distinguir los productos que los comerciantes estimen pertinentes. II.2. la sociedad CEFINSA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento fáctico, jurídico y probatorio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró que las expresiones enfrentadas son idénticas, esto es, “ATM” y “KTM”, ya que las palabras “MOTOR” y “XTREME”, no deben hacer parte del cotejo marcario. Sostuvo que las expresiones enfrentadas se componen por tres letras, esto es: “AT-M” y “K-T-M”; asimismo con igual número de silabas, en efecto: “ATM”, se pronuncia “A-TE-EME”, y “KTM”, se enuncia “KA-TE-EME”. IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado ATM MOTOR XTREME (mixto) y la marca KTM (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b). sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 8 Proceso 322-IP-2019. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en

mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos

2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado ATM MOTOR XTREME (mixto) y la marca KTM (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista

léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al

cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro INGELUB (mixto) y el nombre comercial INGELUB LTDA (denominativo).

3. Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común 3.1. En el presente caso KTM SPORTMOTORCYCLE A.G. alegó que las palabras MOTOR y XTREME son genéricas y de uso común, respecto de los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente analizar el tema de las palabras genéricas y de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate […]”. 3.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? En relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 3.6. De otro lado, el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina dispone:

"Artículo 135No podrán registrarse como marcas los signos que: g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país […]”. 3.9. En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.1. En atención a que el signo solicitado ATM MOTOR XTREME”

(mixto) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. […]

5. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 5.1. En el presente caso el demandante alego que no se habría realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el artículo 150 de la Decisión 486. […] 5.7. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto del mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe

dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 28518 de 2007, concedió el registro de la marca mixta “ATM MOTOR XTREME”, a la sociedad CEFINSA S.A, para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] motocicletas fabricadas para todo tipo de cilindraje […]”. Al respecto, la demandante alegó que el signo “ATM MOTOR XTREME” no es apto para distinguir productos en la referida Clase, toda vez que no cumple con la distintividad intrínseca ni extrínseca ni con los requisitos de registrabilidad establecidos en la normatividad comunitaria, particularmente la fuerza distintiva, dada sus semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas con las marcas registradas “KTM”, de su propiedad, registradas en la misma Clase. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 135, literales f) y g)9, 136, literal a) y 150, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinentes […]”; y no los 134 y 135, literal b, “[…] al no ser objeto de controversia el concepto de marca ni las causales de irregistrabilidad absoluta del signo solicitado a registro […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; [...] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen 9 Dichos literales fueron interpretados de oficio por el Tribunal. presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada10, se advierte que la marca mixta “ATM MOTOR XTREME”, identificada con el certificado de registro núm. 341740, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad CEFINSA S.A., mediante el acto administrativo acusado, cuya nulidad pretende la

actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus marcas nominativas “KTM”, previamente registradas-, se encuentra caducada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 6 de septiembre de 2017, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, 10 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 10 de junio de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020.

según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de

pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”. Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “ATM MOTOR XTREME”, por cuanto la

misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 10 de junio de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “ATM MOTOR XTREME” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 341740, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad CELULAR FIN S.A. - CEFINSA S.A.-, con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su