CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00284-00-2015

PATENTE DE INVENCION – Procedimiento / ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION - Declarada por no solicitar ni pagar oportunamente el examen de patentabilidad / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA LEY SUSTANCIAL - Alcance So pretexto de aplicar el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental no pueden desconocerse términos perentorios fijados por la ley, pues la finalidad de este principio es la de prevenir el exceso ritual manifiesto sin que ello implique, en modo alguno, inobservar los términos procesales. En palabras de la Corte Constitucional “…la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos…”. En suma, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante, al advertir que las Resoluciones 14756 de 2007 (25 de mayo) y 5300 de 2008 (22 de febrero) se expidieron correctamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues declararon el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”, ya que la actora no solicitó ni pagó oportunamente el examen de patentabilidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 14 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 26 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 27 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 38 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 39 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 40 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 42 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 43 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 44 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 45 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 46/ DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 48

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia de la Corte Constitucional T-323 de 1999,

MP José Gregorio Hernández Galindo

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00284-00

Actor: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER

ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V. contra las Resoluciones 14756 de 2007 (25 de mayo) y 5300 de 2008 (22 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V., domiciliada en Hansastrasse, Munchen, Alemania, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los

siguientes términos: 1.1. Pretensiones La actora pide lo siguiente:  Que se declare nula la Resolución 14756 de 2007 (28 de mayo), a través de la cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”.  Que se declare nula la Resolución 5300 de 2008 (22 de febrero), a través de la cual el Superintedente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 14756 de 2007 (28 de mayo).

 Que se declare nulo todo lo actuado en el proceso administrativo 05.052.766, adelantado en la Superintendencia de Industria y Comercio, a partir de la orden de publicación de la patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”.  Que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar nuevamente la solicitud de patente de invención y continuar con el trámite de rigor.

Subsidiariamente solicita:  Que se declare nula la Resolución 14756 de 2007 (28 de mayo), a través de la cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”.  Que se declare nula la Resolución 5300 de 2008 (22 de febrero), a través de la cual el Superintedente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 14756 de 2007 (28 de mayo).  Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio realizar el estudio de fondo de la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”. 1.2. Los Hechos El 31 de mayo de 2005 FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG

DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V. solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, patentar la invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”. La referida solicitud se publicó el 31 de octubre de 2006 en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 569. El 17 de mayo de 2007 se solicitó el examen de patentabilidad, así como una nueva publicación del extracto de la solicitud publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, pues la que se había hecho no se había realizado conforme al resumen presentado con la solicitud de patente. Mediante Resolución 14756 de 2007 (25 de mayo) la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución 5300 de 2008 (22 de febrero), confirmando lo decidido en la 14756 de 2007 (25 de mayo). 1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 6, 121 y 228 de la Constitución Política; 39 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 2, 3, 128, 135 y 137 del Código Contencioso Administrativo;

y 4 del Código de Procedimiento Civil; así como la Regla 51bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. 1.3.1. Artículos 6 y 121 de la Constitución Política; y 39 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; así como la Regla 51bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes Señala que el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que: “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.”. Bajo el anterior contexto, afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió declarar abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”, pues, a su juicio, el término de seis (6) meses para solicitar el examen de patentabilidad a que hace referencia el artículo 44 de la Decisión 486 nunca comenzó a correr, ya que el resumen que publicó la entidad en la Gaceta de la Propiedad Industrial no guardó correspondencia con aquel que originalmente radicó. En este sentido, considera que la División de Nuevas Creaciones de la

Superintendencia de Industria y Comercio incumplió lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y en la Regla 51bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes1, pues modificó de oficio el resumen que presentó para identificar la patente de invención, pese a que dicha normativa la obliga notificar al solicitante, cuando quiera que la solicitud de patente no contiene todos los requisitos que exige la ley para tramitarla. 1.3.2. Artículos 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, 228 de la Constitución Política, 4 del Código de Procedimiento Civil y 2 y 3 del Código Contencioso Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió declarar abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”, pues pagó la tasa que dicha entidad exige para realizar el examen de patentabilidad, demostrando su interés en que el proceso continuara. En este sentido, indica que no puede aplicarse tajantemente el término perentorio de seis (6) meses para solicitar el examen de patentabilidad, contemplado en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues debe darse prevalencia al derecho sustancial, en virtud del cual las actuaciones administrativas deben producir efectos jurídicos. 1 Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. “51bis.3 Oportunidad de satisfacer las exigencias nacionales a) Si cualquiera de las exigencias mencionadas en la Regla

51bis.1.a)i) a iv) y c) a e), o cualquier otra exigencia de la legislación nacional aplicable por la Oficina designada que esta última pueda aplicar de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27.1) o 2), no se hubiese satisfecho ya en el mismo plazo aplicable al cumplimiento de los requisitos conforme al Artículo 22, la Oficina designada requerirá al solicitante para que cumpla la exigencia dentro de un plazo que no será inferior a dos meses desde la fecha del requerimiento. Cada Oficina designada podrá exigir que el solicitante pague una tasa para el cumplimiento de las exigencias nacionales en respuesta al requerimiento.” Sobre el particular, señala que los artículos 228 de la Constitución Política, 4 del Código de Procedimiento Civil y 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo establecen la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental al poner de presente, respectivamente, que: “la Administración de Justicia es función pública… Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancia”, “al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”, “los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley” y “en virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad”.

2. CONTESTACIONES

La Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 39 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, el Tribunal interpretó de oficio el artículo 40 de la misma Decisión. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 80-IP-2012 se citan a continuación. “Primero: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

Segundo: La forma de la publicación, los medios y el contenido, deben sujetarse a lo regulado por la normativa nacional sobre la materia. Esto quiere decir que el legislador comunitario, mediante el mencionado artículo 40 de la Decisión 486, quiso que la normativa interna estableciera los parámetros para efectuar la publicación de la solicitud de patente.

Las normas nacionales sobre la materia deben expedirse sobre la base de la finalidad que tiene la publicación de la solicitud de patente. Para que sea operativo el principio de contradicción por los terceros interesados, la publicación de la solicitud de patente debe cumplir con

todos los requisitos y elementos para que dichos terceros se enteren de manera fidedigna del contenido de la solicitud y, de esta manera, pueden presentar oposiciones si consideran que sus derechos podrían ser vulnerados. Si la publicación no da cuenta de los puntos esenciales del objeto a patentarse, no cumpliría con la finalidad de información clara y concisa. Por tal razón, la normativa interna aplicable debe interpretarse de la manera más concordante con la finalidad de información y contradicción que soporta la figura de la publicación. Si no existiere normativa interna vigente sobre la materia, las prácticas de la oficina nacional competente también deben dar cuenta de dicha finalidad. El Tribunal encuentra propicio el espacio para aclarar que no es necesario que en la publicación se transcriba el resumen de la solicitud de patente, primero porque eso no lo prescribe la normativa comunitaria y, segundo, porque si se considera que otro tipo de información realiza de mejor manera la finalidad de la publicación, se estaría precautelando con esto el derecho de contradicción de los terceros afectados. La corte consultante deberá establecer si la publicación de la solicitud de patente se realizó de conformidad con la normativa interna sobre la materia, siempre interpretando las disposiciones aplicables en concordancia con la finalidad de la publicación en el trámite de patentabilidad.

Tercero: Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:  Publicación de la solicitud de patente.  Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

 Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.”

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que los actos acusados habían sido expedidos de conformidad con la normatividad vigente que regulaba la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Al efecto, señaló que declaró abandonada la solicitud de patente, habida cuenta que la actora no cumplió con lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues dentro del término de seis (6) meses, contados a partir de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no solicitó el examen de patentabilidad de la invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”. Asimismo, precisó que no modificó el resumen de la patente de la actora, pues el escrito que publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial era idéntico al presentado con la solicitud de patente en la “reivindicación 1” del libelo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones 14756 de 2007 (25 de mayo) y 5300 de 2008 (22 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de

Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”, son nulas o no, debido a que: i) en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se publicó el resumen de la patente de invención, tal y como la actora lo escribió en la solicitud que radicó en dicha entidad y ii) porque no se dio aplicación al principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental, pues para la fecha en que se expidieron dichos actos la actora había solicitado y pagado el examen de patentabilidad, manifestando expresamente su voluntad de continuar con el trámite para patentar su invención. Bajo el anterior contexto, a continuación la Sala examinará los cargos expuestos por la actora, no sin antes hacer un breve recuento acerca de la normatividad comunitaria que regula el procedimiento para solicitar una patente de invención.

1. Normatividad Comunitaria que regula el procedimiento para registrar una patente de invención De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se pueden otorgar patentes para invenciones “sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

En este orden de ideas, quien desea patentar una invención debe elevar una solicitud, ante la oficina nacional competente, la cual debe contener: a) el petitorio, b) la descripción, c) una o más reivindicaciones, d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, e) el resumen, f) los poderes que

fuesen necesarios, g) el comprobante de pago de la tasa establecida y, de ser el caso, h) copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; j) el certificado de depósito del material biológico y k) la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (Artículo 26 Decisión 486). El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor; f) el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, de ser el caso, h) la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada

en la solicitud presentada en el País Miembro (Artículo 27 Decisión 486). La oficina competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (Artículo 38 Decisión 486). Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 referidos, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa los requisitos indicados la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación (Artículo 39 Decisión 486). Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando sea el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud. No obstante lo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento, siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación (Artículo 40 Decisión 486). Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada

que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición (Artículo 42 Decisión 486). Si se presentó oposición la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación (Artículo 43 Decisión 486). Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. La solicitud caerá en abandono si transcurre dicho plazo sin que el solicitante pida que se realice el examen (Artículo 44 Decisión 486). Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estime que sea necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante

dos o más veces. Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente (Artículo 45 Decisión 486). De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. Si el solicitante no presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado la oficina nacional competente denegará la patente (Artículo 46 Decisión 486). Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la patente se denegará (Artículo 48 Decisión 486).

2. FONDO DEL ASUNTO La actora solicita declarar la nulidad de las Resoluciones 14756 de 2007 (25 de

mayo) y 5300 de 2008 (22 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”, alegando i) que en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se publicó el resumen de la patente de invención, tal y como estaba escrito en la solicitud que radicó en la entidad y ii) porque no se dio aplicación al principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental, pues para la fecha en que se expidieron dichos actos la actora había solicitado y pagado el examen de patentabilidad, manifestando expresamente su voluntad de continuar con el trámite para patentar su invención. Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que las resoluciones acusadas declararon adecuadamente el abandono de la solicitud de patente de invención, pues se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que señala “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.”. En este orden de ideas, es menester recordar que el 31 de octubre de 2006 se

publicó la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio” en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 569 y sólo hasta el 17 de mayo de 2007 la actora solicitó y pagó el examen de patentabilidad de su invención. Lo anterior permite constatar que las resoluciones acusadas se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues declararon correctamente el abandono de la solicitud de patente de invención, ya que la actora no pidió la realización del examen de patentabilidad antes del 30 de abril de 2007, es decir, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 569. En efecto, el artículo referido dispone que “dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud… el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable… Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.”. Si bien la actora pone de presente que el término de seis (6) meses a que hace referencia el artículo 44 de la Decisión 486 nunca comenzó a correr, debido a que en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.569 no se publicó el resumen de la patente de invención tal y como lo escribió en la solicitud que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cierto es que ello no vició la actuación, pues la normatividad andina no exige publicar el resumen de una

patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial y el texto que finalmente se publicó correspondió a la primera reivindicación que contiene la solicitud que la actora radicó originalmente en dicha entidad. A propósito de este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial: “…no es necesario que en la publicación se transcriba el resumen de la solicitud de patente, primero porque eso no lo prescribe la normativa comunitaria y, segundo, porque si se considera que otro tipo de información realiza de mejor manera la finalidad de la publicación, se estaría precautelando con esto el derecho de contradicción de los terceros afectados.”. En este sentido, la reivindicación que se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 569 contiene información más clara y precisa acerca de la solicitud de patente que el resumen que se adjuntó con la documentación original, pues mientras que “ l as reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”2, el resumen “…consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente”3. 2 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo 30 3 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo 31 Aunado a lo anterior la actora no puede