CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00286-00-2017

COTEJO MARCARIO - Entre el signo BELLINI y la marca nominativa PORTOBELLINI / REGISTRO MARCARIONo procede frente al signo BELLINI por existir riesgo de confusión con la marca PORTOBELLINI [E]n efecto sí se presenta el riesgo de confusión advertido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que se origina en las similitudes fonéticas y ortográficas ya mencionadas. La coincidencia de que ambas marcas pertenezcan a la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta del todo relevante en este caso, pues un consumidor medio puede incurrir en el error de pensar que los productos BELLINI y PORTOBELLINI pertenecen a una misma familia marcaria o que tienen un mismo origen empresarial, todo lo cual hace imposible su coexistencia pacífica en el mercado. Además, los productos identificados con las marcas confrontadas son comercializados a través de los mismos canales y medios de comercialización, pertenecen a un mismo género (alimentos), cumplen la misma finalidad y bien pueden ser intercambiados o sustituidos entre sí. En este contexto, la Sala considera que en el asunto bajo examen sí existen elementos objetivos que permiten colegir que la decisión administrativa que aquí se cuestiona se ajusta por completo a la normatividad comunitaria ya mencionada y trascrita en páginas precedentes, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuando el signo que se pretende registrar se asemeja, a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar los mismos productos, se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en dicho precepto, ante el riesgo potencial

de que resulte indebidamente afectado el derecho de un tercero.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los signos que pretenden registrarse se asemejan a una marca anteriormente solicitada, ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 20 de febrero de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2008-00295-00,

C.P. Rafael Enrique Ostau De Lafont Piantea FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E1)

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00286-00

Actor: SEBASTIANO CARBONE BELLINI

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA BELLINI CON LA MARCA PORTOBELLINI La Sala procede a decidir, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del

Código Contencioso Administrativo, interpuso el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI contra las resoluciones números 39843 de 29 de noviembre de 2007, 1887 de 29 de enero de 2008 y 6994 de 29 de febrero de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca BELLINI (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra esa decisión, en el sentido de confirmarla.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda La parte actora, a través de apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones 1) Declarar la nulidad de la Resolución número 39843 de 29 de noviembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca BELLINI (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación internacional de Niza. 2) Declarar la nulidad de la Resolución número 1887 de 29 de enero de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por SEBASTIANO CARBONE BELLINI contra la Resolución número

39843 de 2007, en el sentido de confirmar esta decisión. 3) Declarar la nulidad de la Resolución número 6994 de 29 de febrero de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso subsidiario de apelación, interpuesto contra la Resolución número 39843 de 2007, que confirmó dicha decisión. 4) Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, conceder el registro de la marca BELLINI (mixta) en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 5) Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 6) Dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos establecidos en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 1.2. Fundamentos de hecho El señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI, el 29 de diciembre de 2006, solicitó el registro como marca del signo BELLINI (mixto) para distinguir los siguientes productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos agrícolas, hortícola, forestales y granos no comprendidos en otras clases; legumbres frescas, semillas, sustancias alimenticias para animales, productos alimenticios para animales, alimentos para animales de compañía, harina de arroz (piensos), arroz sin elaborar, avellanas, avena, bagazo en estado bruto, cacahuates, harina de cacahuates para animales, granos frescos de cacao sin

elaborar, cal para pienso, calabazas, cebada, centeno, cepas, residuos de tratamiento de los granos de cereal para la alimentación de ganado, cereales en granos no elaborados, conos de lúpulo, corcho en bruto, piensos fortificantes, frutas frescas, granos (cereales), granos (simientes), granos frescos de cacao sin elaborar, granos para la alimentación animal, harina de arroz, harina de lino, harina de pescado para alimentación animal, harina para animales, heno, hortalizas frescas, legumbres frescas, lentejas frescas, levadura para el ganado, aditivos para piensos que no sean para uso médico, semillas botánicas, sémola para aves de corral, huevos de sepia, sésamo, trigo, salvado de trigo, trigo candeal […]”. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 557 del 29 de junio de 2007 y no fueron formuladas oposiciones por parte de terceros. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución número 39843 de 29 de noviembre de 2007, negó el registro de la marca solicitada por su confundibilidad con la marca nominativa PORTOBELLINI, registrada previamente a nombre de la sociedad SETAS COLOMBIANAS S.A., para distinguir “[…] productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales,

malta […]”, productos comprendidos en la Clase 31 Internacional. Inconforme con esa decisión, el señor SEBASTIANO CARBONE BELLINI interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución número 1887 de 29 de enero de 2008, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder el recurso de apelación. A través de la Resolución número 6994 de 29 de febrero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión impugnada. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que la marca cuyo registro se solicita es un signo intrínseca y extrínsecamente distintivo, puesto que cada uno de sus elementos, al igual que el conjunto, no son confundiblemente semejantes a otra marca ya registrada. Precisa que la marca BELLINI (mixta) cuenta con dos aspectos fundamentales para ser registrada, a saber, la capacidad de individualización y la de no confundibilidad, lo que implica que, el signo por sí mismo tiene la suficiente capacidad para individualizar los productos para los cuales se solicita y no genera confusión alguna con la expresión PORTOBELLINI previamente registrada. Explica que los signos confrontados no son fonéticamente confundibles, debido a

que la marca fundamento de la negación es una expresión compuesta por el prefijo PORTO y el sufijo BELLINI, que al ser pronunciados como unidad fonética tienen una distintividad suficiente respecto de la expresión BELLINI, en especial, si se tiene en cuenta que dicho prefijo no puede ser ignorado ni suprimido al momento de realizar el cotejo, pues, entender lo contrario, significaría desconocer el principio de unidad marcaria. Aduce que ambas marcas evocan ideas totalmente distintas: mientras la solicitada alude a un apellido de origen italiano (BELLINI), la registrada evoca el nombre de un tipo o variedad de hongos o champiñones. Considera que las características visuales de la marca solicitada fueron ignoradas por la Superintendencia, cuando era claro que a partir de ellas se hubiera descartado cualquier semejanza y confundibilidad entre las marcas en conflicto. Advierte que las consideraciones expuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio para negar el registro marcario solicitado son contradictorias, incongruentes y carentes de solidez. Finalmente, afirma que la Superintendencia no encontró criterio alguno que permitiera determinar de manera clara, expresa, excepcional e inequívoca la confusión entre los signos cuestionados, lo que hubiese demostrado la violación del artículo 136 literal a).

2. Contestación de la demanda 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados.

Manifestó que las resoluciones demandadas fueron expedidas en forma legal y válida, de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia de Industria y Comercio por las normas nacionales y la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que en el análisis entre la marca mixta solicitada y la nominativa registrada se extrajo el elemento predominante de la primera y se procedió a realizar el cotejo, del que se concluyó la existencia de una similitud a nivel ortográfico, fonético e ideológico. Destacó que al comparar el signo BELLINI (mixto) con la marca previamente registrada PORTOBELLINI (nominativa), se tiene que la expresión BELLINI reproduce parte del signo ya registrado, sin que el elemento gráfico le otorgue suficiente distintividad para poder diferenciarlo de manera evidente en el mercado, por lo que se puede generar riesgo de confusión en el consumidor. Indicó que existe una estrecha relación entre los productos amparados por ambos signos, especialmente porque se encuentran dentro de la misma clase del nomenclador internacional, esto es, la 31. 2.2. La sociedad Setas Colombianas S.A., vinculada como tercera con interés directo en las resultas del proceso, pese a que fue notificada legalmente de la demanda, no emitió pronunciamiento alguno.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público Dentro del término previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, fueron allegados al proceso los siguientes alegatos: La parte actora reiteró los fundamentos de la demanda y señaló que, mediante Resolución número 27565 del 29 de mayo de 2009, fue cancelada por no uso la marca PORTOBELLINI, en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio sustentó la decisión de negar el registro de la marca BELLINI. Asimismo, informó

acerca de la cesión de los derechos litigiosos que hizo el demandante en favor de la sociedad Productos Alimenticios Bellini S.A.S. y sobre el hecho de que esta sociedad es titular de la marca nominativa BELLINI en la Clase 31, cuyos derechos se hacen extensivos a la marca BELLINI (mixta)1. La parte demandada reiteró las razones de defensa esgrimidas en la contestación de la demanda. 1 Por auto del 28 de septiembre de 2015 se negó la solicitud de sucesión procesal, en consideración a que quien intervino para hacerse parte en el proceso fue el cedente y no el cesionario de los derechos litigiosos, conforme lo ordena el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil (Folios 250 y 251 del expediente). Esta decisión quedó en firme, al no ser interpuesta contra ella ningún recurso. El tercero con interés directo en el proceso no intervino en esta etapa. El Ministerio Público guardó silencio.

4. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 163-IP-2011 de fecha 11 de abril de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo BELLINI (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso

dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es

suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. […]”

II. CONSIDERACIONES

1. Los actos acusados Mediante las resoluciones demandadas, números 39843 de 29 de noviembre de 2007, 1887 de 29 de enero de 2008 y 6994 de 29 de febrero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca BELLINI

(mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación internacional de Niza, y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra esa decisión, en el sentido de confirmarla. Esta decisión fue adoptada en consideración a la confundibilidad del signo solicitado con la marca nominativa PORTOBELLINI, registrada previamente a nombre de la sociedad

SETAS COLOMBIANAS S.A., para distinguir productos de la misma clase.

2. La normativa aplicable y el objeto de la controversia El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 4862 de la Comisión de la

Comunidad Andina: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […].” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 2 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […].” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o

si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […]” En este orden, corresponde a la Sala determinar si con la expedición de los actos administrativos acusados se vulneró la citada normativa andina.

3. Análisis de fondo 3.1. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se pretende evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el

productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 3.2. En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 163IP-2011, dictada en este proceso: “[…] A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (FernándezNovoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed.

Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. […]” La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: “[…] La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. […]” Igualmente, es pertinente señalar las siguientes reglas de comparación entre los signos denominativos y los signos mixtos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto: “[…] Comparación entre signos mixtos y denominativos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento

gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos, de acuerdo a las reglas de comparación ya indicadas. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la

comparación entre signos denominativos. A saber: Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. […]” 3.3. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: La marca negada a través de los actos acusados3 3 Solicitada para distinguir: “productos agrícolas, hortícola, forestales y granos no comprendidos en otras clases; legumbres frescas, semillas, sustancias alimenticias para animales, productos

alimenticios para animales, alimentos para animales de compañía, harina de arroz (piensos), arroz sin elaborar, avellanas, avena, bagazo en estado bruto, cacahuates, harina de cacahuates para animales, granos frescos de cacao sin elaborar, cal para pienso, calabazas, cebada, centeno, cepas, residuos de tratamiento de los granos de cereal para la alimentación de ganado, cereales en granos no elaborados, conos de lúpulo, corcho en bruto, piensos fortificantes, frutas frescas, granos (cereales), granos (simientes), granos frescos de cacao sin elaborar, granos para la alimentación animal, harina de arroz, harina de lino, harina de pescado para alimentación animal, harina para animales, heno, hortalizas frescas, legumbres frescas, lentejas frescas, levadura para el ganado, aditivos para piensos que no sean para uso médico, semillas botánicas, sémola para aves de corral, huevos de sepia, sésamo, trigo, salvado de trigo, trigo candeal”, productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. (Mixta) La marca previamente registrada4

PORTOBELLINI

(Nominativa) De conformidad con los parámetros consignados en la interpretación prejudicial remitida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala encuentra que el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas es, sin lugar a dudas, el denominativo, por tratarse de la dimensión más característica y la que mayor impresión, impacto y recordación genera en los consu