CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00292-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto PRESTIGE ITALIAN DESIGN y las marcas nominativas PRESTIGE y PRESTIGIO / SIGNO DISTINTIVO – Palabras en idioma extranjero / TÉRMINO DESCRIPTIVO – Lo son ITALIAN DESIGN / TÉRMINO DESCRIPTIVO – Exclusión del cotejo marcario / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo son PRESTIGE y PRESTIGIO de las Clases 20, 24 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con las marcas nominativas PRESTIGE y PRESTIGIO previamente registradas en las clases 24 y 26 Respecto de los signos compuestos por palabras en idioma extranjero, la Interpretación Prejudicial señala que debe examinarse si los términos que las componen son parte del conocimiento común y en consecuencia se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar por lo que no son registrables o, si en su defecto, el consumidor promedio no conoce su significado y por ende deben der considerados signos de fantasía, caso en el cual es procedente su registro como marcas. La Sala, al examinar el signo solicitado desde una perspectiva de visión de conjunto, encuentra que los términos de mayor tamaño son ITALIAN DESIGN y son estos precisamente, los que resultan descriptivos porque aunque son términos del idioma inglés su uso es de

conocimiento generalizado por el público consumidor que entiende su significado como “DISEÑO ITALIANO”, lo que es claramente descriptivo de las características del producto que pretende amparar el signo solicitado PRESTIGE ITALIAN DESIGN. Así las cosas, la exclusión del cotejo del término ITALIAN DESIGN deja como elemento único a cotejar por parte del signo sub examine el término PRESTIGE, que en este caso es idéntico a las marcas registradas PRESTIGE cuyo titular es la parte demandante, y que identifican productos en las Clases 24 y 26, lo que hace innecesario realizar el cotejo entre los signos distintivos analizados por razón de su identidad y habrá de concluirse que entre los signos distintivos analizados se configura un riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor, cumpliéndose así el primer supuesto del artículo 136, literal a). Ahora bien, resulta en todo caso necesario determinar si a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados el término PRESTIGE, que consiste en el único elemento distintivo de las marcas registradas del tercero con interés, resultaban apropiables en exclusiva por un solo empresario o si eran términos débiles en relación con productos de las Clases 20, 24 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza, que son las Clases relevantes para el análisis que nos ocupa, razón por la cual, la Sala, para tener mayores elementos de juicio acudió a la base de datos de la parte demandada, la Oficina Virtual de Propiedad Industrial, y examinó si los términos PRESTIGE y PRESTIGIO eran de uso común en relación con productos

de las mencionadas Clases a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados. Al respecto, la Sala encontró que no lo son por cuanto las únicas marcas que para la fecha de los actos acusados consistían en, o incluían tales términos son las del tercero con interés. […] La Sala al aplicar los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial encuentra los productos que identifican el signo y las marcas cotejadas son del mismo género y naturaleza por cuanto los muebles, espejos, marcos y otros productos de madera son de uso complementario y conjunto con los tejidos y artículos textiles de la Clase 24 Clasificación Internacional de Niza así como con las puntillas y bordados, cintas, lazos, botones, alfileres y agujas, entre otros de la Clase 26 de la misma Clasificación. Asimismo, los primeros están en relación todo-parte y materia primera-producto terminado con los prodcutos de Clases 24 y 26 de la mencionada Clasificación. Asimismo, sus canales de aprovisionamiento, distribución y comercialización puede coincidir habida cuenta que se exhiben en almacenes de cadenas y especializados en decoración, motivo por el cual encuentra que le asiste razón a la parte demandada quien en los actos acusados señaló que existía conexión competitiva por lo que el consumidor no podría diferenciar el origen empresarial de los productos ofrecidos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00292-00

Actor: ASIA PRODUCTS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Comparación entre signos mixtos y nominativos. Criterios para analizar la conexidad competitiva. La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Asia Products S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14207 de 18 de mayo de 2007, 6072 de 28 de febrero de 2008 y 8921 de 27 de marzo de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Asia Products S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14207 de 18 de mayo de 2007, “Por la cual se niega un registro de marca”, y 6072 de 28 de febrero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos

Distintivos; y la Resolución núm. 8921 de 27 de marzo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN para identificar productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada registrar el signo mixto PRESTIGE ITALIAN DESIGN para identificar productos comprendidos en la Clase 20 de la

Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3: “[…] PRIMERO: Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 14207 del 18 de mayo de 2007, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó a la compañía ASIA PRODUCTS S.A. y por la cual actuó

(sic), el registro de la marca PRESTIGE ITALIAN DESIGN (MIXTA) para distinguir “muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, 1 Cfr. Folio 2 2 “Código Contencioso Administrativo” “[…] Artículo 85. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le

restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 Cfr. Folios 26 y 27 ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas” productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional que se aplica a las marcas de productos y servicios (octava edición), en cuanto se conceda el registro de la marca

PRESTIGE ITALIAN DESIGN (MIXTA).

SEGUNDO: Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 6072 del 28 de febrero de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición impetrado contra la resolución No. 14207 de 18 de mayo de 2007, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto.

TERCERO: Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 8921 del 27 de marzo de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la resolución No. 14207 del 18 de mayo de 2007 y declarando agotada la vía gubernativa.

CUARTO: Como consecuencia de estas nulidades y a título de

restablecimiento del derecho, solicito al Honorable Consejo de Estado que en sentencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca PRESTIGE ITALIAN DESIGN (MIXTA) para distinguir “muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas” productos comprendidos en la clase 20, a favor de la compañía ASIA PRODUCTS S.A. […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos4 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Asia Products S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto "PRESTIGE ITALIAN DESIGN", dentro del expediente 06-099461 para identificar "[…] muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas […]", productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 570 de 30 de noviembre de 2006. 4 Cfr. Folios 27 a 29 4.2.La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 14207 de 18 de mayo de 2007,

negó de oficio el registro del signo mixto PRESTIGE ITALIAN DESIGN en Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza con fundamento en las similitudes confundibles con las marcas nominativas PRESTIGE y PRESTIGIO registradas para identificar productos en las Clases 24 y 26 de la mencionada Clasificación cuyo titular es Manufacturas Eliot S.A. 4.3.Asia Products S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en contra de lo decidido en la Resolución núm. 14207 de 18 de mayo de 2007. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 6072 de 28 de febrero de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14207 de 18 de mayo de 2007 y conceder el recurso de apelación. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 8921 de 27 de marzo de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14207 de 18 de mayo de 2007. Normas violadas

5. Asia Products S.A. adujo en su libelo introductorio5 la vulneración de los artículos 1346 y 135, literal b)7, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina8, en adelante Decisión 486. Señaló igualmente que se vulneró

el artículo 136, literal a)9, de la misma Decisión. Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación10 así: 6.1. Afirmó que la parte demandada “[…] fraccionó la marca solicitada en dos expresiones PRESTIGE e ITALIAN DESIGN para hacer ver una posibilidad de confusión inexistente entre los signos PRESTIGE ITALIAN DESIGN, PRESTIGE y PRESTIGIO, considerando en forma caprichosa que las expresiones ITALIAN DESIGN que acompañan a la marca solicitada no le imprimían la distintividad suficiente y requerida para acceder a su registro, lo cual es errado y está fuera de todo contexto de comparación marcaria, además de que no tuvo en cuenta y dejó de lado en su comparación la parte gráfica que acompaña al signo solicitado, 5 Cfr. Folios 25 a 40 6 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f)la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]” 7 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. 8 “Régimen Común sobre propiedad Industrial” 9 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 10 Cfr. Folios 29 a 38 hecho que corrobora mi afirmación sobre el fraccionamiento realizado por la entidad demandada y que aleja aún más la posible confusión que pudiera existir entre los signos enfrentados, elemento gráfico al cual debió reconocérsele importancia, teniendo en cuenta su tamaño y colocación […]” 11. 6.2. Manifestó que “[…] si se comparan los signos PRESTIGE ITALIAN DESIGN (MIXTO), y PRESTIGE (NOMINATIVO) y PRESTIGIO (NOMINATIVO) en una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, es evidente que el signo PRESTIGE ITALIAN DESIGN (MIXTO) no genera confusión alguna por similitud fonética y gráfica con los signos PRESTIGE (NOMINATIVO) y PRESTIGIO (NOMINATIVO), desvirtuándose en consecuencia la supuesta

semejanza entre ellos […]”12. 6.3. Agregó que “[…] el examen de registrabilidad del signo debe realizarse en conjunto, considerando todos y cada uno de los elementos que los integran, sin descalificar anticipadamente la distintividad de palabras y figuras, toda vez que lo que se pretende registrar es el conjunto conformado por la expresión única PRESTIGE ITALIAN DESIGN (MIXTA) que sin duda alguna tiene el poder distintivo requerido para ser registrado como marca y no las expresiones “ PRESTIGE" o “ITALIAN DESIGN” consideradas aisladamente […]”13. 6.4. Sostuvo que “[…] entre las marcas en conflicto no existe similitud o riesgo de confusión, dadas sus evidentes diferencias visuales (ortográfica y gráfica) y fonéticas o auditivas y conceptuales, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado. Como se desprende del análisis realizado no es cierto como lo afirma la demandada que las marcas PRESTIGE, PRESTIGIO y PRESTIGE ITALIAN 11 Cfr. Folios 30 y 31 12 Cfr. Folio 33 13 Cfr. Folio 34 DESIGN sean confundibles, conclusión errada pues el examen de confundibilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio fue indebido […]”14. 6.5. Indicó que “[…] los productos que identifican las marcas registradas PRESTIGE y PRESTIGIO se encuentran clasificados en las clases 22, 23, 24 y 26, mientras que los productos que identifica la marca PRESTIGE ITALIAN DESIGN (MIXTA) se encuentran clasificados en la clase 20, que por su finalidad y naturaleza son totalmente disímiles y por tanto no guardan relación alguna, pues

los unos no son complementarios de los otros y no comparten los mismos canales de comercialización como la entidad demandada lo quiere hacer ver en los actos acusados, y el hecho de que se comercialicen unos y otros en un mismo establecimiento no quiere decir por ello que sean confundibles, toda vez que en en el mundo moderno existen grandes superficies o almacenes de cadena donde se venden una infinidad de productos diferentes. Por lo anterior tampoco se configura el segundo presupuesto de hecho requerido por el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y en consecuencia la norma no es aplicable […]”15. 6.6. Señaló que “[…] la marca PRESTIGE ITALIAN DESIGN (MIXTA) tiene la capacidad de distinguir productos de la clase 20 en el mercado, pues no existe solicitud o registro de marca alguna que le reste dicha aptitud y negar su registro por considerarla confundible con las marcas PRESTIGE y PRESTIGIO y por tanto carecer de la distintividad suficiente y requerida para acceder a su registro es una violación a la norma citada por falta de aplicación […]”16. Contestación de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial17, contestó la demanda18, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por 14 Cfr. Folios 36 15 Cfr. Folio 37 16 Cfr. Folio 38 la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos de manera razonada y motivada y con sujeción a la normativa vigente,

la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso. 7.2. Sostuvo que “[…] No es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta el elemento gráfico del signo solicitado, pues, como puede verse en la Resolución 14207 del 18 de mayo del 2007, se reprodujo en el acto administrativo la totalidad del signo solicitado y frente a las marcas nominativas Prestigio y Prestige juzgó que el signo solicitado, en conjunto, las reproducía en su totalidad, lo que hoy también resulta evidente, y que tal hecho hacía que en la mente del consumidor se generara la idea de una asociación entre los productos y un solo fabricante sin que las expresiones Italian Design lograran diluir esa percepción, mucho más cuando normalmente quienes fabrican productos de la clase 20 (muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas) también fabrican y comercializan productos comprendidos en las clases 24 (tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa) y 26 (puntillas y bordados, cintas y lazos, botones corchetes y ojetes, alfileres y agujas y flores artificiales) […]”19. 7.3. Manifestó que con base en lo anterior “[…] se concluyó que la conexión competitiva unida a la semejanza denominativa de los signos implica riesgo de

confusión o de asociación lo que hacía irregistrable al signo Prestige Italian Design por incursión en la causal de irregistrabilidad del literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”20. 17 Cfr. Folios 99 a 103 18 Cfr. Folios 104 a 111 19 Cfr. Folios 109 y 110 20 Cfr. Folio 110 7.4. Afirmó que “[…] Siendo esa la actuación de la demandada, no puede afirmarse que haya violado los artículos 134, 135 y 136, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues, precisamente por su aplicación se tomaron las decisiones que motivaron la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de denegar el registro solicitado por quien ahora demanda la nulidad, y la confirmación de la misma al resolver los recursos interpuestos en su contra, fue tomada observando la ley aplicable en defensa de las normas de propiedad industrial que obligan a proteger el derecho preexistente de terceros […]”21.

8. Manufacturas Eliot S.A., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso, por intermedio de su apoderado especial22, manifestó23 que “[…] Nos damos por enterados de dicha demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y estaremos pendientes de la marcha o evolución de este proceso […]” y se abstuvo de contestar demanda.

Interpretación Prejudicial 21 Cfr. Folio 110 22 Cfr. Folio 97 23 Cfr. Folio 98

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 13 de agosto de 201424,

ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 390-IP-2015 de 20 de octubre de 201625, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse exclusivamente el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 y señaló que “[…] no procede la interpretación de los Artículos 134 y 135 Literal b) de la Decisión 486, pues no se debaten los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca ni se trata de un caso de prohibición absoluta de registro […]”26, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de mayo de 201827, reanudó el proceso corriendo traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Dentro del plazo en mención, la parte demandada reiteró los argumentos de defensa expuestos en su escrito de contestación de demanda. La parte demandante, el tercero con interés y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. 24 Cfr. Folio 117 25 Cfr. Folios 130 a 146 26 Cfr. Folio 138

27 Cfr. Folio 148

13. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201228, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados29, y atendiendo a que la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con tarjeta profesional de abogada núm. 149.307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la parte demandada30 y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 731 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30832 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201133, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 134 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200335, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 28 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 29 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 30 Cfr. Folios 158 a 161 31 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de

lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 32 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 33 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 34 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 35 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 390-IP2015 de 20 de octubre de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal

alguna de nulidad que invalide lo actuado; en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite. Los actos administrativos acusados

17. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 17.1.Resolución núm. 14207 de 18 de mayo de 200736, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto PRESTIGE ITALIAN DESIGN para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] El signo solicitado reproduce en su totalidad a las marcas registradas PRESTIGE, y conceptualmente por completo a las marcas registradas PRESTIGIO. Tal reproducción en el mercado generaría; riesgo de confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término PRESTIGE en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son fabricados por un mismo ente, y quizás que la adición de la expresión ITALIAN DESIGN y los elementos gráficos incluidos, son parte de la innovación hecha a la marca original, esto generaría la denominada confusión indirecta.

Aunque el signo objeto de estudio no corresponde a la misma clase del nomenclador que las marcas registradas, ante la semejanza denominativa 36 Cfr. Folios 5 a 8 de los signos debe realizarse un examen más riguroso encaminado a determinar si existe una conexión competitiva que impida la coexistencia de los signos cotejados. Observadas las protecciones se encontró que los productos que distinguiría el signo solicitado se correlacionan con los

productos de las marcas registradas, toda vez que pueden ser complementarios unos de los otros y eventualmente quienes fabrican los productos de la clase 20 también, fabrican y comercializan productos que están comprendidos en otras clases como pueden ser la 24 y 26, lo que evidencia una conexión competitiva que por el hecho de la semejanza denominativa de los signos implica riesgo de confusión o asociación. En conclusión, el signo respecto al cual se solicita el registro, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mixta PRESTIGE ITALIAN DESIGN, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitada por la sociedad ASIA PRODUCTS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. […]”. (Destacado de la Sala) 17.2.Resolución núm. 6072 de 28 de febrero de 200837, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 14207 de 18 de mayo de 2007 y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la resolución se

indicó: “[…] […] los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor desde el punto de vista ortográfico y fonético. Lo anterior por cuanto, el signo solicitado en registro PRESTIGE ITALIAN DESIGN reproduce las marcas registradas PRESTIGE / PRESTIGIO, sin que la inclusión de la expresión “ITALIAN DESIGN” y

de los elementos gráficos en el signo solicitado en registro, logren diluir las semejanzas presentes entre los signos en cotejo; semejanzas que pueden conducir al consumidor, a pensar que los signos tienen un mismo origen empresarial. Por otra parte, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios […]. Al realizar un análisis de los productos amparados por las marcas registradas y aquellos que pretende identificar el signo solicitado a registro, se puede establecer que se trata de productos complementarios que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad, toda vez que los muebles de decoración se exhiben en almacenes d