CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00319-00-2018

COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo CLUBE CHOCOLATE y la marca mixta previamente registrada CH CHOCOLATE / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / PALABRA DE USO COMÚN – Lo es el término CHOCOLATE dentro del registro de marcas de la Clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo

CLUBE CHOCOLATE

[E]n el caso sub examine, no existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre el signo nominativo solicitado CLUBE CHOCOLATE y la marca mixta previamente registrada CH CHOCOLATE, motivo por el cual, no se configura el primer presupuesto para la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo literal “a” del 136 de la Decisión 486 y, por ende, el signo solicitado es distintivo y susceptible de registro, al no generar riesgo de confusión o asociación con la marca mixta previamente registrada, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 26 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 27 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 40 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 44 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 48

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00319-00

Actor: INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Expresiones comunes en la clase. Criterios de comparación entre signo nominativo y marca mixta. Procedencia del registro del signo solicitado como marca por no generar riesgo de confusión o asociación con marca registrada.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19564 de 26 de julio de 2006, 31694 de 27 de septiembre de 2007 y 39707 de 29 de noviembre de 2007. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento

del derecho establecida en el artículo 851 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, en adelante Código Contencioso Administrativo, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19564 de 26 de julio de 2006, “Por la cual se niega un registro”, y 31694 de 27 de septiembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y la Resolución núm. 39707 de 29 de noviembre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la demandada conceder el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE, a su favor, para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y que se reconozcan las siguientes: 1 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá

quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 2 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 3 Cfr. Folio 12. Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

“[…]

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 19564 de Julio 26 de 2006, notificada el14 de Agosto de 2006, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05.204494,mediante la cual se negó el registro de la marca CLUBE CHOCOLATE(nominativa), en la clase 35 internacional.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 31694 de Septiembre 27 de 2007, notificada el 02 de Octubre de 2007, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No.05.204494, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 19564 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por INVERSIONES

INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 39707 de Noviembre 29 de 2007,ejecutoriada el 16 de Abril de 2008, emitidas por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05.204494, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por INVERSIONES INDEPENDIENTES

SIGLO XXILTDA, confirmando la negación del registro de la marca CLUBE CHOCOLATE(nominativa), en la clase 35 internacional, a

nombre de INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI LTDA.

4. Como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, ya debidamente determinadas ordenarle registrar la marca CLUBE CHOCOLATE (NOMINATIVA), con vigencia de diez años y para distinguir productos comprendidos en la clase 35Internacional, a nombre de la sociedad INVERSIONES INDEPENDIENTES SIGLO XXI a título de restablecimiento del derecho.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la

Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”4. Presupuestos fácticos 4 Cfr. Folios 33 y 34

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., el 29 de diciembre de 2005, solicitó el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para distinguir servicios comprendidos en la clase 355 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada6 en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 561 de 29 de diciembre de 2005, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 4.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006, negó el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la existencia previa de la marca mixta CH CHOCOLATE registrada a favor de Básicos S.A. para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006. 4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 31694 de 27 de septiembre 5 Comercialización, importación y exportación al mayor y al detal de productos tales como: artículos de bisutería; joyería; piedras preciosas relojería; artículos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases; productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas billeteras, cartucheras, maletines, mochilas, chaquetas, cinturones, llaveros, porta bolígrafos, porta chequeras, porta tarjetas, estuches, maletas. ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y niñas; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras bermudas, bóxer, sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias,

ropa interior, ropa para bebes y en general todo lo que tenga que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, niños y niñas. 6 Cfr. Folio 20 de 2007, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006 y concedió el recurso de apelación. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 39707 de 29 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006. Normas violadas

5. Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda. adujo la vulneración de los artículos 1347 y 136 literal “a”8 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina9, en adelante, Decisión 486, y 24810 y 25011 del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197012, en adelante, Código de Procedimiento Civil.

Concepto de la violación 7“[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las

imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. 8“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 9 Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 10“[…] Artículo 248. Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso […]”. 11“[…] Artículo 250. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso […]”. 12 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil.

6. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así: 6.1. Afirmó que se vulneraron, por indebida aplicación, los artículos 134 y 136

literal “a” de la Decisión 486, por cuanto “[…] la marca CLUBE CHOCOLATE en la clase 35 Int., es registrable como marca en virtud de que no se confundible ni similar con la marca CH CHOCOLATE en la clase 25 Int. 25, de la sociedad Básicos S.A., y por tanto tiene la distintividad necesaria para que el consumidor no se confunda […]”13. 6.2. Consideró que “[…] la palabra CHOCOLATE es un término arbitrario, ya que aunque tiene un significado conceptual, y es utilizado en nuestro lenguaje para determinado propósito, al ser aplicado a los productos de las clases 25 y 35 Int., esta palabra no describe ni hace referencia a dichos productos, sin embargo dentro de la mencionada clase 25 Int., clase conexa en este caso, con la 35 Int., el término CHOCOLATE ha sido concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en otros varios signos […]”14. 6.3. Agregó que “[…] el vocablo CLUBE que acompaña a la expresión CHOCOLATE, está dotado de la suficiente distintividad y relevancia, que permite diferenciar las marcas en conflicto, pues en nada se parecen CLUBE y la partícula CH, que hace parte del conjunto marcario CH CHOCOLATE. En consecuencia al existir el vocablo CLUBE en el signo de mi representada, se puede ver claramente que las semejanzas entre CLUBE CHOCOLATE y CH CHOCOLATE, quedan diluidas, por tanto el signo CLUBE CHOCOLATE, es suficientemente distintivo y particularizador para ser registrado […]”15. 6.4. Sostuvo que “[…] el Despacho debió conceder el signo de CLUBE

CHOCOLATE, en relación a que en la comparación entre los mismos debió eximirse el término CHOCOLATE, siendo los términos a comparar CLUBE y CH., los que obviamente no tienen ningún punto de confundibilidad, no obstante advirtiendo que la expresión CHOCOLATE no sería objeto de monopolio por parte 13 Cfr. Folio 37 14 Cfr. Folio 38 15 Cfr. Folios 40 y 41 del solicitante, pues este no podría impedir que otros empresarios del sector textil, utilicen la expresión CHOCOLATE […]”16. 6.5. Comparó el signo solicitado y la marca registrada, y consideró que “[…] no se presenta coincidencia en el número de sílabas que forman las palabras, no se presenta coincidencia en la sílaba tónica, no se presenta coincidencia en la ubicación y número de vocales […]”17. 6.6. Agregó que “[…] en el aspecto gráfico y denominativo no existe similitud entre el signo, y el signo solicitado por mi representada CLUBE CHOCOLATE, pues el logotipo que acompaña a la marca CH CHOCOLATE, le da la suficiente distintividad, como para que el público consumidor diferencia la procedencia de los servicios, por lo mismo es imposible que haya lugar a confusión por parte de este […]”18. 6.7. Finalmente, sostuvo que la demandada vulneró los artículos 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil “[…] al no tomar en cuenta que dentro del trámite de la solicitud de registro, que aquí nos interesa, quedaron probados dos hechos indicantes de que el signo CLUBE CHOCOLATE (nominativo) si tiene suficiente fuerza distintiva para diferenciar los productos de mi poderdante de los demás que

se ofrecen en los círculos comerciales y que su utilización no afecta ningún derecho del resto de empresarios […]”19. Contestación de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda extemporáneamente, motivo por el cual, este Despacho, por auto de 15 de diciembre de 200920, tuvo por no contestada la demanda. 16 Cfr. Folio 45 17 Cfr. Folio 47 18 Cfr. Folio 49 19 Cfr. Folio 50 20 Cfr. Folio 133

8. Básicos S.A., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso21, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de marzo de 201422, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 193-IP-2015 de 20 de julio de 2015, en adelante Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el literal “a” del artículo 136 Decisión 486, se abstuvo de interpretar el artículo 134 ibidem, “[…] por no resultar esencial en el caso particular […]”23 y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho

Sustanciador, mediante auto de 18 de agosto de 201724, corrió traslado a las 21 Notificación Cfr. folio 109 22 Cfr. Folio 136 partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandada sostuvo que el signo solicitado no fue registrado en atención a que se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486. La demandante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio, en esta oportunidad procesal.

12. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201225, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados26, y atendiendo a que la abogada Claudia Alexandra Osorio, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114, y tarjeta profesional de abogado núm. 149.307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderado especial de la demandada27 y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia 23 Cfr. Folios 147 y 148

24Cfr. Folio 167 25 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 26 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por

medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 27 Cfr. Folio 174

13. Visto el artículo 128 numeral 728 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30829 de la Ley 1437 de enero 18 de 201130, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 131 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200332, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación Prejudicial 473-IP2015 de 10 de junio de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 28“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 29“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de

julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 30 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 31 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 32“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 16.1.Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 200633, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro, en el sentido de negar el registro del signo nominativo CLUBE CHOCOLATE para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la existencia previa de la marca mixta CH CHOCOLATE, registrada a favor de Básicos S.A. para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] Como puede observarse, el signo solicitado es una marca compuesta que incorpora el elemento principal de la marca registrada; la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término CHOCOLATE en los signos distintivos comparados irremediablemente en la mente del consumidor

causa una idea de asociación entre los servicios y productos que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que son prestados por un mismo ente, y quizás que el cambio de la expresión secundaria CH por CLUBE y la exclusión del elemento gráfico, son parte de las innovaciones hechas a la marca original. Ahora bien, el signo solicitado a registro pretende distinguir: comercialización importación y exportación al mayor y al detal de productos tales como: artículos de bisutería: joyería; piedras preciosas; relojería; artículos de metales preciosos y sus aleaciones o de chapado no comprendidos en otras clases, productos en cuero tales como: bolsos, morrales, correas, billeteras, cartucheras, maletines, mochilas, chaquetas, cinturones, llaveros, porta bolígrafos, porta chequeras, porta tarjetas, estuches, maletas, ropa formal e informal para damas, caballeros, niños y niñas; blusas, camisas, vestidos, pantalones, camibusos, cachuchas, corbatas, chamarras, bermudas, bóxer, sudaderas, chaquetas, ropa deportiva, zapatos deportivos, zapatos formales e informales, sandalias, sombreros, camisetas, medias, ropa interior, ropa para bebes y en general todo lo que tenga que ver con prendas de vestir para damas, caballeros, niños y niñas. A su vez, la marca registrada identifica: indumentaria de todo tipo, confecciones y calzado. Es decir, que algunos de los servicios que se pretenden identificar tienen por objeto los productos que identifica la marca registrada, ya

dada la reproducción del término CHOCOLATE, de fantasía para identificar productos de la clase 25, el riesgo de asociación para el consumidor se hace evidente. 33 Cfr. Folios 5 a 8 De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que en el caso en estudio se presentan de forma concomitante los dos supuestos señalados por la norma supranacional en estudio, los cuales son la confundibilidad y la relación de los servicios. Encontrándose así, el signo solicitado a registro incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca CLUBE CHOCOLATE (nominativa) para distinguir los servicios mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Inversiones Independientes Siglo XXI Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. [...]" 16.2.Resolución núm. 31694 de 27 de septiembre de 200734, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de 2006. En la

resolución se indicó: "[...] En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y non simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor ya que desde el punto de vista gráfico, la marca a registrar cuenta con suficientes similitudes que generan riesgo de confusión indirecta con el registro previamente concedido, confusión que no le permite ser

registrada como marca. Es así como se encuentra de un análisis marcario tomando la totalidad de las marcas, la expresión en su parte nominativa reproduce parte importante del signo registrado en su totalidad (la segunda parte del mismo). Al reproducirse la parte en la que recae gran parte de la distintividad, y al no encontrar diferencia determinante en la partícula CLUBE, las semejanzas llevarían a creer al consumidor cuando tenga en frente estos dos productos, que su origen empresarial es el mismo, por lo que comparten características, cualidades y se aprovecha de manera injusta no solamente del derecho marcario previamente registrado, sino que también puede aprovecharse del renombre ya adquirido por el dueño del signo existente. 34 Cfr. Folios 9 a 14 [...] Así mismo, la conexión se encuentra en que los otros productos que el solicitante intenta comercializar con el servicio que ampara su solicitud, son complementarios y accesorios de la clase 25, por lo cual el consumidor promedio puede inferir que determinado articulo comercializado por estos servicios muy seguramente, al ser marcas similares, su origen empresarial será el mismo. Además, esta complementariedad se encuentra traducida en que para prestar sus servicios comparte los medios de comercialización, publicidad, presencia en catálogos y demás con los productos ya registrados. Por ello este despacho se ratifica en que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el servicio respecto de la marca del producto y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto indispensable de registrabilidad. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en

la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que la decisión recurrida habrá de ser confirmada. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No 19564 de 26 de junio de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. [...]" 16.3.Resolución núm. 39707 de 29 de noviembre de 200735, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19564 de 26 de julio de

2006. En la resolución se indicó: "[...] 35 Cfr. Folios 70 a 74

Así las cosas, la Delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, CLUBE CHOCOLATE y CH CHOCOLATE, después de un primer impacto general, son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que el signo solicitado, reproduce la expresión “CHOCOLATE" del signo previamente registrado CH CHOCOLATE, sin que la expresión que adiciona el signo solicitado vale decir , CLUBE que reemplaza la

partícula “CH" que contiene el signo registrado le otorgue distintividad, ya que la expresión que tienen en común, resulta arbitraria para designar servicios de la clase 35 internacional, por lo cual el consumidor al encontrarse frente a dos marcas que contienen la misma denominación, generaría en su mente una idea de asociación respecto a los productos que cada una de las marcas distingue, atribuyéndoles el mismo origen empresarial. 3.2. Relación de productos o servicios [...] Como puede observarse el signo solicitado pretende la protección de servicios ubicados en distinta clase del nomenclador internacional que los productos amparados por la marca registrada. No obstante Io anterior, se puede afirmar que los servicios ofrecidos por el Signo objeto de estudio, referidos a reagrupamiento de productos diversos, pueden tener como objeto los productos de la marca registrada, o que, el empresario de la marca registrada para tener su marca en el mercado requiere de la actividad de comercialización implícita en el servicio pretendido, bien sea por una red propia o por la de un tercero. En este sentido, es evidente que hay una clara conexión competitiva derivada de una misma finalidad y un mismo consumidor que para acceder a un producto podría dirigirse al fabricante (marca de productos) o al que reagrupa para comercializar (marca de servicios). Lo anterior aunado a la identidad denominativa de los signos acarrearía claramente en el mercado riesgo de confusión o asociación. En consecuencia, el signo solicitado en registro está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo

procedente confirmar Ia resolución que negó su registro como marca. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 19564 de 26 de julio de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. [...]" El problema jurídico

17. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, determinar, en primer lugar, si el signo nominativo CLUBE CHOCOLATE solicitado por la demandante, para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, es distintivo y, por tanto, susceptible de registro marcario o se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal “a” d