CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00332-00-2015

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Signos denominativos Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: CLIMYN (marca cuestionada) y KLIM (marca registrada a nombre de la demandante). El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes éstas no son significativas. Este examen, contrario a lo que se afirma en la demanda, no supone el desconocimiento de la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, pues dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Antes que ello, esta regla señala que cuando estos aspectos son coincidentes se puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas

o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B /

DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO

136

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 001685 DE 2005 (31 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 44229 DE 2007 (26 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 9048 DE 2008 (28 de marzo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00332-00

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contra las Resoluciones números 001685 de 31 de enero de 2005, 44229 de 26 de diciembre de 2007 y 9048 de 28 de marzo de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante que se sustentó en el registro previo de su marca KLIM para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el registro de la marca CLIMYN a favor de la sociedad ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la misma clase.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda para que la Sala se pronuncie con respecto a las

siguientes: 2.1.- Pretensiones. “2.1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 1658 de enero 31 de 2005, No. 44229 de diciembre 26 de 2007 y No. 9048 de marzo 28 de 2008, por medio de las cuales fue concedido el registro de la marca CLIMYN, para distinguir productos comprendidos en la clase 05 internacional. 2.2. Que como consecuencia de la declaración anterior SE ORDENE a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca CLIMYN, para distinguir productos comprendidos en la clase 05 internacional. 2.3 Que SE ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.4. QUE SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso.” (Fl. 34 del expediente – mayúsculas sostenidas del texto original) 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. La sociedad ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca “CLIMYN” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.2. Publicado el extracto de la solicitud se presentaron las siguientes oposiciones al registro de la marca: la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. sobre la base de su marca registrada “KLIM” (denominativa, Clase 5ª); la sociedad COLINAGRO S.A., con fundamento en sus marcas registradas

“COLIMYL” (denominativa, Clase 5ª y mixta, Clase 5ª); y la sociedad SCHERING AKTIENCESELLSCHAFT, con sustento en el registro previo de la marca “CLIMENE” (denominativa, Clase 5ª). 2.2.3. Mediante Resolución núm. 1658, de 31 de enero de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado, acto éste contra el cual SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A y SCHERING AKTIENCESELLSCHAFT interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.2.4. Al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial mediante la Resolución núm. 44229 de 26 de diciembre de 2007. 2.2.5. Mediante Resolución núm. 9048 del 28 de marzo de 2008 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó el acto impugnado, que concedió el registro de la marca “CLIMYN”. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación En opinión de la parte actora el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 209 de la C.P.; 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 1º y 3º de la Ley 489 de 1998; y 15 de la Ley 962 de 2005. Al explicar el concepto de violación

de estas disposiciones manifestó1: 1 En la demanda solo se explica el concepto de violación de las normas comunitarias citadas. 2.3.1. Que es titular de la marca “KLIM”, la cual está registrada para distinguir “productos dietéticos y farmacéuticos para inválidos y niños, incluyendo productos dietéticos tales como leche en polvo para inválidos y niños”, productos de la Clase 5ª Internacional; que esta marca es tradicional y característica de Nestlé, quien ha invertido grandes sumas de dinero en proteger, defender y promocionar su marca a nivel mundial, razón por la cual merece protección por parte de las entidades y autoridades competentes; que en este caso existe riesgo de confusión directa e indirecta al ser muy parecidos los vocablos KLIM y CLIMYN; y que al estar el consumidor acostumbrado a asociar la marca KLIM con Nestlé podría verse inducido a error pensando que los productos amparados bajo la marca CLIMYN (al ser casi idéntica a KLIM) son una línea de productos de Nestlé. 2.3.2. Que es evidente la existencia de enorme similitud ortográfica, fonética y visual entre la marca previamente registrada KLIM y la concedida mediante el acto acusado, CLIMYN, pues ésta reproduce en lo esencial la primera, diferenciándose únicamente en que la marca demandada cambia la K por una C, lo cual no es trascendente fonéticamente, e incluye las letras Y-N, lo que no constituye una distinción importante. 2.3.3. Que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó en su examen de confundibilidad al fraccionar las marcas en conflicto, pues las

desmembró en las sílabas y letras que las conforman para llegar a la inaceptable conclusión de que son inconfundibles; y que si se hubiera seguido la primera regla del examen marcario según la cual “los signos deben ser examinados en conjunto y sin fraccionarlos”, se hubiera determinado con claridad que la marca CLIMYN genera una impresión muy similar a la que produce la marca KLIM, en razón a las “alarmantes” semejanzas que saltan a la vista a partir de su conformación y pronunciación. 2.3.4. Que la Oficina de Marcas desconoció también otra regla de cotejo marcario que indica que deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre los signos. 2.3.5. Que en este caso es más evidente la confundibilidad si se tiene en cuenta la identidad entre los productos que distinguen las marcas en conflicto (productos farmacéuticos). 2.3.6. Que de lo anterior se desprende que el signo CLIMYN no es suficientemente distintivo y por ello no podía ser registrado como marca. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1.- La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló que en la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y que la marca demandada no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de esta normativa, al no ser confundible

con la marca KLIM de la demandante. Afirmó que aunque los signos confrontados comparten algunos fonemas, cada uno de ellos cuenta con extensiones y secuencias vocálicas y silábicas disímiles, a saber: CLI-MYN (dos sílabas, siendo MYN la tónica) y KLIM (una sílaba, que consecuentemente es la tónica). Agregó que como los signos enfrentados no son confundibles, no fue necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan dos signos distintivos que identifican servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión y asociación. 3.2.- En el proceso se dio la orden de vincular a la sociedad ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A. como tercera con interés directo. No obstante lo anterior, como al expediente se allegó certificado de existencia y representación legal en el que consta que esta sociedad fue liquidada desde el 24 de noviembre de 2009, por el Despacho sustanciador del proceso se dispuso que no se surtiera el trámite de notificación de la demanda. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte actora y la entidad demandada, reiteraron, en lo fundamental, las consideraciones expuestas tanto en la demanda como en el escrito de contestación a ésta, respectivamente. (Fls. 126 a 142). El Ministerio Público guardó silencio.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 012-IP-2012 de fecha 10 de mayo de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CLIMYN (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos CLIMYN y KLIM, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado CLIMYN

(denominativo) y la marca registrada KLIM (denominativa), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir

productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario para ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente.” (Mayúsculas y negrillas del texto original) VI.- CONSIDERACIONES 6.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca CLIMYN (nominativa) a favor de la sociedad ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca KLIM (nominativa), se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir también productos de la Clase 5ª y que, por ende, carece de distintividad y está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina. 6.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable a éste: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; […]” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 6.3. La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente

solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 6.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación

prejudicial 012-IP-2012, dictada en este proceso: “La autoridad nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones

comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos denominativos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, así como a las reglas de comparación de éstos: “Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe igualmente precisar la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando estos criterios, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CLIMYN (denominativo) y la marca registrada KLIM (denominativa).” En la interpretación prejudicial se advierte por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, en consideración a que está involucrada la salud de éstos. Sobre el particular precisó el Tribunal que en oportunidad anterior se manifestó sobre el tema y dijo que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”2. 6.5. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

CLIMYN

(marca cuestionada) KLIM (marca registrada a nombre de la demandante) 6.6. Comparación entre las marcas.

2 Proceso 30-IP-2000. Marca: Amoxifarma. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000. 6.6.1. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: C L I M Y N 1 2 3 4 5 6 Marca cuestionada K L I M 1 2 3 4 Marca registrada a nombre de la demandante La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes éstas no son significativas. En efecto, se advierte que en ambas marcas aparecen las letras L y M ocupando una misma posición. No obstante lo anterior, esta coincidencia de fonemas no permite concluir que exista una gran similitud ortográfica, si se tiene en cuenta la distinta conformación en su integridad de cada uno de los signos. En primer lugar, por el número de letras: el demandado, está conformado por cinco consonantes (C-L-M-Y-N) y una vocal (I), y el opositor, por tres consonantes (K-L-M) y una vocal (I). Y en segundo término, por el número se sílabas: el primero, por dos sílabas (CLI-MYN), y el segundo, por una sola (KLIM). Este examen, contrario a lo que se afirma en la demanda, no supone el desconocimiento de la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, pues dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de

sílabas. Antes que ello, esta regla señala que cuando estos aspectos son coincidentes se puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado. En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico no existen las similitudes “alarmantes” que el demandante estima se observan entre los signos cotejados, pues la marca cuestionada tiene un numero de letras diferente y por ende una extensión distinta a la de la registrada por ésta, amén de que en ella se incluyen dos fonemas adicionales que, a su vez, implican que la marca esté conformada por dos sílabas. 6.6.2. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación: CLIMYN-KLIMCLIMYN-KLIM-CLIMYN-KLIM-CLIMYN-KLIM CLIMYNKLIMCLIMYN-KLIM-CLIMYN-KLIM-CLIMYN-KLIM CLIMYN-KLIMCLIMYN-KLIM-CLIMYN-KLIM-CLIMYN-KLIM Como claramente se observa en las denominaciones comparadas la sílaba

tónica es distinta y ocupa en ellas una posición diferente: en la marca cuestionada, corresponde a la sílaba MYN y se ubica en la terminación del signo (la consonante “Y” se lee como la vocal “i”); en la marca opositora, se trata de la única sílaba que la conforma, es decir, KLIM. Esta diferenciación implica la falta de similitud fonética entre los signos comparados. 6.6.3. Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma. 6.6.4. El anterior examen efectuado con la rigurosidad propia de los casos que involucran marcas que identifican productos farmacéuticos permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, que amparan productos de esta naturaleza, no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario. Ahora bien, debe precisarse que no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 5ª), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas

respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. 6.7.- Conclusión Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye que la marca CLIMYN cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con la marca previamente registrada. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para que se declarara la nulidad de las Resoluciones números 001685 de 31 de enero de 2005, 44229 de 26 de diciembre de 2007 y 9048 de 28 de marzo de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CLIMYN a favor de la sociedad ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

TERCERO: ACEPTAR la renuncia presentada por el Abogado Germán Alberto Calvano García, apoderado judicial de la Superintendencia de

Industria y Comercio. Comuníquese esta decisión a dicha entidad.3 NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 3 Conforme se dispone en el inciso 4º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARIA ELIZABETH GARCIA

GONZALEZ

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA

MORENO