CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00342-00-2015

SIGNOS TRIDIMENSIONALES - Concepto. Irregistrabilidad cuando constituyen exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / MARCA TRIDIMENSIONAL – Irregistrable al carecer del requisito de distintividad. En envase rectangular de margarina De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.” Considera la Sala que, en el sub lite, los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. Se trata de la simple representación del producto. En efecto, si bien es cierto que, conforme a las gráficas, adjuntadas por la actora, de la marca “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro

se solicita, la misma presenta una forma ondulada y curvilínea en su tapa y base del envase, también lo es que éstas características son secundarias o no sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente. En otras palabras, la forma tridimensional de dicho envase no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener usualmente con respecto a esos productos en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 134 LITERAL F) DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 135 LITERAL A) DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 135 LITERAL B) DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 135 LITERAL C) DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA NOTA DE RELATORIA: Sentencias Consejo de Estado Sección Primera de 4 de agosto de 2005, Rad 2001-00376-01 (7619), MP María Claudia Rojas Lasso y de 22 de mayo de 2014, Rad 2007-00138-00, MP Guillermo Vargas Ayala

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015)

Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00342-00

Actor: UNILEVER N.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO UNILEVER N.V., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 4065 de 30 de noviembre de 2007, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 00167 de 11 de enero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 11059 de 15 de abril de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1º: El 27 de julio de 2006, la sociedad UNILEVER N.V. solicitó el registro de la marca mixta “TRIDIMENSIONAL”, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: El 12 de octubre de 2006, las sociedades ACEGRASAS S.A., LLOREDA S.A.

y GRASCO S.A. presentaron oposición, por considerar que la marca solicitada carecía de distintividad, al constituir la forma usual de los empaques de los productos comprendidos en las Clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Mediante la Resolución núm. 40605 de 30 de noviembre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por ACEGRASAS S.A. y resolvió negar el registro solicitado. 4°: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo. 5º: El 11 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 000167, revocó el artículo primero de la Resolución recurrida, en el sentido de declarar fundadas las oposiciones presentadas por ACEGRASAS S.A., LLOREDA S.A. y GRASCO S.A. 6º: La referida decisión fue confirmada mediante la Resolución núm. 11059 de 15 de abril de 2008. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó de una manera errada las normas consagradas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que la Superintendencia violó el artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues le negó el derecho

que legalmente tiene para registrar la marca “TRIDIMENSIONAL” para identificar productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que la Administración ignoró el hecho de que los empresarios utilizan comúnmente en los empaques de margarinas y productos para esparcir, una base y una tapa de plana, por lo que el diseño novedoso y caprichoso empleado por la marca “TRIDIMENSIONAL” de la sociedad UNILEVER N.V., con una base y una tapa con una forma ondulada, resulta muy particular y, por ende, distintivo, frente a otros empaques en el mercado. Sostuvo que el producto BECEL, para el cual fue creado especialmente el empaque solicitado como marca “TRIDIMENSIONAL” de la actora, tal y como está siendo comercializado en Colombia, genera un impacto visual particular, que es el mismo que genera la marca solicitada, pues corresponde a las formas y el diseño especial de la marca solicitada. Expresó que al entrar el consumidor en contacto con el producto, el primer impacto que se genera es el de un empaque con su base y tapa con un ondulado particular, creado precisamente para llamar la atención de dicho consumidor y llevarlo a escoger el producto envasado en ese novedoso empaque. Señaló que como prueba de lo anterior, acompaña como Anexo 6, el experticio técnico rendido por la experta diseñadora industrial, Claudia Torres, quien después de realizar un análisis técnico del diseño de la marca “TRIDIMENSIONAL” de la actora, frente a los empaques utilizados por los fabricantes de la margarina, concluyó que las características comunes de los envases de margarina utilizados en el mercado hacen referencia a su forma

rectangular y a su base y tapa totalmente rectas, y que las curvaturas con las que cuenta el empaque de BECEL, en su base y tapa, dan la impresión del movimiento de una ola, lo cual hace que dicho diseño sea moderno, novedoso y original, además de imprimirle un componente estético con el que no cuentan los demás empaques de margarinas ofrecidos en el mercado. Anotó que queda demostrado que la forma tridimensional, cuyo registro se solicita, reviste características especiales, que permiten distinguirla de otras formas ya conocidas, y que de tratarse de la forma usual de los empaques de margarina, existirían en el mercado otras margarinas con idénticos envases y la misma curvatura particular, lo cual no es cierto. Indicó que la marca “TRIDIMENSIONAL”, que identifica el envase del producto BECEL, es plenamente registrable como marca, por su facultad distintiva, toda vez que por sí solo permite a un grupo de consumidores identificar determinado producto, sin necesidad de requerir etiqueta alguna, debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma, para distinguir entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el mercado. Es decir, cuenta con la distintividad necesaria para que por sí sólo permita al consumidor identificar la margarina que contiene, por el simple hecho de ser distinto, novedoso, ergonómico y contener un diseño especial y único en el mercado, como quedó demostrado. Alegó que se violó también el artículo 134, literal f), de la citada Decisión, toda vez que la demandada desestimó el hecho de que la marca solicitada cumple con los requisitos establecidos en dicha norma para ser registrada, por ser un envase

novedoso y caprichoso. No constituye la forma usual de los empaques de margarina comercializadas en el mercado. Resaltó que en Ecuador, país miembro de la Comunidad Andina, y en donde se aplica la Decisión 486 de 2000 en mención, el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” fue concedido en favor de la sociedad UNILEVER N.V., por lo que se debe tener en cuenta dicho precedente.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Alegó que los actos demandados no han incurrido en violación de las normas legales, especialmente, de las contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Consideró que la marca “TRIDIMENSIONAL” fue sometida a un riguroso análisis de registrabilidad por parte de la demandada, a efectos de establecer que el signo que se solicita corresponda a un diseño original y no a la forma usual de un producto o su envase, por cuanto resulta jurídicamente inadmisible otorgar su exclusividad cuando ésta resulta ser la presentación tradicional o acostumbrada de los productos o servicios. Afirmó que los envases son necesarios para los productos que amparan la Clase solicitada, vale decir, la 30 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se

caracterizan por ser cremosos o venir en partículas pequeñas que deben ser necesariamente presentados para su comercialización en un envase y no en su estado natural. Señaló que el envase solicitado como marca “TRIDIMENSIONAL” está compuesto por una base rectangular con hundimiento central y los lados paralelos son una tapa del mismo tamaño, la forma del envase es rectangular, unos más alargados que otros, eso depende del tamaño en que el empresario presente el producto al consumidor. Estas disposiciones geométricas corresponden a una forma usual con que los empresarios suelen presentar en el mercado algunos de los productos que ampara la clase solicitada. Que se aprecia que el recipiente es apto para envasar postres, helados, galletas, entre otros, razón por la cual el signo solicitado no evoca un origen empresarial en especial; en cambio puede llevar a confusión con cualquier otro envase de estos productos, lo que lo hace inviable para ser apropiado en forma exclusiva. Expresó que el diseño curvo impreso a la marca no le da un rasgo de distintividad suficiente, diferente a indicar un envase utilizado para el empaque de productos de esta clase y tampoco indica el origen empresarial. Concluyó que no es posible para la sociedad demandante, por vía de la presente acción (ni por otra), apropiarse de manera exclusiva y en detrimento de los intereses de los demás competidores, de una forma (envase), utilizada normalmente para presentar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. II.1.2.- La sociedad LLOREDA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen, en su totalidad, las pretensiones de la

demanda, porque carecen de fundamento legal. Propuso la excepción de “Correcta aplicación del artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina”. Adujo que el signo solicitado “TRIDIMENSIONAL” carece de distintividad intrínseca y extrínseca, además de no servir a las funciones individualizadora o identificadora, informativa e indicadora de procedencia, que debe cumplir un signo distintivo. Alegó que el signo solicitado, al ser una forma usual para distinguir productos de las Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no porta la distintividad intrínseca suficiente para distinguir productos de dicha Clase, dado que una forma o empaque comúnmente utilizado por los empresarios para distinguir productos no le confiere distintividad alguna a un signo y no podía registrarse como marca, pues se restringiría la posibilidad de otros empresarios de utilizarla, concediendo monopolios marcarios sobre formas usualmente utilizadas para esos productos. Manifestó que el signo “TRIDIMENSIONAL” solicitado tampoco goza de distintividad extrínseca, ya que comparte las características que suelen revestir los envases de mantequilla de mesa y productos similares, comúnmente utilizados por LLOREDA S.A. y otros empresarios para envasar productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Que de esta manera, el signo solicitado resulta irregistrable, por no ser apropiable por un solo competidor, so pena de privar a los demás competidores de una forma que sea utilizada común y normalmente para presentar algunos productos alimenticios comprendidos dentro de las mencionadas clases.

Expresó que las líneas curvas que tiene la marca “TRIDIMENSIONAL” no son lo suficientemente particulares y distintivas y, por lo tanto, no le confieren un poder distintivo frente a las formas comúnmente utilizadas. Explicó que si se analizan uno a uno los empaques de productos de las Clases 29 y 30, se observa que tienen algunas curvas o diseños en sus tapas y/o en su cuerpo, pero que algunas son más cuadradas que otras, más curvas que otras, tienen dos hendiduras en la tapa, otras tienen una sola, etc., haciendo que ninguna sea realmente igual a la otra; es decir, no todas son iguales en la medida en que todas cuentan con curvas que las podrían hacer ligeramente diferenciables entre sí, pero conservan al mismo tiempo una forma base, considerada como usual. Recalcó que dicho signo constituye una forma usual de los envases utilizados para productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en esa medida, resulta irregistrable, por no ser apropiable por un solo competidor. II.1.3.- La sociedad FÁBRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.- GRASCO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, también solicitó que se denieguen, en su totalidad, las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Propuso la excepción de “Correcta aplicación del artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina”, al igual que lo hizo LLOREDA S.A., al considerar que el signo solicitado no es lo suficientemente distintivo para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,

por constituir una forma usual de envases para este tipo de productos. Adujo que la pequeña variación de las curvas en el envase no le concede distintividad. Dicha variación es apenas perceptible y dista mucho de ser una alteración impactante, alteración ingeniosa o arbitraria, que lo convierta en un empaque distintivo y que le permita al consumidor identificar el origen comercial de los productos, diferenciando este envase de otros utilizados para productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que la forma del envase no contiene algún elemento original, que le aporte distintividad, ni se acompaña de expresión alguna, ni de colores que le aporten a la caja dicha capacidad distintiva. Señaló que el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135, literal c), de la de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que el envase en cuestión consiste exclusivamente en el empaque usual de productos de su género.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TRIDIMENSIONAL, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las

causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

TERCERO: El juez consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo TRIDIMENSIONAL solicitado a registro por la sociedad UNILEVER,N.V. es una forma común o necesaria en la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: Corresponde a la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de “Correcta aplicación del artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486 de 2000, 1 Proceso 077-IP-2012. de la Comisión de la Comunidad Andina”, propuesta por los apoderados de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, las sociedades LLOREDA

S.A. y GRASCO S.A.

Al respecto, cabe señalar que dicha excepción será desestimada, dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ella no constituye una excepción propiamente dicha, pues la finalidad de ésta es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que

impide al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado. En lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que se debe tener en cuenta el precedente de que en Ecuador, País miembro de la Comunidad Andina, y en donde se aplica la Decisión 486 de 2000 en mención, el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” fue concedido en favor de la sociedad UNILEVER N.V., debe la Sala precisar que ello per se no le otorga el derecho de acceder al registro de la marca en Colombia, dado que para que se conceda el registro de la misma, ésta debe cumplir con los requisitos exigidos por la normativa andina y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en ella. Al efecto, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2007-00138-00, Actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A., Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), sostuvo lo siguiente: “Ciertamente, el derecho sobre una marca o un nombre comercial se obtiene de manera diferente (la primera por el registro ante la oficina nacional competente2, y el segundo, por su primer uso en el comercio3), por lo cual no es posible pretender que por el uso previo 2 Decisión 486 de la Comunidad Andina, art. 154. 3 Decisión 486 de la Comunidad Andina, art. 191. de un nombre comercial se generen derechos o prerrogativas para el registro automático de la misma expresión como marca en otro país. Para su registro como marca se deberán cumplir los requisitos exigidos por la normativa andina y no estar incurso el signo en

ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en ella. De otro lado, no sobra recordar que en virtud del principio de territorialidad los signos distintivos gozan de protección en el territorio donde fueron registrados o usados, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o del uso o la notoriedad del signo, situaciones éstas que en todo caso solo pueden aducirse en la respectiva oposición andina.” Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, negó el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL”, (correspondiente a un envase rectangular de margarina) a UNILEVER N.V., para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que el signo solicitado para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 135, literales b), y c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la figura tridimensional de un envase rectangular, indicada en la solicitud, corresponde a lo comúnmente utilizado para envasar las margarinas, y que si bien es cierto que dicho envase posee unas líneas curvas en su tapa y base, dichas curvas no le confieren alguna característica novedosa, creativa u original, que lo haga distintivo frente a otros envases y mucho menos permite establecer cuál es su origen empresarial. Al respecto, la actora alegó que la forma ondulada y curvilínea de la tapa y base del envase, de la marca “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro se solicita, reviste características especiales, particulares y distintivas, que permiten distinguirla de

otras formas ya conocidas, y que no constituye una forma usual de los empaques de margarina, pues si así lo fuera, existirían en el mercado otras margarinas con idénticos envases y la misma curvatura particular, lo cual no es cierto. Para el efecto, aportó como prueba de lo anterior, el dictamen técnico rendido por la experta diseñadora industrial, Claudia Torres, quien después de realizar un análisis técnico del diseño de la marca “TRIDIMENSIONAL” de la actora, frente a los empaques utilizados por los fabricantes de la margarina, concluyó que las curvaturas con las que cuenta el empaque de BECEL4, en su base y tapa, dan la impresión del movimiento de una ola, lo cual hace que dicho diseño sea moderno, novedoso y original, además de imprimirle un componente estético con el que no cuentan los demás empaques de margarinas ofrecidos en el mercado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal f), y 135, literales a), b), c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca

cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; 4 La margarina BECEL está contenida en el envase, objeto de solicitud de registro de la marca “TRIDIMENSIONAL”. (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)”. La figura objeto de la solicitud de registro, conforme consta a folio 105 del expediente, se representa así: En el mercado, se encuentran las siguientes formas de envases de margarina, cuyos diseños aparecen en el folio 36 del expediente, a saber: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales. Sobre el particular, dijo: “En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta

clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. (…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del

consumidor para que se decida a adquirir el producto.”5 Al confrontar la marca solicitada para registro por la actora con la definición que antecede, estima la Sala que, en efecto, aquella tiene el carácter de tridimensional, en la medida en que posee volumen. Ahora, con respecto a la registrabilidad de dichos signos, el Tribunal de Justicia precisó: “Entonces, el Juez Nacional deberá decidir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniendo, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si a la forma del producto la acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, éste será registrable. En conclusión y de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal “cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular”. (Proceso 136-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1591 de 25 de febrero de

2008, marca tridimensional: FIGURA DE UN PERFIL DE UNA

ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON

DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS). “(…)” 5 ibídem

1. Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo TRIDIMENSIONAL solicitado constituye la forma usual de un envase de un producto. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obt