CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00344-00-2015

MARCA MAKE UP – Registrable al no tener similitud ortográfica, fonética ni ideológica con las marcas MAGIC UP y MAGICUP, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza Al comparar el signo demandado con el signo opositor número 1 se advierte que pese a que ambos están constituidos por dos expresiones (la primera compuesta por dos sílabas y la segunda con una), que existe identidad en la primera sílaba de la primera palabra (MA) y que la segunda palabra es igual también (UP), tal coincidencia no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, si se tiene en cuenta que existe un elemento diferente en cada una de ellos que les otorga suficiente distintividad, que corresponde a la segunda sílaba de la primera expresión en cada marca: en la demandada la sílaba (KE), y en la opositora la sílaba (GIC), compuestas por fonemas diferentes. Esa distinta configuración ortográfica supone claramente una impresión de conjunto diferente de las marcas desde el aspecto visual. A la anterior conclusión se arriba también al cotejar el registro marcario censurado con la marca opositora número 2. En efecto, se trata de dos signos con una estructura diferente: el demandado, compuesto por dos palabras (MAKE y UP) y el opositor por una sola (MAGICUP), siendo distinto también en ellas el número de fonemas. Además, como en el anterior, en este caso la coincidencia parcial de fonemas en las marcas se diluye fácilmente con aquellos fonemas que son diferentes en la estructura de cada una de ellas. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético

tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente (…) Ahora bien, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a comparación alguna, como quiera que los signos distintivos examinados están constituidos por palabras en idioma extranjero cuyo significado no forma parte del conocimiento común y, como tal, son considerados signos de fantasía. El anterior examen permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario. Además, no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 25), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado varias marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos sean complementarios y tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134

LITERAL G / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 137 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 258 / DECISION 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 259 LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 16991 DE 2006 (29 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 23054 DE 2006 (30 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 25988 DE 2006 (28 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00344-00

Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad simple, que se interpreta como la de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. contra las Resoluciones números 16991 de 29 de junio de 2006, 23054 de 30 de agosto de 2006 y 25988 de 28 de septiembre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la

cuales declaró infundada una oposición presentada por la demandante, sustentada en el registro previo de sus marcas MAGIC UP y MAGICUP (Clase 25), concedió el registro de la marca MAKE UP (mixta) a favor del señor ANDRÉS CONCHA BARTOLINI, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el acto inicial, en el sentido de confirmar esa determinación. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución número 16991 de 29 de junio de 2006, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se concedió el registro de la marca MAKE UP. 2.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución número 23054 de 30 de agosto

de 2006, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición y se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca MAKE UP. 2.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución número 25988 de 28 de septiembre de 2006, expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación y se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca MAKE UP. 2.1.4. Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia que inscriba en sus registros la nulidad de los citados actos administrativos y publique la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.2.- Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. El señor ANDRÉS CONCHA BARTOLLINI, a través de apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MAKE UP para distinguir vestuario, especialmente ropa interior, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial CONFECCIONES LEONISA S.A. presentó oposición al registro de la marca, con fundamento en las marcas MAGIC UP y MAGICUP, registradas en

bajo los certificados números 210515 y 174297 para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución número 16991 de 29 de junio de 2006 declaró infundada la oposición realizada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. y concedió el registro solicitado por la parte actora, al considerar que no existía confundibilidad entre las citadas marcas. 2.2.4. Contra la anterior Resolución la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero de ellos resuelto mediante la Resolución núm. 23054 de 30 de agosto de 2006 en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder el recurso de apelación. 2.2.5. A través de Resolución núm. 25988 de 28 de septiembre de 2006 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión impugnada. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 13 (inciso 1 y 2) de la Constitución Política, 3º (inc. 6º) del Código Contencioso Administrativo, y 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó: 2.3.1. Que los actos acusados desconocieron abiertamente el principio de

igualdad ante la ley, en tanto que negaron la evidente y manifiesta confundibilidad gráfica y fonética de la marca concedida con las marcas opositoras. 2.3.2. Que la marca MAKE UP no cumple con el requisito de la distintividad intrínseca exigido en la Decisión 486 de 2000, toda vez que es confundible con las marcas MAGIC UP y MAGICUP, las que distinguen en el mercado los mismos productos que aquella pretende amparar. 2.3.3. Que en las marcas cotejadas es predominante el elemento denominativo y desde este punto de vista son confundibles gráfica, ortográfica y en especial fonéticamente, lo que causa una confusión entre el público consumidor. 2.3.4. Que al admitir el registro de la marca MAKE UP se estaría en presencia de la competencia desleal confusoria. 2.3.5. Que la consecuencias de la utilización de esa marca se proyectan tanto en los consumidores como en el oferente del producto: en los primeros, se produce una obstaculización de los canales de información que podrá dar lugar a la adquisición de productos distintos al deseado; y en el segundo; implica un grave peligro para sus rentas, pues la adquisición errónea por los consumidores de productos confundibles, dotados posiblemente de una calidad inferior, defrauda la expectativa creada en el consumidor y esto se traduce en una perdida irrecuperable de la clientela. 2.3.6. Que al utilizar un signo tan similar al de la parte actora el señor CONCHA BARTOLINI se está aprovechando de manera ilegítima del esfuerzo económico realizado por la demandante en relación con su marca, convirtiéndose de esta

forma la expresión MAKE UP en una marca parasitaria que vive gracias a ese esfuerzo. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados.

Expresó en ese sentido: 3.1.1. Que las resoluciones demandadas fueron expedidas en forma legal y válida, de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la SIC por las normas nacionales y la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.1.2. Que la marca cuestionada es suficientemente distintiva y no se confunde con las previamente registradas. 3.1.3. Que “si bien los signos confrontados “MAKE UP” (mixta) y “MAGIC UP” comparten la expresión UP, la marca solicitada tiene una menor extensión que el signo “MAC”, lo cual hace que el signo solicitado “MAKE UP” sea suficientemente distintivo, lo que hace que los signos enfrentados puedan coexistir sin inducir a confusión al público consumidor”; y que “la relación conceptual tanto del signo solicitado como la marca registrada son disímiles, ya que mientras el signo solicitado en su significado en español es “maquillaje” con el concepto de las marcas previamente registradas “magia arriba o copa mágica” desvirtúa cualquier similitud”. 3.2. El señor ANDRÉS CONCHA BARTOLINI, tercero con interés directo en el proceso, aunque fue notificado legalmente de la demanda no la contestó.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda presentaron sus respectivos alegatos de

conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes (Fls. 123 a 131 del expediente). El tercero con interés directo en el proceso tampoco intervino en esta etapa. El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 146-IP-2013 de fecha 25 de septiembre de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la

prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MAKE UP con las marcas mixtas MAGIC UP y MAGICUP, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.

QUINTO: La corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo MAKE UP se presentó para generar confusión con las marcas mixtas MAGIC UP y MAGICUP, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad CONFECCIONES

LEONISA S.A.” VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada una oposición presentada por la demandante, sustentada en el registro previo de sus marcas MAGIC UP y MAGICUP (Clase 25), concedió el registro de la marca MAKE UP (mixta) a favor del señor ANDRÉS CONCHA BARTOLINI, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y resolvió los recursos de reposición y

apelación interpuestos contra el acto inicial, en el sentido de confirmar esa determinación. La demandante, invocando su condición de titular de las marcas MAGIC UP y MAGICUP, se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registrada para distinguir productos de la Clase 25 y que, por ende, carece de distintividad y está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […] g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. […].” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en

particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […].” “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”; […].” 6.3.- La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente

consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. De otro lado, la normativa comunitaria antes transcrita prevé que si un competidor solicita el registro de una marca con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, se debe denegar tal solicitud por la Oficina Nacional Competente. Esta causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 6.4.- En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la

jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 146IP-2013, dictada en este proceso: “- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una

posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.” Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos mixtos, calidad que tienen los signos enfrentados en este asunto, así como a las reglas de comparación de éstos: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el

registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004.

Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el

elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.” 6.5. Las marcas mixtas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: Marca cuestionada Marca concedida a través de los actos acusados para distinguir “Vestuario, calzado, sombrerería, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”. Marca opositora 1 Marca opositora 2 Marcas registradas a nombre de CONFECCIONES LEONISA S.A. para distinguir

“Vestuario, calzado, sombrerería, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”. 6.6. Comparación entre las marcas. En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, en las marcas confrontadas, a juicio de la Sala, el elemento denominativo es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento denominativo. 6.6.1. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: M A K E U P 1 2 3 4 1 2 Marca cuestionada M A G I C U P 1 2 3 4 5 1 2 Marca opositora 1

M A G I C U P 1 2 3 4 5 6 7

Marcas opositora 2 La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que aunque desde el punto de vista ortográfico aquellos tienen algunas similitudes éstas no son sustanciales. Al comparar el signo demandado con el signo opositor número 1 se advierte que pese a que ambos están constituidos por dos expresiones (la primera compuesta por dos sílabas y la segunda con una), que existe identidad en la primera sílaba de la primera palabra (MA) y que la segunda palabra es igual también (UP), tal coincidencia no permite concluir que la similitud ortográfica sea significativa, si se

tiene en cuenta que existe un elemento diferente en cada una de ellos que les otorga suficiente distintividad, que corresponde a la segunda sílaba de la primera expresión en cada marca: en la demandada la sílaba (KE), y en la opositora la sílaba (GIC), compuestas por fonemas diferentes. Esa distinta configuración ortográfica supone claramente una impresión de conjunto diferente de las marcas desde el aspecto visual. A la anterior conclusión se arriba también al cotejar el registro marcario censurado con la marca opositora número 2. En efecto, se trata de dos signos con una estructura diferente: el demandado, compuesto por dos palabras (MAKE y UP) y el opositor por una sola (MAGICUP), siendo distinto también en ellas el número de fonemas. Además, como en el anterior, en este caso la coincidencia parcial de fonemas en las marcas se diluye fácilmente con aquellos fonemas que son diferentes en la estructura de cada una de ellas. 6.6.2. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación: En relación con la marca opositora número 1:

MAKE UP-MAGIC UP// MAKE UP-MAGIC UP// MAKE UP-MAGIC UP

MAKE UP-MAGIC UP// MAKE UP-MAGIC UP// MAKE UP-MAGIC UP

MAKE UP-MAGIC UP// MAKE UP-MAGIC UP// MAKE UP-MAGIC UP

Y frente a la marca opositora número 2:

MAKE UP-MAGICUP// MAKE UP-MAGICUP// MAKE UP-MAGICUP

MAKE UP-MAGICUP// MAKE UP-MAGICUP// MAKE UP-MAGICUP

MAKE UP-MAGICUP// MAKE UP-MAGI