CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00353-00A

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – Procede respecto de la marca APACHE para identificar productos de la Clase 34 al no demostrarse el uso real y efectivo en el mercado andino dentro del periodo relevante / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca “APACHE” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. [...] [P]ara determinar el uso de una marca debe demostrarse que esta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. [...] Por consiguiente, para verificar el uso real de una marca es fundamental determinar la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza del producto o servicio, ya que pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. [...] Precisado lo anterior, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca nominativa “APACHE”, para distinguir los productos para los cuales fue concedido el signo, esto

es “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación [...], a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486. [...] De las pruebas antes relacionadas, la Sala estima que la actora no demostró el uso de la marca “APACHE” (nominativa), [...] Cabe precisar que no basta con la mera intención de usar la marca para que su uso sea considerado real y efectivo, sino que este debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. [...] Además, no puede perderse de vista que en el interrogatorio de parte el declarante manifestó que en el período cuestionado la sociedad actora no comercializó productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional en los países miembros de la Comunidad Andina. [...] Por lo tanto, las pruebas aportadas resultan insuficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca “APACHE” (nominativa), que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto no demuestran que los productos se encontraban puestos en el comercio o disponibles en el mercado bajo esa denominación, de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. [...] [R]esulta evidente que la actora no logró demostrar que la falta de uso se debió a fuerza mayor o caso fortuito, esto es, a acontecimientos externos que justifiquen la ausencia de uso, [...]. Así las cosas, la Sala concluye que no se

violaron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al cancelar la marca “APACHE” (nominativa), identificada con el certificado de registro número 138320, bajo la titularidad de [...], para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación parcial por no uso / USO DE LA MARCA - Normatividad aplicable / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE MARCA POR NO USO – De la marca nominativa APACHE / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA – Legitimación / / USO DE LA MARCA - Quienes pueden realizarlo [E]n lo concerniente al argumento de la actora relativo a que la sociedad [...], tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encontraba legitimada para iniciar la acción de cancelación, [...] Ciertamente, de conformidad con la normativa andina, cualquier persona interesada que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciar el trámite y solicitar, ante la autoridad competente, la cancelación por no uso de una marca registrada. Interés que se traduce en una intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Así, lo señaló la Interpretación Prejudicial, rendida en el presente proceso. [...] Así pues, la Sala encuentra debidamente acreditado el interés de la sociedad [...], para solicitar la cancelación por no uso del

certificado marcario número 138320, toda vez que la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés se encuentra legitimada para iniciarla, presupuesto que se cumple en el presente caso, en razón a que se demostró que la marca “APACHE” no estaba siendo utilizada efectivamente en el mercado, aunado al hecho de que le afectaba el carácter distintivo de su marca “PIELROJA”.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de abril de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2004-00285-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 17 de septiembre de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-0023500, C.P. Guillermo Vargas Ayala; de 15 de diciembre de 2017, Radicación 11001-0324-000-2009-00624-00, C.P. María Elizabeth García González; de 29 de octubre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2013-00200-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez y de 6 de noviembre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2011-00028-00, C.P.

Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 85 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00353-00A

Actor: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S. A. - PROTABACO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: Es procedente la cancelación, por no uso, del certificado de registro núm. 138320 de la marca nominativa “apache”, para distinguir los productos: “[…] tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”, de la clase 34 de la clasificación internacional de niza, ordenada por la sic, dado que la actora no probó su uso real y efectivo del citado signo, en la cantidad y modo requeridos.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. - PROTABACO S.A.-1, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 002882 de 31 de enero de 2008, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca”, 16509

de 28 de mayo de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos2 de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y 26591 de 29 de julio de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se niegue la solicitud de cancelación parcial por no uso de la marca comercial “APACHE” (nominativa), en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 138320. 3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 8 de mayo de 2007 la sociedad COLTABACO S.A., presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca nominativa “APACHE”, de la cual era titular, para distinguir productos comprendidos en la Clase 343 de la 1 En adelante PROTABACO S.A. 2 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 3 La marca distingue los siguientes productos: “[…] Tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas […]”. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Agregó que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la

solicitud de cancelación argumentando que la no circulación en el mercado de los cigarrillos, identificados con la marca “APACHE”, obedeció a razones ajenas a su voluntad. 3°: Que mediante la Resolución núm. 002882 de 31 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, canceló, por no uso, el registro de la marca “APACHE”, para distinguir productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Indicó que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero de ellos, a través de la Resolución núm. 16509 de 28 de mayo de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante la Resolución núm. 26591 de 29 de julio del mismo año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,5 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, por interpretación errónea e indebida aplicación, debido a que, a su juicio, estimó, erradamente, que la actividad y las pruebas aportadas para evaluar las condiciones y el impacto que el uso de la marca “APACHE” generaría en el mercado de los cigarrillos, no fueron suficientes para demostrar su uso continuo.

Sostuvo que si los productos identificados con la marca “APACHE” no se encuentran en forma masiva en el mercado colombiano, no ha sido por causas atribuibles a ella, sino por razones totalmente ajenas a su voluntad, razón por la cual el certificado de registro marcario no puede cancelarse, tal como lo dispone el 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. artículo 165 de la normatividad marcaria, dado que su falta de uso se debe a fuerza mayor o caso fortuito. Que, en efecto, se encuentra probado el gran esfuerzo realizado para lanzar al mercado los productos identificados con la marca “APACHE”, así como las exportaciones que hizo de los mismos, pues al no tener seguridad sobre la aceptación de esa marca en el mercado tuvo que realizar un estudio juicioso del mercado para evaluar dicha aceptación, lo cual justifica el no uso masivo de la misma. Adujo que no es procedente exigir pruebas para demostrar las causales de fuerza mayor o caso fortuito que evitaron la comercialización de los productos identificados con la marca “APACHE”, dado que la normativa marcaria no establece que sean las únicas para determinar el uso suficiente de un signo en el mercado. Afirmó que la sociedad COLTABACO S.A.”, tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se encuentra legitimada para iniciar la acción de cancelación, ya que su interés radica en eliminar la competencia que afecta la fuerza distintiva de la marca “PIELROJA”, de la cual es titular, por cuanto es un signo que contiene una figura indígena. Anotó que el interés legítimo para solicitar la cancelación por no uso del registro

de una marca, no está dirigido a eliminar una expresión registrada para apropiarse de ella y generar un acto de competencia desleal, toda vez que la verdadera finalidad es pedir la cancelación cuando la marca existente impide registrar o usar un signo similar o semejante. Manifestó que la SIC fundó su decisión en jurisprudencia marcaria desactualizada, relacionada con el interés legítimo que debe demostrar el solicitante de la cancelación por no uso de una marca, dado que pasó por alto sentencias proferidas con posterioridad a las citadas en su decisión, información que aportó a la entidad oportunamente. Expresó que el interés legítimo que debe ostentar quien pretenda la cancelación de un registro marcario por falta de uso, debe ser tal que demuestre que la procedencia de su solicitud le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor. Añadió que la jurisprudencia andina ha establecido que quien se encuentra legitimado para actuar en las solicitudes de cancelación por no uso del registro marcario, es la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada, así como la que pretenda registrar un signo, idéntico o semejante, confundible con la expresión solicitada6. Concluyó que la SIC violó lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, al cancelar por no uso el registro de la referida marca, ante la no falta de uso y sin que mediara un interés legítimo de la sociedad COLTABACO S.A. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su

prosperidad. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria y la doctrina sobre ese asunto. Expresó que la calificación sobre la “cantidad y el modo”, a la que se refieren los literales a) y b) del artículo 166 de la Decisión 486, está supeditada a un análisis de la naturaleza de cada producto o servicio y a la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización, entendiéndose como cantidad la suma total suficiente para el objeto que se pretende probar, y el modo como el procedimiento por medio del cual se ejecuta la acción comercial de dichos productos o servicios. Advirtió que las pruebas aportadas dentro de la actuación administrativa no fueron suficientes para demostrar el uso de la marca “APACHE”, ni acordes con la naturaleza de los productos que pretende amparar y con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, dado que no acreditaron que a la citada marca se le haya dado un uso real y efectivo, de manera seria y razonable en el sector comercial pertinente, teniendo en cuenta que para el presente caso se trata de cigarrillos, productos que son considerados como de consumo masivo y con precios asequibles, que permiten una elevada comercialización. 6 Proceso 15-IP-99 Sostuvo que la demandante alegó que la fuerza mayor o caso fortuito le impidieron comercializar la marca “APACHE” de forma masiva y de la manera que realmente corresponde, pero omitió anexar las pruebas necesarias que sustentaran dicha afirmación. Manifestó que la argumentación de la demandante respecto a la inexistencia del

interés que le debe asistir a la sociedad COLTABACO S.A. no tiene asidero jurídico, toda vez que cualquier persona interesada puede solicitar la acción de cancelación de un registro marcario y para ello basta con demostrar dicho interés ante la oficina nacional competente. Agregó que la SIC, como oficina nacional competente, ha determinado que la persona natural o jurídica que tenga conocimiento sobre una marca, que no es usada efectivamente en el mercado, puede presentar una acción de cancelación por no uso, sin que haya lugar a que la entidad exija requisito alguno, diferente a los formales. Explicó que la afirmación de que la marca no se usa, es suficiente para efectos de calificar al accionante como persona interesada, bajo el entendido de que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos los requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencial que legitima a la parte para iniciar la acción. II.-2. La sociedad COLTABACO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, carecen de fundamento legal. Alegó que revisado el material probatorio aportado por la sociedad PROTABACO S.A. no se observa que la marca “APACHE” fue usada real y efectivamente, durante el período comprendido entre el 8 de mayo de 2004 y el 8 de mayo de 2007, para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que no fueron puestos en el mercado ni estuvieron disponibles en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, según su

naturaleza y las modalidades de comercialización en el mercado colombiano ni en otros países de la Comunidad Andina. Explicó que dentro del período relevante, la demandante intentó incursionar al mercado la marca “APACHE”, para identificar productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; y que junto con sus distribuidores analizó el impacto que dicha expresión podría generar en el mercado, pero no fue puesta en el comercio ni se encontró disponible en el mercado colombiano ni en el de otro país de la Comunidad Andina. Expresó que PROTABACO S.A. solo pudo exportar cigarrillos, identificados con la marca cuestionada, por un valor de USD$2.800, cifra que, a su juicio, no corresponde a las ventas de un producto de consumo masivo durante el período relevante. Anotó que el mercado colombiano vende a Estados Unidos cigarrillos por un valor aproximado de USD$4.500 millones, razón por la cual la cifra de USD$2.800 en exportaciones no es representativa, teniendo en cuenta que el tabaco, los artículos para fumadores y las cerillas son de consumo masivo y se comercializan en una gran variedad de sitios de esparcimiento público. Indicó que la entidad demandada estudió las pruebas aportadas y estimó que las mismas no demostraban un uso serio, real y efectivo de la marca, pues los cigarrillos marca “APACHE” no se encontraban en el comercio, no estaban disponibles en el mercado y el volumen de exportaciones no era el correspondiente a un producto de consumo masivo. Explicó que los elementos de prueba aportados por el titular de una marca, que se pretenda cancelar, debe señalar de manera transparente e inequívoca el uso real

y efectivo de la misma, en el modo que realmente corresponda, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Aclaró que la fuerza mayor y el caso fortuito son causales de justificación para el no uso de la marca; y que no pueden ser atribuibles de ninguna manera al titular del registro, toda vez que debe ser un acontecimiento externo no imputable a la voluntad de éste, que impida la utilización de un signo en el marco comercial. Mencionó que esos acontecimientos externos deben demostrarse de forma contundente, para justificar su desuso en el mercado. Afirmó que es loable la gestión realizada por PROTABACO S.A., para estudiar la aceptación de la marca “APACHE” y que se reconocen todos los esfuerzos realizados por dicha empresa para la comercialización del producto. Sin embargo, tal marca fue registrada hace más de 10 años, tiempo más que suficiente para que la actora hubiera efectuado el análisis de mercadeo. Sostuvo que independientemente del tiempo que demoró la demandante en estudiar la estrategia de mercadeo de los cigarrillos, identificados con la marca cuestionada, no es admisible como causal de justificación para el no uso de la marca cancelada, el hecho de que la actora no contara, para el momento en que debía probarse el uso de la marca, con la seguridad sobre la aceptación de la misma. Estimó que si la demandante no usó la marca “APACHE”, porque no se sentía segura sobre la aceptación del signo distintivo en el comercio, dicho acontecimiento proviene de la voluntad del titular de la marca que decidió no usarla. Precisó que para adelantar un trámite de cancelación por no uso contra una

marca, el solicitante, que puede ser cualquier persona interesada, debe demostrar un interés en la cancelación y será la Oficina Nacional Competente la que evaluará el interés indicado. Adujo que le asiste el interés de iniciar la acción de cancelación de la marca “APACHE”, por cuanto la norma comunitaria dispone que se encuentra legitimada cualquier persona, natural o jurídica que demuestre que una marca no está siendo utilizada efectivamente en el mercado; porque le afectaba el carácter distintivo de su marca “PIELROJA”; y que la ley la legitimaba para solicitar la marca “APACHE”, haciendo uso del derecho preferente. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que la persona interesada, que pretende la cancelación de un registro por falta de uso, deberá demostrar “un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor”. IV.2La SIC, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual sostuvo que las pruebas aportadas por la actora no fueron suficientes para acreditar el uso de la marca, de acuerdo con la naturaleza de los productos que la misma pretendía identificar y con las modalidades en que se efectuaba su comercialización. Asimismo, adujo que con la simple afirmación junto con el cumplimiento de los

requisitos formales de la solicitud, como por ejemplo, el pago de la tasa correspondiente, se refleja el interés de quien inicia la acción. IV.3El tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró que el producto identificado con la marca cuestionada no fue puesto en el comercio ni se encontró disponible en el mercado, de conformidad con su naturaleza dentro del período relevante. Que tampoco se demostró una secuencia de exportaciones de las cuales pueda derivarse la colocación seria y efectiva del producto en el mercado o la ocurrencia de una causal de justificación que pueda exonerar el uso de la marca. IV.4La agencia del Ministerio Público, al emitir concepto de fondo, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que estimó que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados. Sostuvo que no hay prueba de que el producto identificado con la marca “APACHE” haya sido puesto en el comercio o se encuentre disponible en el mercado, de manera seria y razonable, en el período cuestionado. Indicó que no se aportaron facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, que exhibieran cifras, volúmenes de ventas, participación en el mercado, transacciones realizadas o políticas publicitarias que demostraran el uso real y efectivo, durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, dentro del sector comercial pertinente en Colombia ni en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Expresó que la principal prueba allegada por la actora, como demostración del uso de la marca, corresponde a dos documentos que se encuentran en idioma inglés,

que deben estar acompañados de su traducción, de conformidad con el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual no podían ser valorados por la SIC al surtirse la actuación administrativa ni tampoco lo pueden ser en este proceso judicial, con lo cual no es posible dar aplicación al artículo 166 de la Decisión 486, que permite considerar como uso de la marca el hecho de haber sido exportado el producto desde cualquiera de los países miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Alegó que las razones esgrimidas por la demandante para justificar el no uso de la marca controvertida, durante el período comprendido entre el 8 de mayo de 2004 y el 8 de mayo de 2007, se encuentran relacionadas con las causales de “fuerza mayor y caso fortuito”, las cuales no pueden ser aplicadas al presente caso, dado que no tienen soporte probatorio alguno. Advirtió que la decisión de aplazar o cancelar el lanzamiento de un producto, identificado con la marca “APACHE”, es una decisión de la actora, imputable a su voluntad, razón por la cual no es posible aplicar el citado inciso del artículo 165 de la Decisión 486 ni encuadrarla dentro de las causales de justificación, habida cuenta que para que prosperen dichas causales debe tratarse de un acontecimiento que sea ajeno al titular de la marca. Adujo que COLTABACO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encontraba legitimada para presentar la acción de cancelación, por cuanto la marca “APACHE”, de titularidad de PROTABACO S.A., no fue usada por su titular en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina de

Naciones durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación y en virtud de que obtuvo el registro de la expresión cuestionada, el cual le fue concedido para amparar productos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…]

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento 1.1. En vista de que en el proceso interno la demandante interpuso una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca denominada APACHE (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las 7 Proceso 438-IP-2019. cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma

de su comercialización. 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1.5. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

2. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. 2.1. Teniendo en cuenta el objeto controvertido en el presente proceso en el cual, se discute el uso efectivo de la marca APACHE

(denominativa), este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 2.3. Al respecto, el Artículo