CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00358-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto CRAYONS y la marca nominativa CRAYOLA previamente registrada en la clase 28 / MARCAS - Que comparten una partícula / DISTINTIVIDAD DE LA MARCA - Cuando se comparte una partícula esta se da si está acompañada de otros elementos / REGISTRO DE LA MARCA - Procede cuando contiene elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora y permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de la otra marca que reproduce / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es CRAYONS y por ello es registrable / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto CRAYONS en la Clase 35 por no configurarse similitud ortográfica ni fonética con la marca nominativa

CRAYOLA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente terminación y distinta secuencia consonántica y vocálica, pues la marca cuestionada, “CRAYONS”, se conforma por dos sílabas (CRAYONS), cinco consonantes (“C-R-Y-N-S”) y dos vocales (“A-O”), mientras que la marca previamente registrada, “CRAYOLA”, está compuesta por tres sílabas (“CRA-YO-LA”), cuatro consonantes (“C-R-Y-L”) y tres vocales (“A-O-A”). En efecto, en la marca previamente registrada el vocablo “CRAY” se encuentra acompañado de la terminación “OLA”, mientras que en la marca cuestionada está

combinado con la partícula “NS”, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la marca solicitada al estar acompañada de otro vocablo al final, como lo es la partícula “NS”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable. En otras palabras, los vocablos “NS” de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre los signos en disputa y permiten al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándola de mayor distintividad y otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la expresión “NS” del signo cuestionado, “CRAYONS”, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante. […] Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de terminaciones distintas le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas cotejadas, lo que las hace registrables, sin que haya lugar a que el consumidor pueda pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 30 de julio de 2020, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que

lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas. […]Por lo tanto, la Sala estima que en el caso bajo examen el signo cuestionado “CRAYONS” sí cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de la marca previamente registrada, “CRAYOLA”, al contar con terminaciones distintas que le aportan una fuerza especial a cada una de las marcas en disputa. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada “CRAYONS” proviene del idioma inglés; sin embargo, su significado no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía y desde esta perspectiva bien podría ser registrable. Cabe señalar que esta Sección en la sentencia de 2 de marzo de 2017 indicó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial, que los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero, que no formen parte del conocimiento común, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede su registro como marca. […] Por su parte, la marca previamente registrada, “CRAYOLA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española es definida como “[…] De Crayola®, marca reg. 1. f. cera (‖ lápiz) […]”, por lo que al no guardar su significado relación o conexión con los productos que distingue en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, juguetes y juegos, debe considerarse como

arbitraria. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, la Sala estima que comoquiera que la marca cuestionada es de fantasía, los signos enfrentados no pueden cotejarse desde este aspecto. […] Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca solicitada cuestionada “CRAYONS” es lo suficientemente distintiva y diferente de la previamente registrada.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 230

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00358-00

Actor: CRAYOLA PROPERTIES, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A

CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O

ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS ENFRENTADAS, TENIEDO EN CUENTA

EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LES APORTAN UNA

FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CRAYOLA PROPERTIES, INC., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener las resoluciones núms. 002355 de 31 de enero de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; y 10227 de 31 de marzo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 10791 de 9 de abril de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 20 de octubre de 2006, la sociedad IMPORTADORA DINASTÍA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “CRAYONS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 254 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la

sociedad BINNEY & SMITH INC, -anterior titular de la marca CRAYOLA-, presentó oposición argumentando su derecho anterior sobre la marca antes referida, registrada en la Clase 28 Internacional, certificado de registro núm. 193.017. 3°: Que mediante Resolución núm. 002355 de 31 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC6, declaró infundada la citada oposición y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto “CRAYONS”, para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria mediante resoluciones núms. 10227 y 10791 de 2008, expedidas, respectivamente, por la Jefe de la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir: “[…] Vestidos, calzados, sombrerería. […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, vulneró el artículo 134 de la Decisión 486, puesto que el signo solicitado a registro, “CRAYONS”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional

de Niza, carece de distintividad por resultar confundiblemente similar con su marca previamente registrada, “CRAYOLA”, en la Clase 28 de la citada Clasificación. Que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, debido a que al realizar el estudio de registrabilidad la entidad demandada desconoció que en el signo solicitado concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro, por lo que la decisión de concederlo condujo a la afectación del derecho de uso exclusivo que tiene respecto de la marca “CRAYOLA”. Afirmó que la SIC, a su juicio, desconoció “de manera abierta” lo establecido por la jurisprudencia y la doctrina acerca del concepto “Conexidad Competitiva”, pues, en su criterio, efectuó de manera errónea el análisis de confundibilidad entre las marcas “CRAYONS” y “CRAYOLA”, al estimar que éstas identificaban productos totalmente diferentes por estar comprendidos en las clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Ello, por cuanto al ser los niños los consumidores potenciales de ambos productos, salta a la vista que éstos tienen un mismo objetivo y, por ende, comparten canales de comercialización, lo cual incrementa el riesgo de confusión entre los productos amparados por una y otra marca. Agregó que tal conexidad se hace igualmente evidente en los medios de publicidad empleados para difundir los productos, pues al estar dirigidos a un público consumidor infantil, la publicidad debe estar acorde con la edad de quienes los van a adquirir. Añadió que los productos se encuentran relacionados entre sí, pues además de estar dirigidos a un consumidor específico y de tener similares características,

pueden ser complementarios o usarse conjuntamente. Indicó que de una visión en conjunto de las marcas enfrentadas, se concluye que sí resultan confundibles en razón a que el signo solicitado “CRAYONS” (mixto) no posee elementos que permitan diferenciarlo de la marca “CRAYOLA” (nominativa), por lo tanto el consumidor no dispondrá de los elementos de juicio necesarios para individualizarlas y distinguirlas plenamente. Afirmó que en las citadas marcas la primera sílaba está integrada por el mismo conjunto de letras, esto es, “C-R-A”; y que tienen la misma extensión, es decir, 7 letras, de las cuales comparten 5, lo que hace que la percepción del signo otorgado sea “altamente semejante” a la percepción que se deriva de la marca “CRAYOLA”, previamente registrada. Explicó que dichas coincidencias constituyen factores que generan confundibilidad entre las maras cotejadas, en tanto que lo único que no reproduce la expresión “CRAYONS” (mixta) de la reconocida marca “CRAYOLA” (nominativa), son las letras “L” y “A”, las cuales son reemplazadas por las letras “N” y “S”, de manera que, en su criterio, no existen elementos propios en la marca solicitada a registro que le confieran fuerza distintiva. En cuanto a la similitud fonética, expuso que al pronunciar ambas marcas de forma sucesiva y alternativa se escuchan muy similares, al punto que si son pronunciadas rápidamente pueden generar un sonido semejante capaz de generar confusión auditiva, ello en razón a la identidad que se presenta en las expresiones

“CRA” y “YO”, siendo la primera sílaba la de más fácil recordación en el público consumidor. Respecto de la similitud desde el punto de vista ideológico, indicó que la asociación que el público hará de las expresiones es evidente, toda vez que se trata de palabras que evocan el lápiz de cera utilizado especialmente por los niños para pintar y dibujar; igualmente, se trata de dos palabras que significan lo mismo pero en idiomas diferentes, de lo cual es dable concluir que, además de las similitudes de orden ortográfico, visual y fonético entre ambas marcas, existe riesgo de confusión y de asociación por las similitudes de orden ideológico que presentan. Señaló que la similitud que presenta la pronunciación de ambas marcas llevará que, de manera automática, el consumidor realice una asociación entre ellas asumiendo que hacen parte de una misma familia marcaria, proporcionándole así una información equivocada de que “CRAYONS” es una marca derivada de la marca “CRAYOLA”, en razón a que cuentan con los mismos elementos característicos. Alegó que, contrario a lo establecido por la entidad demandada, son más los aspectos en que coinciden las marcas cotejadas que los que las diferencian, de manera que, en su criterio, el cotejo llevado a cabo por la SIC desconoció las semejanzas que se presentan, apartándose así de los parámetros fijados por la doctrina y la jurisprudencia para el análisis de registrabilidad. Que se desconocieron los artículos 224, 225 y 226, literales a), b) y c), en consonancia con los artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486, por falta de

aplicación. Como sustento de lo anterior, adujo que la SIC incurrió en el desconocimiento de dichas disposiciones al no admitir la notoriedad de la marca “CRAYOLA”; y que en los actos acusados no se llevó a cabo, de forma rigurosa, la evaluación de los 4 riesgos previstos en las normas antes aludidas contra los que debe resguardarse a las marcas notorias, de manera que el cotejo realizado de forma superficial implicó el tratamiento de la marca “CRAYOLA” como una marca común, negando así la emulación parasitaria que el signo “CRAYONS” hace de ella. En tal sentido, precisó que en los actos enjuiciados, además de no tenerse en cuenta las semejanzas entre la marca notoria “CRAYOLA” y el signo solicitado, también se dejó de lado el alto grado de reconocimiento de que goza dicha marca en Colombia y en el mundo como factor determinante para la existencia de riesgo de confusión o asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución de la marca notoriamente conocida en el evento de permitirse el registro de signos basados en los elementos distintivos de ella. Indicó que todo lo anterior da lugar a una flagrante violación de las normas que, como los artículos 136, literal h) y 225 de la Decisión 486, establecen la obligación a cargo de la SIC de proteger a las marcas notorias contra cualquier registro o uso no autorizado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Mencionó que, contrario a lo afirmado por la actora, las marcas enfrentadas sí

presentan diferencias relevantes que permiten individualizarlas y asociarlas a un origen empresarial determinado, puesto que desde el punto de vista ortográfico tienen diferente extensión, dado que la marca cuestionada, “CRAYONS”, se compone de dos sílabas, mientras que el registro previo, “CRAYOLA” se conforma de tres sílabas, lo que genera diferencias sustanciales entre una y otra. Señaló que desde el punto de vista fonético las diferencias también son relevantes, dado que cuentan con diferente pronunciación, al estar la sílaba tónica ubicada en diferentes posiciones, debido a que en el signo cuestionado está en la segunda sílaba, mientras que en la marca previamente registrada está en la tercera. Adujo que las marcas enfrentadas son conceptual o ideológicamente distintas, toda vez que el signo solicitado “CRAYONS” no tiene significado conocido en el lenguaje castellano, por lo que debe considerarse como de fantasía, mientras que la marca previamente registrada “CRAYOLA” es definida por el Diccionario de la Real Academia como “[…] 1. M. Cuba, Hond., Méx. y Ur. cera (//lápiz) […]”. Agregó que a pesar de las semejanzas en sus raíces, a su juicio, resulta errado por parte de la sociedad actora pretender evidenciar ese riesgo de confusión basado en esa única semejanza, máxime si se tiene en cuenta que las terminaciones de cada una de ellas son tan disímiles que hace que las marcas enfrentadas sean claramente diferenciales por un consumidor promedio. Mencionó que dada la carga conceptual de cada uno de los signos cotejados, así como la diferencia en la terminación y las sílabas que los componen, permitía

concluir que no se podía generar riesgo alguno de confundibilidad para quien vaya a adquirir los productos que distinguen. II.2. La sociedad IMPORTADORA DINASTÍA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Señaló que entre las marcas enfrentadas no existe conexidad competitiva entre los productos que distinguen, toda vez que los vestidos, calzado y sombrerería que pertenecen a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en nada se relacionan con los juguetes, juegos, artículos de gimnasia y deporte que pertenecen a la Clase 28 del citado Nomenclátor. Adujo que los mencionados productos se exhiben en diferentes tipos de almacenes, permanecen en estantes distintos, por lo que el consumidor promedio, al momento de adquirirlos no va a comparar un sombrero con un juguete y asumir que provienen del mismo empresario. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que además de existir semejanzas de tipo ortográfico, fonético y conceptual entre los productos que identifican los signos en conflicto, existe conexidad competitiva. IV.3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó7: “[…] 7 Proceso 509-IP-2019.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo CRAYONS (mixto) y la marca CRAYOLA (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en

el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas. a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en

cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en las semejanzas es las que puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante, colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: […]

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado CRAYONS (mixto) y la marca CRAYOLA

(denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir

pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a

la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CRAYONS (mixto) y la marca CRAYOLA (denominativa).

3. Marcas de fantasía 3.1. Dentro del proceso la SIC sostiene que la denominación del signo solicitado a registro CRAYONS (mixto) sería de fantasía al carecer de una definición en español, por lo que es pertinente abordar el tema planteado. 3.2. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo

significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ninguna de sus propiedades. […]

4. Signos conformados por palabras en idioma extranjero 4.1. En atención a que el signo solicitado CRAYONS (mixto) se encuentra conformado por denominaciones en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. […] 4.7. En el presente caso se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo.

5. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

La notoriedad del signo solicitado a registro 5.1. En el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce la marca notoria CRAYOLA (denominativa), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición 5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 5.3. En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el

entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 5.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada. […] Prueba de la notoriedad. 5.15. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.16. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que

se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de person