CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00379-00-2015

MARCA SOFT DERM – Registrable por no ser descriptiva y resultar novedosa y distintiva / SOFT DERM – Marca evocativa / EXPRESIONES SOFT DERM – De uso común en el registro marcario de la clase 3 de la Clasificación de Niza / MARCA COMPUESTA – Su conformación por palabras genéricas o descriptivas no significa per se que es irregistrable Las palabras que componen la marca SOFT DERM no tienen un significado que sugiera al consumidor el producto que ésta distingue. De hecho, pese a que el vocablo DERMO es genérico de la clase 3, pues según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa “piel”, lo cierto es que la palabra SOFT, que lo acompaña, es un vocablo en inglés, que no es de público conocimiento para el consumidor medio. En este orden de ideas, la Sala constata que la marca SOFT DERM no es descriptiva, pues no hace referencia a características propias del producto “que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo”. Precisamente, esta situación permite concluir que la marca SOFT DERM es evocativa, ya que sugiere al consumidor un efecto del producto que pretende distinguir, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar el signo con este objeto. En efecto, la marca SOFT DERM es evocativa, pues cumple con la descripción que sobre éste tipo de signos dio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial... Si bien las dos (2) palabras que componen el signo cuestionado son de uso común en el registro marcario de la clase 3 de la Clasificación de Niza, tal y como se constató luego de observar la página web de

la Superintendencia de Industria y Comercio, donde más de 9 marcas registradas en dicha clase las contienen (SOFT EFFECTS, SOFT CHIC, SOFT COMPACT, SOFT AGAIN, SOFT STYLE, SOFT MATE, SOFT WARE, SOFT SCRUB, SOFTWASH y GLISILIDERM, VONDERM, POVIDERM, ALPHADERM, ATODERM, LADERM, SEBODERM, BALSODERM, LUBRIDERM); lo cierto es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva de los productos que identifica. No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o mas palabras genéricas y descriptivas no constituye, per se, una razón para negar su registro. (…) de la combinación de dos términos genéricos o descriptivos puede resultar un conjunto novedoso y original que forme una expresión evocativa que, de ser lo suficientemente distintiva, es perfectamente admisible a registro.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL E NOTA DE RELATORIA: Marcas evocativas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2012, Rad. 2005-00146-01; sentencia de 28 de octubre de 2010, MP. Marco Antonio Velilla Moreno. Marcas compuestas, sentencia de 9 de septiembre de 2004, MP. Camilo Arciniegas Andrade.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 10010 DE 2008 (31 de marzo)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 15150 DE 2008 (19 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 17635 DE 2008 (30 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00379-00

Actor: JAFER LIMITED Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa, promovida por JAFER LIMITED contra las Resoluciones 10010 de 2008 (31 de marzo), 15150 de 2008 (19 de mayo) y 17635 de 2008 (30 de mayo), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SOFT DERM, a favor de BIOTOSCANA FARMA S.A., para distinguir “cosméticos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA JAFER LIMITED, domiciliada en Hamilton, Bermudas, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 10010 de 2008 (31 de marzo), a través de la

cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de BIOTOSCANA FARMA S.A., el registro de la marca SOFT DERM para distinguir “cosméticos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 15150 de 2008 (19 de mayo), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 10010 de 2008 (31 de marzo).  Que se declare nula la Resolución 17635 de 2008 (30 de mayo), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 10010 de 2008 (31 de marzo).  Que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca SOFT DERM, para distinguir “cosméticos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los hechos El 10 de julio de 2007 BIOTOSCANA FARMA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SOFT DERM, para distinguir “cosméticos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 579 de

2007 y, dentro del término oportuno, fue objetada por JAFER LIMITED, quien consideró que la marca carecía de distintividad, habida cuenta que era descriptiva de las cualidades del producto que pretendía identificar. Mediante Resolución 10010 de 2008 (31 de marzo) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SOFT DERM, a favor de BIOTOSCANA FARMA S.A., para distinguir “cosméticos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 15150 de 2008 (19 de mayo) y 17635 de 2008 (30 de mayo), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 10010 de 2008 (31 de marzo). 1.3. Normas violadas y concepto de violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134 y 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, indica que los artículos 134 y 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al

cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)” y “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca SOFT DERM, debido a que está compuesta por dos (2) palabras descriptivas y de uso común en el mercado de productos distinguidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, que hacen referencia a “piel suave”, según se infiere de su significado. En este sentido, considera que el signo SOFT DERM es descriptivo de “una cualidad del producto que pretende identificar”. Aunado a lo anterior, sostiene que el registro del signo otorga un privilegio a su titular, restringiendo arbitrariamente la competencia en el mercado de productos cosméticos.

2. CONTESTACIONES 2.1. BIOTOSCANA FARMA S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que la marca SOFT DERM era suficientemente distintiva para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, señaló que la marca no era descriptiva, pues no estaba compuesta exclusivamente del nombre genérico o técnico del producto que identificaba. Por último, indicó que el signo era evocativo, pues estaba compuesto por una combinación original de palabras que permitían identificar los productos que

distinguía con “suavidad en la piel”. 2.2. La Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 134, literal a), y 135, literales b) y e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 072-IP-2012 se citan a continuación. “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El Tribunal en base a la doctrina ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.

TERCERO: Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o

servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

CUARTO: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común. El titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

QUINTO: En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. Al contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos

o descriptivos.”

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. JAFER LIMITED reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que no podía clasificarse a la marca SOFT DERM como de fantasía, debido a que las palabras que la conformaban eran de uso común y su significado era ampliamente conocido por el consumidor medio. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que la marca SOFT DERM era suficientemente distintiva para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, indicó que la marca SOFT DERM era evocativa y estaba compuesta por una combinación novedosa de palabras que no le permitían describir directamente los productos que distinguía. 4.3. BIOTOSCANA FARMA S.A. reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.

5. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó conservar el registro de la marca SOFT DERM, manifestando que era distintiva, ya que estaba compuesta por dos vocablos genéricos que en su conjunto conformaban una combinación novedosa de palabras.

Asimismo, indicó que la marca no era descriptiva, debido a que no hacía referencia a las características o cualidades del producto que distinguía sino a los efectos que éste podría producir en el público consumidor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo SOFT DERM, cuyo registro se solicitó para distinguir “cosméticos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional

de Niza: i) reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y ii) no es descriptivo y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso precisa que los elementos constitutivos de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A estos efectos, respecto de la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina indicó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.” (Se resalta) En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona se expresa como se señala a continuación:

SOFT DERM

(Nominativa Clase

1. SOFT DERM Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si la marca SOFT DERM: i) es distintiva y ii) no es descriptiva y, por lo tanto, es susceptible de ser registrada en la clase 3 de la Clasificación

Internacional de Niza. 1.1. Distintividad La Superintendencia de Industria y Comercio afirma que concedió el registró de la marca SOFT DERM, a favor de BIOTOSCANA FARMA S.A., porque consideró que era suficientemente distintiva para distinguir “cosméticos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la actora considera que el signo cuestionado no es distintivo, ya que está conformado por dos (2) palabras de uso común que describen “una cualidad del producto que pretende identificar”.

Sobre los signos descriptivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que: “la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio”.” (Se resalta y subraya) En el presente caso se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio efectivamente concedió el registro de la marca SOFT DERM para distinguir “cosméticos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de “cosmético” es: “dicho de un producto: que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo, especialmente del rostro.”. Bajo el anterior contexto, se advierte que las palabras que componen la marca SOFT DERM no tienen un significado que sugiera al consumidor el producto que ésta distingue. De hecho, pese a que el vocablo DERMO es genérico de la clase 31, pues según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa “piel”, lo 1 En sentencia de 9 de agosto de 2012 (Rad.: 11001032400020050014601), en la que esta Sala estudió si las marcas DERMOTINE y DERMOTIVIN podían distinguir productos de la clase 3 de la

Clasificación Internacional de Niza y coexistir pacíficamente en el mercado, se manifestó: “Por otro lado, encuentra la Sala que no es dable realizar una comparación conceptual entre las marcas, pues son evocativas, debido a que están referidas a conceptos genéricos de los productos que buscan distinguir. De hecho ambas comparten el vocablo DERMO, que es genérico, pues según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa “piel”, y según lo ha establecido esta Sección “Esa circunstancia implica, a la vez, que no hay lugar a considerar el aspecto ideológico o semántico de las marcas, por cuanto están referidos a conceptos descriptivos o características genéricas del producto. Así las cosas, la comparación sólo es posible en los campos visual, ortográfico y fonético…”?. (Se resalta) cierto es que la palabra SOFT, que lo acompaña, es un vocablo en inglés, que no es de público conocimiento para el consumidor medio. En este orden de ideas, la Sala constata que la marca SOFT DERM no es descriptiva, pues no hace referencia a características propias del producto “que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo”. Precisamente, esta situación permite concluir que la marca SOFT DERM es evocativa, ya que sugiere al consumidor un efecto del producto que pretende distinguir, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar el signo con este objeto. En efecto, la marca SOFT DERM es evocativa, pues cumple con la descripción que sobre éste tipo de signos dio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial: “los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el

usuario ciert[o]s… efectos del producto o servicio…poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo.” Si bien las dos (2) palabras que componen el signo cuestionado son de uso común en el registro marcario de la clase 3 de la Clasificación de Niza, tal y como se constató luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde más de 9 marcas registradas en dicha clase las contienen

(SOFT EFFECTS, SOFT CHIC, SOFT COMPACT, SOFT AGAIN, SOFT STYLE,

SOFT MATE, SOFT WARE, SOFT SCRUB, SOFTWASH y GLISILIDERM, VONDERM, POVIDERM, ALPHADERM, ATODERM, LADERM, SEBODERM, BALSODERM, LUBRIDERM); lo cierto es que para la Sala dicha combinación de palabras resulta novedosa y distintiva de los productos que identifica. No debe olvidarse que el hecho de que una marca esté compuesta por una o mas palabras genéricas y descriptivas no constituye, per se, una razón para negar su registro. De hecho, en sentencia de 9 de septiembre de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade) esta Sala dijo que de “…la combinación de dos términos genéricos o descriptivos puede resultar un conjunto novedoso y original que forme una expresión evocativa que, de ser lo suficientemente distintiva, es perfectamente admisible a registro.”2. En consecuencia, la Sala advierte que no debe cancelar el registro del signo

SOFT DERM, pues no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “…el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.”. A propósito de signos evocativos, en sentencia de 28 de octubre de 2010 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno) esta Sala hizo la siguiente acotación respecto al signo TELECOM: “Entonces, retomando la pregunta ¿qué es?, no puede afirmarse que la expresión “TELECOM” se trata de alguno de los productos de la clase 9ª, antes reseñados, como tampoco que dicho término se refiera directa y necesariamente al servicio de telecomunicaciones contenido en la clase 38 ibídem, pues según el diccionario de la Real Academia, el término TELECOM, no tiene significado. Otra cosa bien diferente, es que la empresa en liquidación le haya dado realce y categoría a dicha expresión y la posea como sigla en su razón social, la cual la caracterizó como una empresa de telecomunicaciones que por mucho tiempo tuvo gran protagonismo en Colombia en la prestación de tales servicios. La marca “TELECOM”, al no definir el servicio de la clase 38 ni tener alguna relación con los productos de la clase 9ª, no puede considerarse genérica, como lo pretende dar a entender el tercero interesado en las resultas del proceso. Esta marca es de

aquellas que la doctrina denomina “evocativa”, pues evoca en la mente del consumidor algunos de los productos y servicios que distingue, sin que los describa directamente al no definirlos, ni referirse propiamente a alguna de sus características o propiedades; en otras palabras, se encuentra en los límites de las marcas evocativas frente a aquellas que son descriptivas.”3 (Se resalta) 2 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 9 de septiembre de 2004, Rad.: 1100103240002001028001, Actora: BAVARIA S.A., M.P. Camilo Arciniegas Andrade De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARIA ELIZABETH GARCIA

Presidenta GONZALEZ GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO 3 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 28 de octubre de 2010, Actora: COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., Rad.: 11001032400020050013701, M.P. Marco Antonio

Velilla Moreno