CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00407-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ANAVANA y la marca mixta HAVAIANAS / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo son HAVAIANAS y ANAVANA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo ANAVANA para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca HAVAIANAS previamente registrada en la misma clase En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que las marcas están conformadas por una sola expresión. Mientras que la marca ANAVANA tiene cuatro (4) sílabas y siete (7) letras – cuatro (4) vocales y tres (3) consonantes –, el signo HAVAIANA tiene cuatro (4) sílabas y nueve (9) letras – cinco (5) vocales y cuatro (4) consonantes –. De lo anterior, la Sala encuentra que si bien es cierto que ambos signos varían en cuanto su la composición, esto es, al número de letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes. En efecto, a partir de la composición gramatical de las marcas, para la Sala las mismas resultan similares, toda vez que coinciden en el número de sílabas, en cuatro (4) vocales y dos (2) consonantes. Ahora bien, la similitud no se diluye por la presencia de la letra I, la cual por sí sola no le otorga distintividad ortográfica. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un

riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Así mismo, es conveniente precisar que el signo HAVAIANA empieza con una letra sin sonido como lo es la H, lo que determinaría que su pronunciación sería AVAIANA. De igual manera, debe advertirse que la palabra HAVAIANAS cuenta con cinco (5) vocales A-A-I-A-A, en la que se encuentra en la tercera sílaba un diptongo creciente conformado por las letras IA, que al momento de pronunciarse la segunda vocal le da la tonalidad dentro del núcleo silábico. En este sentido, la presencia de la letra I le otorga fuerza distintiva a la marca registrada, evidenciando una similitud acústica entre las marcas en conflicto. […] Así pues, analizadas las marcas en conflicto en su conjunto, resulta evidente la similitud entre ellas, pues comparados los signos desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, tienen idéntica repercusión sensorial respecto del consumidor medio, por lo que puede provocar confusión entre ambas marcas. En conclusión, la Sala considera que entre las marcas cotejadas existen similitudes que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la

imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que la marca ANAVANA ampara los siguientes productos “[…] vestidos, calzados, sombrerería […]”. Ahora bien, respecto de la marca HAVAIANA, previamente registrada, se tiene que el registro 269109 ampara productos de “[…] vestir y calzado en general, incluyendo aquellos para la práctica del deporte […]”. Por ende y como bien lo consideró la parte actora, es dable afirmar que “[…] ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados […]”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor internacional de Niza, esto es, a la clase 25, existiendo, en consecuencia, conexidad competitiva.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00407-00

Actor: SAO PAULO ALPARGATAS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO. MARCAS EN

CONFLICTO: ANAVANA (MIXTA) Y HAVAIANAS (MIXTA).

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 036358 del 31 de octubre de 2007, 42227 del 17 de diciembre de 2007 y 8887 del 27 de marzo de 2008 a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca ANAVANA (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora ANDREA VANESSA AGUDELO DIEZ. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…]2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución No 36358 del 31 de

octubre de 2007, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió a favor de la señora Andrea Vanessa Agudelo Diez el registro de la marca ANAVANA (MIXTA) para amparar “vestidos, calzado, sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró infundada la oposición presentada por mi representada, SAO PAULO ALPARGATAS S.A. 2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución No 42227 del 17 de diciembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por SAO PAULO ALPARGATAS S,A, y confirmó la decisión contenida en la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007. 2.3 Que se declare la nulidad de la Resolución No 8887 del 27 de marzo de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por SAO PAULO ALPARGATAS S.A, y confirmó la decisión contenida en la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007. 2.4 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar al registro de la marca ANAVANA (MIXTA), en clase 25, Certificado No 351.906 a nombre de ANDREA VANESSA AGUDELO DIEZ. 2.5 Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el

presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.6 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Articulo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]” I.2. Los hechos Manifestó que el 22 de septiembre de 2006 la señora ANDREA VANESSA AGUDELO DIEZ solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ANAVANA (MIXTA) para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó en el expediente administrativo No 06 95462. Expresó que la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A oportunamente presentó oposición al registro de la marca ANAVANA (MIXTA), con fundamento en el registro de la marca HAVAIANAS (MIXTA), clase 25, certificado 269109, dadas sus similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, con base en lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Indicó que a través de la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro de la

marca. Aseveró que la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. oportunamente presentó los recursos de reposición y, en subsidio, apelación en contra de la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007, argumentando que: “[…] la marca solicitada reproduce casi en su totalidad la composición ortográfica de la marca opositora HAVAIANAS, dado que tiene casi la misma secuencia de vocales y similares consonantes, dispuestas en similar orden (…) y al amparar los mismos productos, el consumidor al entrar en contacto con las marcas va confundirse, considerando que tienen el mismo origen empresarial afectando de esta manera los intereses de los consumidores y los de mi representada […]”. Señaló que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio resolvió confirmar, mediante Resolución 42227 del 17 de diciembre de 2007, la decisión contenida en la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007. Igualmente en esta misma Resolución, decidió conceder el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria ante el Superintendente para la Propiedad Industrial. Informó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió mediante Resolución 8887 del 27 de marzo de 2008 confirmar la decisión contenida en la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los artículos 134, literales a) y b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la marca

ANAVANA es semejante a la anteriormente registrada por el accionante e identifica los mismos productos de la marca inicialmente registrada. Expresó que es incoherente que la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido el registro de la marca ANAVANA a pesar de que existe la marca HAVAIANAS, similarmente confundible, la cual fue previamente registrada para distinguir los mismos productos. Manifestó que la Superintendencia reconoció que las palabras comparten el mismo número de sílabas, sin embargo, consideró que las marcas no son similarmente confundibles por las diferencias en la secuencia de vocales. Disiente sobre este asunto, aclarando que la “i” que hace parte de su marca y la razón por la cual la Superintendencia considera que las marcas son diferentes, hace parte de un diptongo, lo cual significa que es pronunciada en la misma que la A y por lo tanto, su pronunciación es débil “IA”. Adujo que la palabra HAVAIANA comparte una alta similitud fonológica con la palabra ANAVANA derivado de la coincidencia entre disposición de las vocales y localización del nucleó silábico entre las sílabas que conforman las palabras. Aseveró que en el presente caso no se está cuestionando la susceptibilidad de representación gráfica del signo ANAVANA, sino que la Superintendencia de Industria y Comercio procedió erradamente al conceder el registro de la misma en la clase 25, pues no cumple con el segundo y más importante requisito, esto es, la distintividad. Afirmó que la palabra ANAVANA no es distintiva desde el aspecto extrínseco, pues es similarmente con la marca anteriormente registrada HAVAIANA, bajo el

certificado 269109. Recordó que la fábrica SAO PAULO ALPARGATAS S.A fue fundada en 1907, la cual desde su inicio se dedicó a la fabricación de alpargatas rueda, lona y encerados, y que en 1962, lanzó la marca HAVAIANAS en Brasil, para identificar sandalias hechas en caucho. Concluyó que las marcas en conflicto se relacionan competitivamente, pues comparten los mismos canales de comercialización y la misma naturaleza o finalidad del mercado.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. Mediante auto del 21 de octubre de 20091, el Despacho sustanciador tuvo por contestada la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por no haberse acompañado el respectivo poder para actuar. II.2. INTERVENCIÓN DE ANDREA VANESSA AGUDELO DIEZ. La tercera con interés en las resultas del proceso2, mediante apoderado, indicó que remitiéndose a las reglas establecidas por el Tribunal Andino de Justicia, para evaluar el grado de confundibilidad entre dos signos, con relación a la similitud ortográfica, fonética y visual, necesariamente se concluye que no existen raíces ni terminaciones comunes, sumándose a la carencia de similitud ideológica, que aunque en este caso no se ha analizado por su evidente carencia, es bueno resaltar que la palabra ANAVANA por sí misma no crea en la mente del consumidor ninguna idea

o concepto, en cambio la palabra HAVAIANAS conceptualiza en la mente del consumidor un sitio geográfico. A todo lo anterior se suma el elemento gráfico que es totalmente diferente.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 285-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 20153, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 1 Folios 152 y 153 cuaderno principal 2 Folios 140 a 142 cuaderno principal 3 Folios 177 a 190 cuaderno principal Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, efectuó las siguientes consideraciones: “[…] 27 En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto de los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por si la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de

irregistrabilidad. […] 46 Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el grafico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C No 410, de 24 de febrero de 1999, marca; C.A.S.A.(mixta)). […]

48. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman , esto es, si el signo solicitado a registro tiene la capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten el signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C No 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

[…]

51. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas; la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va suscitar en los consumidores.

[…]

53. Finalmente, cuando el signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para el registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, numero de vocales, sufijos, prefijos, etc, por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los

productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. […]” IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de agosto de 20154, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora reiteró en esencia, los argumentos de nulidad. El Ministerio Publico y el tercero interviniente no se pronunciaron en esta etapa procesal. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado judicial, manifestó que la expresión “ANAVANA” para distinguir productos de la clase 25, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjunto de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre si y en 4 Folio 192 cuaderno principal consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre la procedencia empresarial. Indicó que entre las expresiones en conflicto “ANAVANA” frente a “HAVAIANAS”, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia

en el mercado. Expresó que los signos confrontados no generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares o que se trata de una nueva gamas de producto de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 036358 del 31 de octubre de 2007, 42227 del 17 de diciembre de 2007 y 8887 del 27 de marzo de 2008 a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca ANAVANA (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora

ANDREA VANESSA AGUDELO DIEZ.

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, literales a) y b), 135 literal a) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casuales de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134, literales a) y b), 135, literal a), y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “[…] Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca

cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […] g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. “[…] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) Carezcan de distintividad;” […]” (Negrillas fuera de texto). «[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]» V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y

la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”5. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común6. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las

marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”7. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria8 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1. Comparación de los signos 8 Ibídem. La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado - Marcas registradas Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las

palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”9. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

A N A V A N A 1 2 3 4 5 6 7

Marca solicitada H A V A I A N A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Marca registrada ANAVANA (Mixta) HAVAIANAS (MIXTA)

Consonantes: N-V-N Consonantes: H-V-N-S Vocales: A-A-A-A Vocales: A-A-I-A-A En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que las marcas están conformadas por una sola expresión. Mientras que la marca ANAV