CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00440-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo DIGESTA y las marcas DIGESTA LAX y DIGEST en las clases 5 y 30 en la Clase Internacional de Niza / EXPRESION DE USO COMÚN – Pueden ser utilizadas por el público general / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es el término DIGEST en las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza / MARCAS FARMACÉUTICAS – Las partículas de uso común no deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen comparativo / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo DIGESTA al no existir similitud con las marcas DIGESTA LAX y DIGEST previamente registradas [L]a expresión DIGEST es un elemento de uso común en las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estando presente, entre otras, en las siguientes marcas: DIGESTAR, BONDIGEST, DIGESTOL, DIGESTRIM, DIGESTINAS DIGESTYC, DIGESTOMEN, DIGESTIF RENNIE, TRIDIGESTIV. Este elemento común deviene del hecho que la expresión DIGEST evoca en efecto una cualidad del producto, esto es, que el destino del medicamento es el tratamiento de enfermedades asociadas al sistema digestivo. En este orden, excluida la expresión de uso común de la comparación entre las marcas DIGESTA y DIGESTA LAX, es evidente que no hay lugar a ninguna confusión, en tanto que no existen similitudes sustanciales entre los signos A y A LAX desde ninguno de los puntos de vista en que se realiza el cotejo, esto es, ortográfico, fonético y conceptual. De esta forma, es claro para

la Sala que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas enfrentadas, más aún si se tiene en cuenta que la marca opositora está constituida por una expresión de uso común en los productos farmacéuticos que, como tal, hace que ella sea un signo marcariamente débil, situación que le impide al titular de este oponerse con fundamento en esa sola circunstancia a que otros empresarios utilicen en sus marcas esa misma expresión común. En efecto, como se ha precisado por la Sala, el titular de una marca integrada con partículas o expresiones de uso común no puede impedir que otros empresarios utilicen dichos elementos comunes o usuales al crear sus marcas, siendo los signos estructurados con dichos elementos marcas débiles por tener “fuerza limitada de oposición”.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 3 de noviembre de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2013-00052-00, C.P.

Guillermo Vargas Ayala. REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo DIGESTA al no existir riesgo de confusión ni conexión competitiva con las marcas DIGESTA LAX y DIGEST previamente registradas [L]a Sala encuentra que a pesar de las similitudes que tiene el signo solicitado DIGESTA con la marca DIGEST, registrada a favor de PROCAPS S.A. para amparar productos de la Clase 30, tal circunstancia no tiene incidencia en el registro del primero, como quiera que la existencia del riesgo de confusión o de asociación se determina no solo a partir de la similitud entre los signos en disputa

sino también por la relación entre los productos o servicios distinguidos por los signos en conflicto, y en este caso este segundo elemento relativo a la conexión competitiva no se presenta. En efecto, la marca DIGESTA -negada en los actos acusadosfue solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, esto es, “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. Entre tanto, la marca DIGEST fue registrada para identificar productos de la Clase 30 Internacional, esto es, “Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, alimentos enriquecidos, sal mostaza, vinagre, salsas con excepción de salsas para ensaladas, condimentos, especias, y hielo”. Para la Sala no existe relación de conexidad entre los citados productos, en tanto que tienen finalidades diferentes. Además, no existe en el expediente prueba alguna que acredite por ejemplo que los productos de la clase 30 que identifica la marca DIGEST tengan características y/o propiedades medicinales o nutricionales, de forma que se relacionaran con algunos de los productos de la clase 5ª.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00440-00

Actor: BAYER HEALTHCARE LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO COMO MARCA DE LA EXPRESION DIGESTA PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª INTERNACIONAL La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. contra las resoluciones números 8650 de 25 de marzo de 2008, 15480 de 21 de mayo de 2008 y 24372 de 16 de julio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se declaró fundada una oposición y se negó el registro de la marca DIGESTA solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones: 1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución número 8650 de 25 de marzo de 2008, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada contra la marca DIGESTA en la Clase 5ª y se negó el registro de ésta a la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. 1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución número 15480 de 21 de mayo de 2008, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 8650 de 2008. 1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución número 24372 de 16 de julio de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 8650 de 2008. 1.1.4. Que como efecto de las anteriores declaraciones se restablezca el derecho de BAYER HEALTHCARE LLC. a obtener el registro de la marca DIGESTA para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional. 1.1.5. Que se ordene a la demandada adoptar las medidas necesarias en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en

la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 15 de marzo de 2007, en ejercicio del derecho de prioridad, derivado de la obtención de la cancelación por no uso del certificado número 271964, correspondiente a la marca DIGESTA, la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. solicitó el registro de este signo como marca para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional. El 30 de abril de 2007 se publicó el extracto de esta solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial número 575. Dentro del término legal, la sociedad PROCAPS S.A. presentó oposición contra dicha solicitud, con fundamento en el registro previo de las marcas DIGESTA LAX y DIGEST, en las clases 5ª y 30, respectivamente, con las cuales resulta similarmente confundible. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 8650 de 25 de marzo de 2008, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca DIGESTA solicitada por BAYER HEALTHCARE LLC., quien interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada decisión. El primero fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución número 15480 de 21 de mayo de 2008, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación. Por su parte, el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio de la Resolución

número 24372 de 16 de julio de 2008, confirmando el acto impugnado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que en las resoluciones acusadas la entidad demandada desconoce que el prefijo DIGEST es de uso común en las marcas registradas en la Clase 5ª, que por ello no es apropiable por parte de un único titular, y que ha sido utilizado, en combinación con otras expresiones, entre otras, en marcas como DIGESTRA, DIGESTOL, DIGESTRIM, permitiéndose por la Superintendencia la coexistencia de estas marcas consideradas “débiles” por razón de ese elemento común. Considera que “[…] es injusto e inequitativo que la Administración, pese a reconocer por vía registral la existencia de muchas marcas con el prefijo DIGEST, al llevar a cabo el estudio de fondo considera en el cotejo con la marca opositora, DIGESTA LAX, que la denominación genérica es la que pesa en el cotejo marcario, esto es comparar las marcas, como si DIGEST/DIGEST no fuera de uso común en las marcas […] que fueron aceptadas en registro […]”1. Reitera que la expresión de uso común, DIGEST, está presente, en combinación con otras palabras, en otros signos registrados ante la Superintendencia, y que por ende al realizar el cotejo marcario esta no puede encontrar más parecido que el que tiene con una marca débil que comparte dicha expresión de uso común con

otra. Agregó que al examinar las marcas en conflicto se puede apreciar que su estructura y sus terminaciones son diferentes, A, en DIGESTA, y A LAX, en

DIGESTA LAX.

2. Contestación de la demanda. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: Señaló que los actos demandados no han incurrido en violación de las normas legales, especialmente de las contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la

Comunidad Andina. Precisó que la marca DIGESTA es semejante a la marca DIGESTA LAX y que las similitudes entre tales signos conllevarían al público consumidor respecto al origen empresarial de los productos, pues se podría pensar que se trata de una misma marca que pertenece al mismo titular o de una nueva o misma línea de productos. 1 Folio 54 del cuaderno principal. Apuntó que el signo solicitado a registro reproduce el elemento esencial de la marca registrada DIGESTA LAX. Finalmente, indicó que las otras actuaciones a que se refiere la parte actora son actuaciones independientes que no comprometen ni obligan a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento. 2.2. La sociedad PROCAPS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en forma extemporánea.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público La parte actora no intervino en esta etapa del proceso.

La parte demandada reiteró los argumentos de defensa que esgrimió al contestar la demanda2. La sociedad PROCAPS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso,

señaló que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho, en razón a que la marca DISGESTA es confundible con su marca DIGESTA LAX. Agregó que no existen argumentos fácticos suficientes para considerar que DIGESTA sea una expresión de uso común, y advirtió que la marca solicitada se incluye en su totalidad en la marca opositora. El Ministerio Público guardó silencio.

4. La Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 016-IP-2012 de 10 de mayo de 20123, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 2 Folios 186 a 198 del cuaderno principal. 3 Folios 153 a 166 del cuaderno principal. “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DIGESTA

(denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos DIGESTA, DIGESTA LAX Y DIGEST, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los

productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado DIGESTA (denominativo) y las marcas registradas DIGESTA LAX Y DIGEST (denominativas), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente.

QUINTO: Los signos comunes o usuales, los signos genéricos y los signos descriptivos no son registrables cuando carecen de suficiente distintividad, salvo que estén acompañados de otros elementos que

le den una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva.

SEXTO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. El signo evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

SÉPTIMO: El Juez Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre las marcas DIGESTA y DIGESTA LAX que distinguen productos comprendidos en la Clase 05 y DIGEST en la Clase 30. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca. Tratándose de la solicitud de registro de marcas para amparar productos de la Clase 05, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más detallista.”

II.- CONSIDERACIONES

1. Los actos acusados Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, declararon fundada una oposición y negaron el registro de la marca DIGESTA solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La oposición, presentada

por la sociedad PROCAPS S.A., se sustentó en las marcas DIGESTA LAX y DIGEST, registradas previamente a su nombre para amparar productos de las clases 5ª y 30, respectivamente.

2. Objeto de la controversia y normativa aplicable De acuerdo con la demanda y su contestación, la Sala deberá establecer si son nulas la resoluciones administrativas que negaron el registro de la marca nominativa DIGESTA para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, por ser confundible con las marcas DIGESTA LAX y DIGEST, previamente registradas para identificar productos de las clases 5ª y 30, respectivamente, de esa misma clasificación. En ese orden, corresponde examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del

siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaciones de palabras; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,

o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; [...]”.

3. Análisis de fondo. 3.1. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que entre el productor de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos.

3.2. En la comparación de los signos en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 016IP-2012, dictada en este proceso: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica; (ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, a efectos de determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando al ser pronunciados los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); y conceptual, que se produce entre signos que evocan la misma

o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. De acuerdo con la interpretación prejudicial, además se debe tener en cuenta que tratándose de marcas farmacéuticas, calidad que ostentan algunas de las marcas cotejadas, “[…] el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 3.3. Los actos demandados declararon fundada una oposición y negaron el registro de la marca DIGESTA solicitada por la demandante para para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. La oposición, presentada por la sociedad PROCAPS S.A., se sustentó en las marcas DIGESTA LAX y DIGEST, registradas previamente a su nombre para amparar productos de las clases 5ª y 30, respectivamente. La Superintendencia estima –conforme aparece en la Resolución 8650 de 25 de marzo de 2008que “[a]l comparar la marca solicitada DIGESTA con la marca opositora DIGESTA LAX, hay semejanzas que devienen en un riesgo de confusión o de asociación”, toda vez que la primera reproduce completamente la expresión que es de mayor recordación en la segunda y que le da su identidad, sin agregarle

elementos nuevos que le den suficiente distintividad como para diferenciarla de la marca opositora, “[…] de suerte que los consumidores creerán erróneamente que el signo solicitado es una modificación de carácter no sustancial de la marca ya reconocida por ellos con anterioridad”4. Los signos enfrentados están estructurados así: D I G E S T A 1 2 3 4 5 6 7 Marca negada D I G E S T A L A X 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

D I G E S T 1 2 3 4 5 6

Marcas opositoras La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, pone de presente que entre ellos existen similitudes desde el punto de vista ortográfico. En efecto, la marca solicitada DIGESTA corresponde precisamente a una de las palabras que conforman la marca opositora DIGESTA LAX, y se estructura de manera muy similar a la marca opositora DIGEST, diferenciándose únicamente en la inclusión de la letra A al final. Esta circunstancia así mismo permite señalar que entre las marcas existen 4 Folio 23 del cuaderno principal. similitudes fonéticas, pues al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera similar, tal y como se puede apreciar a continuación:

DIGESTA-DIGESTA LAX// DIGESTA-DIGESTA LAX// DIGESTA-DIGESTA LAX

DIGESTA-DIGESTA LAX// DIGESTA-DIGESTA LAX// DIGESTA-DIGESTA LAX

DIGESTA-DIGESTA LAX// DIGESTA-DIGESTA LAX// DIGESTA-DIGESTA LAX

DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST

DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST// DIGESTA-DIGEST Por otro lado, en el aspecto ideológico o conceptual, es igualmente predicable la similitud, en tanto que se trata de expresiones que son evocativas de una misma idea o concepto como es el del sistema digestivo humano. 3.4. No obstante lo anterior, contrario a lo sostenido por la entidad demandada, las similitudes observadas no tienen la virtualidad de impedir el registro de la marca DIGESTA en la clase 5ª. Al respecto es preciso tener en cuenta lo siguiente: 3.4.1. En primer lugar, en relación con la marca DIGESTA LAX, esta al igual que la marca solicitada, está conformada por una expresión de uso común, como lo es la expresión DIGEST, presente, como se examinará más adelante, en distintas marcas que identifican productos de la mencionada Clase 5ª internacional. A este respecto, como se anotó por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de este proceso, debe tener se presente (i) que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos tales como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna; y que (ii) aunque la normativa andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas

de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En ese sentido, de acuerdo con lo sostenido por esa Corporación, los signos que contengan dichas partículas son considerados marcariamente débiles, de suerte que el derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. Por ello, el titular de una marca de estas características no puede basar su oposición al registro de otra marca en el solo hecho de que ella contenga tales elementos. Agrega el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componente. En el presente asunto, al revisar la certificación de 7 de junio de 20115 expedida por la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, se advierte que la expresión DIGEST es un elemento de uso común en las marcas que identifican productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estando presente, entre otras, en las siguientes marcas: DIGESTAR, BONDIGEST, DIGESTOL, DIGESTRIM, DIGESTINAS DIGESTYC, DIGESTOMEN, DIGESTIF RENNIE, TRIDIGESTIV. Este elemento común deviene del hecho que la expresión DIGEST evoca en efecto una cualidad del producto,

esto es, que el destino del medicamento es el tratamiento de enfermedades asociadas al sistema digestivo. En este orden, excluida la expresión de uso común de la comparación entre las marcas DIGESTA y DIGESTA LAX, es evidente que no hay lugar a ninguna confusión, en tanto que no existen similitudes sustanciales entre los signos A y A LAX desde ninguno de los puntos de vista en que se realiza el cotejo, esto es, ortográfico, fonético y conceptual. De esta forma, es claro para la Sala que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas enfrentadas, más aún si se tiene en cuenta que la marca opositora está constituida por una expresión de uso común en los productos farmacéuticos que, como tal, hace que ella sea un signo marcariamente débil, situación que le impide al titular de este oponerse con fundamento en esa 5 Folios 137 y 138 del cuaderno principal. sola circunstancia a que otros empresarios utilicen en sus marcas esa misma expresión común. En efecto, como se ha precisado por la Sala, el titular de una marca integrada con partículas o expresiones de uso común no puede impedir que otros empresarios utilicen dichos elementos comunes o usuales al crear sus marcas, siendo los signos estructurados con dichos elementos marcas débiles por tener “fuerza limitada de oposición”6. 3.4.2. En segundo lugar, la Sala encuentra que a pesar de las similitudes que tiene el signo solicitado DIGESTA con la marca DIGEST, registrada a favor de PROCAPS S.A. para amparar productos de la Clase 30, tal circunstancia no tiene incidencia en el registro del primero, como quiera que la existencia del riesgo de

confusión o de asociación se determina no solo a partir de la similitud entre los signo