CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00441-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto LA CACICA con la frase explicativa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE y la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA / CAFÉ DE COLOMBIA – Su protección no implica la existencia de una prohibición de su uso cuando se encuentren acompañadas de otras palabras que le otorguen distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la marca LA CACICA con la frase explicativa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ni riesgo de confusión con la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «LA CACICA» con la frase explicativa «COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE» está compuesto por cinco (5) palabras, catorce (14) sílabas y treinta y cinco (35) letras, esto es, dieciséis (16) vocales y diecinueve (19) consonantes. Por su parte, la denominación de origen protegida «CAFÉ DE COLOMBIA» está compuesta por tres (3) palabras, seis (6) sílabas y catorce (14) letras. La primera palabra tiene cuatro (4) letras (dos (2) vocales y dos (2) consonantes), la segunda tiene dos (2) letras (una (1) vocal y una (1) consonante), y la tercera tiene ocho (8) letras (cuatro (4) vocales y cuatro (4) consonantes). En ese sentido, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número sílabas y

letras y, por ende, tienen una extensión diferente. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Cabe resaltar que el signo solicitado presenta debajo de las palabras LA CACICA la expresión COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE, la cual se encuentra en un tamaño diferente, razón por la que la Sala considera que el consumidor recibirá las primeras de una manera separada de la expresión que la acompaña, haciendo menos probable la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados desde el punto de vista visual. […] [D]esde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados, por cuanto al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, no se puede advertir que ellos se escuchen de forma idéntica. […] Desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que la expresión LA CACICA tiene un significado en idioma castellano, pues se entiende por ella como la Jefe de alguna de las tribus indígenas en América Central o del Sur y, a su vez, arbitraria en la clase registrada. Mientras tanto la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA evoca la idea precisamente de que el producto proviene de un área geográfica determinada, dada la calidad, reputación y características del mismo. En cuanto a la expresión COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE, en idioma inglés, la Sala considera que la misma no hace parte del conocimiento común de la población y, en consecuencia, es de fantasía. […] En sub lite, si bien es cierto que los signos pretenden identificar la misma clase de productos, esto es, los comprendidos en la

clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, también lo es que ellos protegen diferentes tipos o clases de café, frente a los cuales el consumidor medio y especializado pueden distinguir con facilidad, diferenciando el origen empresarial de los mismos. ANALISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCA – No deben tenerse en cuenta los elementos referentes a los atributos o características de los productos [L]a Sala recuerda que el titular de una marca al momento de solicitar el registro puede optar por acompañar el mismo con elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras (en cualquier idioma), dibujos, entre otros. Debe advertirse que como dichos elementos son simplemente informativos, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario, tal y como lo precisó el Tribunal de Justicia en la interpretación judicial rendida en este proceso. Además y como bien lo sostuvo la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de frases explicativas no confieren al titular de la marca un derecho exclusivo respecto de los términos utilizados. Ello explica porque el peticionario al momento de presentar la solicitud de registro advirtió que la expresión Colombian Relationship Coffee iría como explicativa y que no pretendía reivindicar un derecho sobre la misma.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL J / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00441-00

Actor: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – MARCAS MIXTAS. SIGNOS EN

CONFLICTO LA CACICA CON LA FRASE COLOMBIAN RELATIONSHIP

COFFEE Y LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAFÉ DE COLOMBIA.

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad relativa promovida por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 36822 de 29 de diciembre de 2006, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca LA CACICA (mixta) con la frase explicativa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, actuando por medio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la

Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sírvase declarar la nulidad de la Resolución 36822 de 29 de diciembre de 2006, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 06-43907, por medio de la cual se concedió el registro de la marca LA CACICA (MIXTA) para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad VIRMAX LIMITED.

SEGUNDA: En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro 325991 correspondiente a la marca LA CACICA

(MIXTA) para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, concedida dentro del expediente 06-43907.

TERCERA: En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR la inscripción de la cancelación del Certificado de

Registro 325991.

CUARTA: Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expedida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la

Gaceta de la Propiedad Industrial. QUINTA. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes

a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]” (mayúsculas tomadas del original). I.2. Los hechos Los supuestos fácticos en que se fundamentaron la demanda son del siguiente tenor: El apoderado de la parte actora manifestó que el 10 de mayo de 2006, la sociedad VIRMAX LIMITED, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LA CACICA (mixta) con la frase explicativa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Recordó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569 de 31 de octubre de 2006, y que frente a la misma no se presentaron oposiciones. Comentó que mediante Resolución 36822 de 29 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La actora señaló que con la expedición de los actos acusados se desconoció el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió acceder al registro de la marca mixta, por cuanto la misma contiene una denominación de origen protegida. Adujo que una vez se ha reconocido la protección de una denominación de origen,

dicha expresión o su concepto, en el marco del producto que identifica, deja de ser genérica o usual y, por tanto, no puede ser usada por terceros no autorizados, ni siquiera como descriptor del origen del producto. Manifestó que “[…] la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA cuenta con un alto grado de reconocimiento y reputación, debido no sólo a sus características y a su calidad, sino a la promoción que de las mismas vienen haciendo la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, a través de las numerosas actuaciones comerciales y campañas publicitarias emprendidas en el extranjero […]”. Expuso que la denominación de origen obtiene no solo su relevancia frente a los productores, sino a todos los grupos participantes en la cadena del sector del café. Resaltó que según el “ius prohibendi” de la normativa de la Comunidad Andina, si la marca incluye o reproduce o evoca una denominación de origen, se generará una “imagen de referencia” o asociación con la denominación de origen y, por tanto, el signo debía ser negado. Recordó que la notoriedad no debe ser alegada por un opositor y que es una obligación de la administración en examinar si la marca solicitada incluye una reproducción parcial o total de la denominación de origen protegida, que implica un aprovechamiento de su notoriedad. Sostuvo que el signo solicitado “[…] reproduce y evoca la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA […]” y que “[…] COLOMBIAN unido a COFFEE consiste en la traducción o evoca la misma idea de la expresión CAFÉ DE COLOMBIA, la cual, al estar protegida como denominación de origen, ha dejado de ser genérica,

descriptiva o usual […]”. Comentó que “[…] la palabra COLOMBIAN es la traducción al inglés de la palabra COLOMBIANO […]” y que “[…] la expresión completa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE significaría ‘Café relación colombiana’, por lo que nos encontramos en presencia de expresiones sustancialmente idénticas en términos de su significado […]”. Finalmente, precisó que la palabra COLOMBIAN no solo es fonética, ortográfica y visualmente similar a la palabra COLOMBIA, sino que al tratarse de los mismos productos evoca inmediatamente a la denominación de origen CAFÉ DE

COLOMBIA.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-.. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que “[…] la actuación de la administración no desconoció la protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA declarada por la Oficina Nacional competente mediante la Resolución 4819 del 4 de marzo de 2015 […]”. Expuso que si bien es cierto que “[…] la marca ‘CACICA’ (mixta) clase 30 se encuentra acompañada de una figura y aparece en letra pequeña la expresión

‘Colombian Relationship Coffee’ se tiene que no evoca la denominación de origen ni constituye una violación de los derechos preexistentes sobre la denominación de origen ‘CAFÉ DE COLOMBIA […]”. Aseveró que el hecho de que se mencione las palabras COFFEE y COLOMBIA en letra pequeña en la parte inferior de la expresión LA CACICA, no confiere el uso exclusivo de los términos en mención. Finalmente, anotó que “[…] como puede observarse en el signo solicitado ‘LA CACICA’ (MIXTA), las palabras ‘COFFEE’ y ‘COLOMBIA’, aparecen como accesorias al signo sin que pueda predicarse que evocan la denominación de origen o desconozcan los derechos existentes sobre el particular, tal y como lo afirma la parte actora, ya que existen elementos nominativos y gráficos que le dan la suficiente distintividad para ser registrado como marca, sin que induzcan a confusión o error al consumidor […]”. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD VIRMAX LIMITED El apoderado de la sociedad VIRMAX LIMITED señaló que, de acuerdo con el formulario de solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad solicitó el registro del signo LA CACICA para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Advirtió que en el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos, al momento de solicitar el registro de la marca de la referencia, en el recuadro relativo a denominación del signo, se resaltó que la expresión Colombian Relationship Coffee iría como explicativa. Aseveró que el peticionario del registro en ningún momento reivindica derecho

alguno sobre las frases explicativas, las cuales acompañan a la marca con el fin de dar claridad, informar o explicar una particularidad del producto o servicio que se pretende identificar con la misma. Así las cosas, señaló que “[…] las frases explicativas son expresiones descriptivas que, como los términos de uso común, no son apropiables, de manera que, quien hace uso de estas expresiones explicativas, nunca podrá pretender obtener un derecho de exclusiva sobre las mismas, ya que de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho que le asiste a los demás competidores en el mercado, de utilizar frases que en cierta medida son necesarias para la comercialización de determinado producto en el mercado […]”. Por otra parte, argumentó que la frase explicativa Colombian Relationship Coffee no es una reproducción en ningún sentido de la denominación de origen Café de Colombia y que “[…] de manera alguna la frase explicativa que acompaña al signo LA CACICA (mixto) pretende significar lo mismo que la denominación de origen protegida CAFÉ DE COLOMBIA […]”. Agregó que “[…] la demandante afirmó que la expresión Colombian Relationship Coffe tiene un significado literal de Café relación colombiano, lo cual sería lo mismo que decir que el café es colombiano, pues el significado real de esta frase, habría evidenciado que el significado de la misma en mucho dista de la traducción literal que se le dio […]”. Afirmó que es evidente el error que cometió la demandante al señalar que la frase explicativa es simplemente otra forma de decir que el café LA CACICA es un Café de Colombia, en este sentido precisó que dicha frase en ningún momento está reproduciendo la denominación de origen. Finalmente, alegó que “[…] la frase explicativa no pretende ser más que un

complemento publicitario e informativo por medio del cual no sólo se informa el verdadero origen del producto, sino también las implicaciones que acarrea el método de negocio utilizado […]”.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 213-IP-2013 de fecha 27 de junio de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso concreto, en particular sobre los artículos 134, literales a), b) y g), 135, literal j); 136, 150, 157, 201, 212, 214, 221, 224 y 228 136, literal a); 201, 203, 212 y 214 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, consignó las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo LA CACICA (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El Tribunal entiende una denominación de origen como una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para

designar un producto originario de ellos y cuya cualidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: El artículo 135 de la Decisión 486 en su literal j) prohíbe el registro de signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades características de los bienes para los cuales se usan las marcas.

Sin embargo, en el caso de autos el juez consultante deberá tener en cuenta que el signo solicitado es LA CACICA (mixta) y la confusión aludida por la demandante es sobre la frase explicativa que acompaña a dicha marca COLOMBIAN RELATIONSHIPS

COFFEE.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto comparado con una denominación de origen protegida denominativa es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos,

tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. Al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. El signo mixto que además en su parte denominativa esté conformado por elementos compuestos será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SEXTO: El artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

SÉPTIMO: En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto LA CACICA y la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, teniendo en cuenta lo establecido en esta providencia sobre los elementos explicativos que acompañan al signo, sobre todo salvaguardando que no se induzca al público consumidor a error.

OCTAVO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen

su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Sobre la base de lo expuesto en la presente interpretación prejudicial, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

NOVENO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo […]” (negrilla fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 18 de noviembre de 2014, se corrió traslado a las partes,

intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada e interviniente reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en el libelo de la demanda, en relación con la legalidad de la Resolución 36822 de 29 de diciembre de 2006, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca LA CACICA (mixta) con la frase explicativa COLOMBIAN RELATIONSHIP COFFEE, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo el artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto el signo solicitado con la frase explicativa reproducen la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. Si bien es cierto que el actor citó como norma comunitaria vulnerada el artículo 135 literal j) de la Decisión 486, también lo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dispuso que para el caso de autos se debe analizar si el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contendida en el

artículo 136 ibídem, para lo cual precisó que se deben tener en cuenta todos los elementos posibles de los signos en conflicto para determinar el riesgo de confusión, tomando en cuenta los criterios señalados en la interpretación prejudicial y que más adelante se abordan y explican. V.2.- La normativa aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que las normativas aplicables a este asunto son las contenidas en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: “[…] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: […] j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad […]” Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (negrillas fuera de texto). V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno

previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos y productos identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida para este proceso establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo

sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.