CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2008-00442-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto AVICAL y la marca mixta AVINAL previamente registrada / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es AVI en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y por ello se excluye del análisis de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto AVICAL para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la marca mixta AVINAL previamente registrada en la misma clase [D]el análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones enfrentadas, “CAL” y “NAL”, la Sala advierte que existe similitud ortográfica y fonética. En efecto, las expresiones “CAL” y “NAL” contienen secuencia de sus desinencias que pueden inducir en mayor grado de confusión al consumidor, teniendo en cuenta que ambas expresiones terminan en los vocablos “AL”, tienen longitudes similares y que la única diferencia radica en la letra “C”, que contiene la marca cuestionada, la cual no tiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a una diferenciación. Al respecto, vale la pena advertir que un consumidor promedio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa y observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en los vocablos “AL”, lo que hace que la marca solicitada no posea la suficiente capacidad distintiva. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la

impresión final del consumidor promedio, luego de observar dos marcas enfrentadas. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones enfrentadas son de fantasía debido a que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano (ni en inglés). Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. […] En el caso sub examine, se tiene que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, es decir, los de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca solicitada “AVICAL” distingue los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] productos avícolas, pollos, huevos, aves, lácteos […]”. Y la marca “AVINAL”, previamente registrada, ampara los siguientes productos comprendidos en la citada Clase 29: “[…] carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas […]”. De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que entre las citadas marcas existe conexidad competitiva, especialmente en lo que concierne a los productos aves, huevos y lácteos. Además, por cuanto dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambas identifican productos para la alimentación; pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad porque se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión,

prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos porque generalmente se venden en supermercados o tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios) y sus consumidores son los mismos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00442-00

Actor: AVINAL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “AVICAL” ES CONFUNDIBLE CON

LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “AVINAL”, EN CUANTO EXISTE

ENTRE ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.

La sociedad AVINAL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de

septiembre de 20001 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 3115 de 5 de febrero de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: La sociedad AVICAL S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto “AVICAL”, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2°- La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 024093 de 23 de septiembre de 2005, declaró fundada la oposición formulada por AVINAL S.A., -que tenía previamente registrada la marca “AVINAL” (mixta)-, y negó el registro de la marca “AVICAL” (mixta), solicitada por la sociedad AVICAL S. A. 3°: Contra la citada resolución la sociedad AVICAL S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 4°: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 39821 de 29 de noviembre de 2007, resolvió de manera confirmativa la decisión recurrida y concedió el recurso de apelación. 5°: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC al decidir el

recurso de apelación, mediante la Resolución núm. 3115 de 5 de febrero de 2008, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, concedió el registro de la marca “AVICAL” (mixta) a la sociedad AVICAL S.A. y declaró infundada la oposición formulada por la demandante, porque, a su juicio, la marca solicitada no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 150 de la Decisión 486, debido a que no realizó un examen de fondo al estudiar la solicitud de registro y desconoció los argumentos expuestos en el escrito de oposición. Señaló que la entidad demandada omitió de forma inexplicable la existencia de la solicitud de registro de la marca “AVINAL”, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que se puso de presente en el escrito de oposición. Afirmó que se desconoció el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 porque el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no tuvo en cuenta los argumentos que demostraban las similitudes fonéticas, gramaticales y ortográficas de las marcas en controversia, de los que se podía advertir el evidente riesgo de confundibilidad que existía entre las mismas. Indicó que la pronunciación de los sonidos de las expresiones cotejadas es idéntica, debido a que comparten las mismas vocales, el conjunto vocálicoconsonántico “VI” y que la única diferencia fonética radica en la consonante “C” de AVICAL frente a la consonante “N” de “AVINAL”, la cual no es suficiente para definir o constituir una diferencia sustancial en materia fonética que determine con suficiente certeza que las marcas cotejadas no son semejantes o idénticas y que no son susceptibles de causar riesgo de confusión. Observó que la escritura de las referidas marcas tienen grandes semejanzas, que generan riesgos de confundibilidad, dado que ambas inician con la vocal “A”, cuya grafía es idéntica, comparten las letras “VI” y que las letras “N” y “C” no alcanzan a hacer diferencia o a establecer de forma contundente el carácter distintivo exigido por las normas. Adujo que la similitud advertida, sumado a que su marca “AVINAL” fue registrada con anterioridad a la marca “AVICAL”, demuestra que no era procedente la concesión del registro de esta última por la SIC. Alegó que su marca “AVINAL” se registró para distinguir los siguientes productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas […]”; y la marca solicitada, “AVICAL”, también fue concedida para distinguir “[…] productos avícolas, pollos, huevos, aves, lácteos […]”, lo que prueba que las marcas identifican el mismo

género de productos dentro de la clase en la que fueron registradas. Advirtió que la falta de un examen de fondo, como lo ordena la normativa marcaria, y la omisión de estudiar sus argumentos respecto del riesgo de confundibilidad debido a la evidente semejanza entre las marcas, hace que la Resolución núm. 3115 de 5 febrero de 2008 sea abiertamente ilegal, por desconocimiento de los artículos 150 y 136, literal a), de la Decisión 486. Manifestó que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, por cuanto la SIC negó protección a la sociedad demandante al conceder el registro del signo “AVICAL” como marca, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de no cumplir los requisitos exigidos por la Decisión 486 y al aplicar indebidamente los mismos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad demandante, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal del acto acusado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Alegó que las marcas cotejadas tienen suficientes elementos denominativos y gráficos que las hacen distintivas al público consumidor y, por lo tanto, no se genera riesgo de confusión o de asociación. Manifestó que, de una parte, la marca solicitada “AVICAL” se compone, en su conjunto, de una expresión escrita en un tipo de letra especial que se encuentra encerrada en un rectángulo oscuro ubicado en la parte inferior del gráfico, así

como de un dibujo de un ave en un tono oscuro mirando en su interior, el cual a su vez se encuentra dentro de la figura de un huevo color claro, ubicada en la parte superior del conjunto. Y que, de la otra, la marca “AVINAL” es un conjunto compuesto de una expresión escrita también en un tipo de letra especial y diferente de la expresión “AVICAL”, ubicada en la parte inferior del mismo, así como de un dibujo o gráfica de una letra “A” en un tamaño sobresaliente y encerrada en una circunferencia alargada. Que, por lo tanto, cada conjunto es diferente y no susceptible de inducir a error o asociación al consumidor. Anotó que el sufijo “AVI” es de uso común para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, no es apropiable. Adujo que las marcas cotejadas se escuchan y se pronuncian diferente, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Expresó que el acto administrativo acusado fue debidamente motivado. II.1.2.- La sociedad AVICAL S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamento legal. Señaló que las marcas cotejadas no son confundibles en los aspectos visual, ortográfico y fonético. Indicó que dichas marcas tienen elementos gráficos predominantes que los diferencian entre sí, debido a que la marca “AVICAL” se identifica con la figura de la gallina de color azul mientras que la marca de la actora se distingue por la letra

“A” de color rojo. Anotó que la marca “AVICAL” se encuentra escrita en letra despegada en color blanco; y que la marca “AVINAL” está escrita en letra cursiva y en color negro. Manifestó que al pronunciar sucesiva y alternativamente las marcas cotejadas se escuchan diferentes, por lo que no generan confusión auditiva. Adujo que si bien las referidas marcas comparten ciertas consonantes, ello no significa que sean semejantes o similares dado que se diferencian en su cuarta letra, lo que conlleva a que la sonoridad de las marcas sea sustancialmente disímil, en tanto que la “C” representa un fonema consonántico oclusivo y velar, mientras que la “N” un fonema nasal y alveolar. Alegó que son diferentes desde el punto de vista conceptual porque “AVINAL” es el diminutivo de AVÍCOLA NACIONAL y “AVICAL” es el diminutivo de la expresión AVÍCOLA DE CALDAS. Afirmó que el sufijo “AVI” es de uso común y genérico para los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Concluyó que “AVICAL” es lo suficientemente distintiva y novedosa frente a la marca de la demandante. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 212 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de

noviembre de 20172, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandante, reiteró los argumentos expuestos en la demanda; la demandada y la sociedad AVICAL S.A., tercero con interés directo en el resultado del proceso, guardaron silencio. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto3, considerando lo siguiente: 2 Cfr. Folio 198 3 Cfr. Folios 216 a 219, concepto recibido en la Secretaría del Consejo de Estado el 29 de enero de 2018. Adujo que el elemento gráfico de las marcas cotejadas “AVICAL” y “AVINAL” no proporciona suficiente distintividad y que su coexistencia en el mercado puede generar riesgo de confusión en el consumidor promedio, dado que amparan los mismos productos y comparten la terminación “AL” y el sufijo “AVI”, los cuales no son apropiables, por ser partículas de uso común para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Concluyó que se debe acceder a las súplicas de la demanda. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó4: “[…] 1.4.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es

procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.4.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. […] 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 2.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos AVICAL y AVINAL, para poder 4 Proceso 208-IP-2016. determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. […] 3.3. De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signo de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: […] g) consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 3.4. La norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o

servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad. […] 3.12. Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común y genéricos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 3.13. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la partícula AVI es de uso común o genérica en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.3. En consecuencia, el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta Interpretación prejudicial y se deberá analizar precisamente si se cumplió con dicho examen. […].” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 3115 de 5 de febrero de 2008 concedió el registro de la marca mixta “AVICAL” para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que no es confundible con la marca mixta “AVINAL” debido a que las marcas cotejadas se diferencian en la cuarta letra, lo cual conlleva a que la sonoridad de las mismas sea sustancialmente diferente, además de que la marca solicitada contiene la imagen de un ave, mientras que la marca previamente registrada prevalece el diseño de

la letra “A”. Al respecto, la demandante adujo que las marcas enfrentadas son similares desde el punto de vista fonético, gramatical y ortográfico, aunado a que amparan productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Adicionalmente, alegó que la SIC violó el artículo 150 de la Decisión 486 porque no realizó un examen de fondo al estudiar la solicitud de registro. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 150, 136, literales a) y 135, literales f) y h), de la Decisión 486. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si de conformidad con dichas normas procedía el registro de la marca mixta “AVICAL”, para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: “[…] productos avícolas, pollos, huevos, aves, lácteos […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada

para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la conexión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” […]”. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas controvertidas, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario ha señalado el Tribunal en este proceso: “[…] 1.4.1 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. 1.4.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hace

en momentos diferentes. 1.4.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.4.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante tratar de colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas cotejadas, así:

MARCA MIXTA SOLICITADA MARCA MIXTA REGISTRADA

Titular: Titular:

AVICAL S.A. AVINAL S.A.

Clase 29 Clase 29 “[…] productos avícolas, pollos, “[…] carne, pescado, aves y caza, huevos, aves, lácteos […]”. extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, conservas […] ”. Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta (“AVICAL”), como lo es la solicitada por el tercero interesado en las resultas del proceso, con otra marca mixta (“AVINAL”), previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas

controvertidas no así las gráficas que las acompañan, a pesar de que estas cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae a la mente del consumidor las palabras que las distinguen, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. En este orden de ideas, no existe duda que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico. Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

[…]”. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.3.1. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de

los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riego de confusión sea más palpable u obvio. 1.3.2. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 1.3.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. 1.3.5. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”.5 Antes de ello, cabe señalar que el Tribunal ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las expresiones de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto, se trae a colación la sentencia proferida el 23 de enero de 20146, en la que la Sala dijo lo siguiente: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso

común, al realizar el examen comparativo de las marcas. Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: 5 ibidem 6? Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11010324000 2007 023000. “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). En la página web de la demandada7 figuran las siguientes marcas registradas para la citada Clase 29, que contienen la expresión “AVI”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

MARCA TITULAR

AVIMOL (MIXTA) AVIMOL S.A.S.

AVICAMPO (NOMINATIVA) AVICOLA EL MADROÑO S.A.

HUEVOS SAN PIO AVISIN AVICOLA SINAIN LTDA. AVISIN

(MIXTA)

FENAVI FEDERACION FEDERACION NACIONAL DE

NACIONAL DE AVICULTORES AVICULTORES DE COLOMBIA

DE COLOMBIA (MIXTA)

POLLOS AVIGRANJA (MIXTA) POLLOS DE LA GRANJA

ANTIOQUIA S.A.S.

AVICENTRO (MIXTA) ANA VICTORIA GARZÓN 7 www.sipi.gov.co. Consultada el 18 de octubre de 2018. Por lo tanto, se trata de una expresión evocativa, que se refiere a aves y que es de uso común. De tal manera que ello impone al juzgador el deber de realizar el cotejo respecto de las expresiones “CAL” de la marca solicitada y “NAL” de la marca previamente registrada, dado que la partícula “AVI” es una palabra de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. Ahora bien, del análisis de los conceptos reseñados y de las expresiones enfrentadas, “CAL” y “NAL”, la Sala advierte que existe similitud ortográfica y fonét