CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00001-00-2015

SIGNO VIMEC ZETA – Registrable al no tener similitud ni riesgo de confusión con la marca ZELTA Si bien en el caso que nos ocupa se advierte que los registros de las marcas VIMEC ZETA y ZELTA se otorgaron para distinguir la totalidad de productos que identifica la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que ello no genera riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta que las marcas se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciadas. Además, a folio 232 del expediente obra oficio de 2 de septiembre de 2011, en el que el Presidente de la Academia Nacional de Medicina señala que las marcas VIMEC ZETA y ZELTA no son confundibles debido a que tienen usos y finalidades diferentes... En suma, la Sala considera que el signo VIMEC ZETA, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado y no es idéntico ni similar al signo ZELTA. Aunado a lo anterior, no sobra destacar que no es necesario estudiar si la marca VIMEC ZETA es parasitaria o no, pues al constatar que no es semejante al signo ZELTA, ni induce a confusión al público consumidor, de plano se descarta que tenga tal carácter.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 1 de noviembre de 2012, Rad. 2004-00406, MP. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 19617 DE 2008 (17 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 26906 DE 2008 (29 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 34971 DE 2008 (19 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00001-00

Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. contra las Resoluciones 19617 de 2008 (17 de junio), 26906 de 2008 (29 de julio) y 34971 de 2008 (19 de septiembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca VIMEC ZETA, a favor de VICAR FARMACÉUTICA S.A., para distinguir “productos

farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., domiciliada en Bogotá D.C., mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 19617 de 2008 (17 de junio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de VICAR FARMACÉUTICA S.A., el registro de la marca VIMEC ZETA, para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 26906 de 2008 (29 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando

lo decidido en la Resolución 19617 de 2008 (17 de junio).  Que se declare nula la Resolución 34971 de 2008 (19 de septiembre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 19617 de 2008 (17 de junio).  Que en consecuencia, y a título de restablecimiento el derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca VIMEC S.A., para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 4 de octubre de 2007 VICAR FARMACÉUTICA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca VIMEC ZETA, para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 582 de 2007 y, dentro del término oportuno, fue objetada por LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.,

quien consideró que la marca VIMEC ZETA era confundible con el signo ZELTA, previamente registrado a su favor por distinguir productos de la misma clase internacional. Mediante Resolución 19617 de 2008 (17 de junio) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca VIMEC ZETA, a favor de VICAR FARMACÉUTICA S.A., para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 26906 de 2008 (29 de julio) y 34971 de 2008 (19 de septiembre), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 19617 de 2008 (17 de junio). 1.3. Normas violadas y concepto de violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 136, literal a), y 155, literal d), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, indica que los artículos 136, literal a), y 155, literal d), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de un tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para

productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación” y “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. (…)”. Bajo el anterior contexto, sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio erró al conceder el registro de la marca VIMEC ZETA, pues es fonética y ortográficamente similar al signo ZELTA, previamente registrado a su favor para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Precisamente, señala que el registro de la marca VIMEC ZETA induce a confusión al público consumidor, pues distingue productos farmacéuticos en la misma clase internacional que ZELTA, que al ser consumidos indistintamente pueden generar consecuencias adversas en la salud de las personas. En este orden de ideas, considera que la marca VIMEC ZETA es parasitaria, pues pretende sacar un provecho injusto frente a la marca ZELTA, de la cual es titular. Por último, manifiesta que el vocablo VIMEC, de la marca cuyo registro se cuestiona, no le aporta distintividad al signo, debido a que hace referencia al laboratorio fabricante del producto.

2. CONTESTACIONES La Superintendencia de Industria y Comercio y VICAR FARMACÉUTICAS S.A. guardaron silencio.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, el Tribunal interpretó de oficio el artículo 134, literal a), de la misma Decisión. Las conclusiones a las que llegó en la interpretación 189-IP-2011 se citan a continuación. “Primero: El Juez Consultante debe analizar si el signo VIMEC ZETA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

Segundo: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Tercero: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de

asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Cuarto: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

Quinto: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2009-00001, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.”

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó conservar el registro de la marca VIMEC ZETA, debido a que era perceptiva, distintiva y susceptible de

representación gráfica. Asimismo, afirmó que pese a que los signos VIMEC ZETA y ZELTA distinguían productos en la misma clase internacional, no inducían a confusión al público consumidor, debido a que i) no se parecían fonética y ortográficamente y ii) distinguían productos diferentes dentro de la misma clase. En este sentido, indicó que las marcas VIMEC ZETA y ZELTA podían coexistir pacíficamente en el mercado. Aunado a lo anterior, consideró que la partícula VIMEC, que hacía parte del signo cuestionado, le aportaba suficiente distintividad a la marca para hacerla distintiva. 4.2. LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. y VIMEC FARMACÉUTICA S.A. guardaron silencio.

II. ASUNTO PREVIO Advierte la Sala que el Magistrado de esta Sección, Guillermo Vargas Ayala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 numeral 12 del Código de Procedimiento Civil, manifestó su impedimento para conocer del presente fallo, debido a que por varios años se desempeñó “como asesor jurídico externo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas – ASINFAR…”, en temas relacionados con propiedad industrial y registros sanitarios.

En este orden de ideas, indica que se encuentra incurso en la causal de recusación señalada, pues LABORATORIOS BUSSIE S.A., quien obra como actora del presente proceso, se encuentra asociada con ASINFAR. Ahora bien, según lo dispone el artículo 150 numeral 12 del Código de Procedimiento Civil, son causales de recusación: “Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o

haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.”. Sin embargo, observa la Sala que si bien la sociedad demandante hace parte de la Asociación ASINFAR, ésta última no ostenta la calidad de parte dentro del presente proceso, con lo cual queda desvirtuada la configuración de la causal invocada por el Magistrado Guillermo Vargas Ayala, y en razón a ello no hay lugar a declarar fundado el impedimento ni a separar al Magistrado del conocimiento del presente asunto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo VIMEC ZETA, cuyo registro se concedió para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en

particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. En este orden de ideas, se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca VIMEC ZETA, a favor de VICAR FARMACÉUTICA S.A., para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado. Por su parte, LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. solicita que se cancele el registro de la marca VIMEC ZETA, pues sostiene que es confundible con la marca ZELTA, previamente registrada a su favor para distinguir productos de la misma clase.

1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre la marcas VIMEC ZETA y ZELTA, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para

efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “ 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed.

Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE

CUESTIONA REGISTRADA

VIMEC ZETA ZELTA

(NOMINATIVA CLASE 5) (NOMINATIVA CLASE 5) VIMEC ZETA ZELTA Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas VIMEC ZETA y ZELTA. 1.1. Comparación Ortográfica1 Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

VIMEC ZETA, ZELTA, VIMEC ZETA, ZELTA, VIMEC ZETA,

ZELTA,

VIMEC ZETA, ZELTA, VIMEC ZETA, ZELTA, VIMEC ZETA,

ZELTA,

VIMEC ZETA, ZELTA, VIMEC ZETA, ZELTA, VIMEC ZETA,

ZELTA,

VIMEC ZETA, ZELTA, VIMEC ZETA, ZELTA, VIMEC ZETA, ZELTA De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la que no existe semejanza ortográfica entre ellas. De hecho, se observa que las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras y sílabas que las componen es diferente, pues el signo VIMEC ZETA tiene nueve (9) letras y está compuesto por dos (2) palabras de dos (2) sílabas; y la

marca ZELTA tiene cinco (5) letras y está compuesta por una (1) palabra de dos (2) sílabas. 1.2. Comparación Fonética2 1 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La En un mismo sentido, se advierte que no existe semejanza fonética entre las marcas, pues VIMEC ZETA tiene dos (2) sílabas tónicas y ZELTA tan sólo una (1). Además, se advierte que el sonido oclusivo labiodental y sonoro de la letra V, seguido de la vocal cerrada I, de la consonante sonante, nasal y bilabial M, de la vocal abierta E, del consonante obstruyente, oclusivo, velar y sordo de la letra C, del obstruyente, fricativo, interdental y sordo de la letra Z, de la vocal abierta E, del consonante obstruyente, oclusivo, dental y sordo T y de la vocal abierta A, es distinto al obstruyente, fricativo, interdental y sordo de la letra Z, de la vocal abierta

E, del consonante sonante, oral, lateral y alveolar de la letra L, del consonante obstruyente, oclusivo, dental y sordo T y de la vocal abierta A. 1.3. Comparación Ideológica3 Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente las marcas, pues VIMEZ ZETA y ZELTA son signos de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. En conclusión, se observa que la marca VIMEC ZETA no es semejante al signo ZELTA, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciadas. Pese a lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca VIMEC ZETA genera confusión en el consumidor y si ella se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se

deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” 1.4. Riesgo de Asociación y/o Confusión Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).” En el caso sub examine se advierte que los registros de las marcas VIMEC ZETA y ZELTA se otorgaron para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas VIMEC ZETA y ZELTA no son semejantes pero distinguen idénticos productos en la misma clase internacional. Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si VIMEC ZETA es registrable o se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. Si bien en el caso que nos ocupa se advierte que los registros de las marcas

VIMEC ZETA y ZELTA se otorgaron para distinguir la totalidad de productos que identifica la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que ello no genera riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta que las marcas se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciadas. Además, a folio 232 del expediente obra oficio de 2 de septiembre de 2011, en el que el Presidente de la Academia Nacional de Medicina señala que las marcas VIMEC ZETA y ZELTA no son confundibles debido a que tienen usos y finalidades diferentes. Al efecto en él se lee: “Respecto a su pregunta sobre el error por parte de paciente de consumir VIMEC ZETA en cambio de ZELTA o viceversa, me permito aclararle que VIMEC ZETA es un producto de uso veterinario, indicado para parásitos gastrointestinales y pulmonares, mientras ZELTA es un medicamento para uso humano de uso antipsicótico, que puede ser utilizado alternativamente en el tratamiento de esquizofrenia. Como puede apreciarse las indicaciones son completamente diferentes, igual que su uso, lo que hace ilógica su confusión.” (Se resalta y subraya) En suma, la Sala considera que el signo VIMEC ZETA, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado y no es idéntico ni similar al signo ZELTA.

Aunado a lo anterior, no sobra destacar que no es necesario estudiar si la marca VIMEC ZETA es parasitaria o no, pues al constatar que no es semejante al signo ZELTA, ni induce a confusión al público consumidor, de plano se descarta que tenga tal carácter. En un caso similar, en el que se concedió el registro de la marca TOTALDENT, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que no era semejante ni confundible con el signo COLGATE TOTAL, previamente registrado para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó: “En conclusión, se observa que la marca TOTALDENT no es semejante, ni constituye una reproducción, imitación o transcripción total o parcial del signo COLGATE TOTAL, por cuanto está compuesta por un número distinto de letras, y porque las partículas DENT y COLGATE, que constituyen el elemento diferente de las marcas sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo TOTALDENT, cuyo registro se solicitó para distinguir productos correspondientes a la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues no es idéntico ni similar a la marca COLGATE TOTAL, Aunado a lo anterior, no sobra advertir que resulta irrelevante estudiar en el caso sub examine si existe riesgo de confusión y/o asociación

entre las marcas COLGATE TOTAL y TOTALDENT, pues al haber constatado que los signos son diferentes queda claro que no es posible que ninguna de estas hipótesis se presente, ya que la identidad o semejanza entre los signos constituye uno de los requisitos indispensables para el acaecimiento de estos hechos.”4 Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por el Magistrado

Guillermo Vargas Ayala.

2. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 1