CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00002-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca TRALDIAR / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [S]e encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “TRALDIAR”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000 […] [L]a

existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca mixta “TRALDIAR”, otorgada a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducada, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en relación con la marca nominativa previamente registrada “ZALDIAR”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […] [E]n el caso concreto se configuró el

supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca mixta “TRALDIAR”, por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00002-00

Actor: GRÜNENTHAL GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

TESIS: LA MARCA “TRALDIAR” (MIXTA), OTORGADA EN FAVOR DEL

TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y

CON BASE EN LA CUAL LA ACTORA PROMOVIÓ LA DEMANDA DE LA

REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE

CON SU MARCA NOMINATIVA “ZALDIAR”, SE ENCUENTRA CADUCADA.

POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL INCISO CUARTO, DEL

ARTÍCULO 172, DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRÜNENTHAL GMBH, mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 007647 de 12 de marzo de 2008, "Por la cual se resuelve una solicitud de registro de marca", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3; y 23989 de 15 de julio de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 26 de julio de 2007, la sociedad GENFAR S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “TRALDIAR”, para distinguir productos

comprendidos en la Clase 5ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado, por cuanto, a su juicio, era confundible con la marca nominativa, “ZALDIAR”, previamente registrada en la misma Clase, del cual es titular. 3º: Que mediante Resolución núm. 007647 de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró infundada su oposición y, en su lugar, concedió el registro de la marca “TRALDIAR”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GENFAR S.A. 4º: Que contra la citada resolución, interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante Resolución núm. 23989 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a), de la Decisión 486; 13 y 209 de la Constitución Política; y 3º, inciso 6°, del Código 4 La marca “TRALDIAR” fue solicitada para distinguir “[…] productos farmacéuticos […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. Contencioso Administrativo -CCA-, en adelante CCA, por indebida aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca objeto de controversia obviando su estudio.

Adujo que, el artículo 136, literal a), indica que al momento de llevarse a cabo el análisis de confundibilidad entre dos signos distintivos se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales, esto es: i) que el registro solicitado sea idéntico o se asemeje a una marca anterior, de propiedad de un tercero y; ii) que éste distinga los mismos productos o servicios, o elementos respecto de los cuales su uso pueda inducir al público a error. Señaló que ambos aspectos deben ser estudiados simultáneamente; y que de presentarse el escenario de que el signo objeto de registro encuadre en dichos aspectos, la SIC debe denegar su registro. Manifestó que para que sea procedente el registro de una expresión, ésta debe ser suficientemente distintiva, susceptible de representación gráfica y novedosa en relación con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad. Respaldó su afirmación en lo dicho por el Tribunal en la interpretación prejudicial núm. 1-IP-87, en la que se sostuvo: “[…] La finalidad de una marca […] no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados […]”. Arguyó que al estar registrada y de uso constante la marca, “ZALDIAR”, el registro objeto de conflicto priva al público consumidor de la posibilidad de diferenciar en el mercado los productos provenientes de uno y otro productor. Destacó que de conformidad con el referido artículo, al momento de cotejar

diferentes signos para resolver sobre el registro de alguno, ellos deben ser idénticos o asemejarse para que la solicitud sea resuelta de manera negativa, lo que significa que al no ser idénticas las marcas “TRALDIAR” y “ZALDIAR” se debió analizar la otra exigencia legal, esto es, la semejanza. En relación con lo anterior, enfatizó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7 ha dispuesto que para decidir sobre la posibilidad de registro de un signo que presente similitud respecto de una marca previamente registrada o de una expresión solicitada prioritariamente, el examinador debe realizar una comparación y un cotejo tendiente a determinar el grado de semejanza y sus repercusiones en el público consumidor. Expuso que la confusión ortográfica se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces o terminaciones comunes, particularidades que pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria. Arguyó que la SIC hizo una comparación superficial y poco seria entre los signos “ZALDIAR” y “TRALDIAR”, e ignoró enormes y graves semejanzas entre ellos, lo que vulnera sus derechos. 7 Proceso núm. 4-IP-2003 Estimó que la SIC ignoró todos los lineamientos previstos en la jurisprudencia y en la doctrina tendientes a evitar que se registren signos que puedan inducir al público a error, lo que permite que competidores desleales escojan marcas ya posicionadas en el mercado, agreguen una o máximo dos letras y establezcan unas nuevas.

Aseguró que en el presente caso la sociedad GENFAR S.A. quiere sacar provecho de una marca posicionada en el mercado desde hace diez (10) años para distinguir productos farmacéuticos, toda vez que lo único que realizó fue reemplazar la letra “Z” por el fonema “TR”, con el fin de obtener una protección en detrimento de sus intereses. Agregó que la sociedad GENFAR S.A. no solo copió el signo de su propiedad, sino que lo hizo para distinguir el mismo producto en igual Clase. Asimismo, indicó que tras verificar en la página del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, encontró que el producto identificado con la marca “TRALDIAR” tiene la misma ficha técnica que la de su propiedad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que los signos “TRALDIAR” y “ZALDIAR”, al ser pronunciados de manera completa, no generan similitud fonética y los sonidos que emanan no son confundibles, pues las silabas “TRA” y “ZA” poseen suficiente fuerza de conjugación. Además, indicó que dichas expresiones carecían de significado. Indicó que si bien los signos en conflicto compartían algunas letras éstas contienen elementos adicionales de carácter nominativo y gráfico, con suficiente fuerza distintiva que permiten a los consumidores recordar las marcas de manera independiente. Aseguró que las coincidencias que presentan las expresiones cotejadas son debilitadas por los elementos diferenciadores, los cuales otorgan un impacto

visual, fonético e ideológico que mantiene a salvo la capacidad diferenciadora y, por ende, no se encuentra afectado el derecho de exclusividad de la sociedad actora sobre su marca nominativa “ZALDIAR”. II.2. La sociedad GENFAR S.A. tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que existe una clara y notoria diferencia entre las dos marcas enfrentadas, en especial desde el punto de vista visual, ya que el consumidor tendrá presente el tipo de letra que las componen y el gráfico ubicado a la derecha de manera visible al tamaño y colores en forma de molécula del signo

“TRALDIAR”.

Indicó que no se puede obviar que las marcas cotejadas comparten la partícula “DIAR”, no obstante, sus prefijos “TRAL” y “ZAL”, presentan diferencias redundantes que impide que se presente confusión alguna en el público consumidor. Aseguró que no existe semejanza conceptual alguna, por cuanto los signos objeto de controversia son de fantasía. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró que entre las marcas “ZALDIAR” y “TRALDIAR” existe similitud de tal naturaleza y dimensión, que genera confusión en el público consumidor. Indicó que el tipo de letra o los elementos de diseño de la marca “TRALDIAR” son

del todo simples, que visto desde un plano comercial no brindan ningún tipo de diferencia cuando es comparada y confrontada con la marca “ZALDIAR”. Aseguró que la denominación “TRALDIAR” reproduce seis letras que conforman la marca “ZALDIAR”, en idéntico orden y posición, por lo que la confundibilidad entre éstas es palpable, patente e innegable al momento de cuando la SIC estudio el caso. IV.-2. En esta etapa procesal, tanto la parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Agente del Ministerio público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: 8 Proceso 323-IP-2019. “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro TRALDIAR (mixto) y la marca ZALDIAR (denominativo), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a), del artículo 136, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros

elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo solicitado a registro TRALDIAR (mixto) y la marca ZALDIAR

(denominativo), es necesario que se verifique si se realizó la

comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no se un significado o concepto. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 007647 de 2008, concedió el registro de la

marca mixta “TRALDIAR”, a la sociedad GENFAR S.A, para amparar productos farmacéuticos. Al respecto, la demandante alegó que la SIC hizo una comparación superficial y poco seria entre los signos “ZALDIAR” y “TRALDIAR”, e ignoró enormes y graves semejanzas entre ellos, lo que vulnera sus derechos. Explicó que en el presente caso la sociedad GENFAR S.A. quiere sacar provecho de una marca posicionada en el mercado desde hace diez (10) años para distinguir productos farmacéuticos, toda vez que lo único que realizó fue reemplazar la letra “Z” por el fonema “TR”, con el fin de obtener una protección en detrimento de sus intereses. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a). sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada9, se advierte que la marca mixta “TRALDIAR”, identificada con el

9 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 8 de julio de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en el Memorando de Entendimiento, suscrito certificado de registro núm. 359353, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad GENFAR S.A., mediante los actos administrativos acusados, cuya nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca nominativa “ZALDIAR” previamente registrada-, se encuentra caducada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 12 de marzo de 2018, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486, el cual señala: “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un

registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en

el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro […]”.

Así las cosas, se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca mixta “TRALDIAR”, por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 8 de julio de 2021, se les puso de presente lo siguiente: “[…] Llegada la oportunidad procesal de decidir en única instancia el presente proceso, se advierte que la marca “TRALDIAR” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 359353, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad GENFAR S.A. con base en la cual la actora promovió la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con su marca “ZALDIAR” (nominativa), previamente registrada-, se encuentra caducada, a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que el mencionado registro estuvo vigente hasta el 12 de marzo de 2018, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPIde la entidad demandada. Comoquiera que dicha información no obra en el expediente y que sin lugar a dudas incidirá en la resolución del asunto, la Sala dispone que, por Secretaría, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio, el reporte correspondiente sobre el estado actual del registro marcario núm. 359353, a cuya página se puede acceder

directamente, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. Efectuado lo anterior, se incorporará al expediente y, en consecuencia, se dará traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al resp