CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00003-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo DIXACIL y la marca nominativa previamente registrada DIXALIN / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo DIXACIL para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y riesgo de confusión con la marca DIXALIN previamente registrada en la misma clase En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «DIXACIL» está compuesto por una (1) palabra, dos (2) sílabas y siete (7) letras, esto es, tres (3) vocales y cuatro (4) consonantes. Por su parte, la marca registrada «DIXALIN» está compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas y siete (7) letras, esto es, tres (3) vocales y cuatro (4) consonantes. En ese sentido, la Sala encuentra que ambos signos resultan idénticos en cuanto a la composición, esto es, al número sílabas y letras y, por ende, las mismas vocales y coinciden en tres consonantes. La anterior similitud no se diluye con el cambio de posición de las consonantes en el sufijo, esto es, con las letras C y L, dado que ambas comparten la vocal I en la misma posición, la cual le da el acento, esto es, en la sílaba tónica. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes

sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma idéntica, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. En cuanto a la similitud ideológica, se reitera lo expuesto en el sentido de que las marcas en conflicto comparten un prefijo que refiere al principio activo del producto, por lo que se presenta este tipo de similitud. Por las razones anteriores, la Sala entiende que existe similitud ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas. […] En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que la marca «DIXACIL» pretende amparar “[…] productos farmacéuticos de uso humano […]”. En relación con la marca «DIXALIN», previamente registrada, se tiene que ella ampara “[…] productos farmacéuticos, higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico […]”. Al respecto, la Sala resalta que podrían compartir los mismos canales de comercialización y suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en droguerías. En suma, la Sala advierte que ambos signos amparan productos de la misma clase, esto es, los de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, vale decir, productos farmacéuticos lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor. El anterior examen, efectuado con la rigurosidad exigida tratándose del análisis de confundibilidad de signos que identifican productos farmacéuticos, permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas, que amparan productos

de esta naturaleza, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario, razón por la cual se declarara la nulidad de los actos administrativos demandados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00003-00

Actor: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO. MARCAS FARMACÉUTICAS EN CONFLICTO: DIXACIL Y DIXALIN La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 34623 del 24 de octubre de 2007, 40612 del 30 de noviembre de 2007 y 3106 del

5 de febrero de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca DIXACIL (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas – COPIDROGAS. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución No 3106 de febrero 5 de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No 06-118427, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante 1 Folio 24 a 50 cuaderno principal. 3 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A y se confirmó la decisión contenida en las resoluciones 40612 de noviembre 30 de 2007 y 34623 de octubre 27 de 2007. 2.2 Declarar la nulidad de la Resolución No 40612 de noviembre 30 de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No 06-118427, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición, confirmando la susodicha Resolución No 34623 de octubre 27 de 2007. 2.3 Declarar la nulidad de la Resolución No 34623 de 27 de octubre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, acto administrativo proferido dentro del expediente No 06-118427, mediante la cual se resolvió negativamente la oposición interpuesta por la accionante, y se concedió el registro de la marca DIXACIL, para identificar productos de la clase 05 internacional, en cabeza de la tercera interesada. . 2.4 Como consecuencia de las anteriores declaraciones, comedidamente solicito se declare la nulidad del registro de la marca DIXACIL, y por tanto, se le ordene a la accionada que anule el respectivo registro. 2.5 Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 2.6 Condenar en costas a la accionada […]” (negrillas fuera de texto). I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A., es titular de los derechos sobre la marca DIXALIN y tiene todo su derecho para hacer valer los derechos que están a su nombre. Expuso que la sociedad COPIDROGAS, por medio de apoderado, presentó

solicitud de registro de la marca nominativa DIXACIL para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Manifestó que, oportunamente, la sociedad accionante presentó oposición contra la referida solicitud, con base en la marca DIXALIN ya señalada. 4 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A Afirmó que la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 34623 de octubre 24 de 2007, declaró no fundada la oposición y concedió el registro de la marca DIXACIL a la sociedad COPIDROGAS.

Recordó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 40612 de 30 de noviembre de 20007 y 3106 del 5 de febrero de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literales a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Precisó que el signo solicitado carece de distintividad para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la clasificación Internacional de Niza, por ser confundibles con la marca DIXALIN. Como consecuencia de lo anterior, consideró que el consumidor corre el riesgo de confundir el origen empresarial de los productos distinguidos con la marca

solicitada y aquellos de la marca previamente registrada. Señaló que el signo DIXACIL no es apto para distinguir productos pertenecientes a la clase 5ª, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas con la marca registrada, en consideración a que las marcas confrontadas distinguen la misma clase de productos. Expresó que existe el consumidor promedio creerá que DIXACIL y DIXALIN pertenecen a una misma familia de marcas o que comparten un mismo origen empresarial, cuando esto no es cierto.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

5 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. Mediante auto del 28 de septiembre de 20092, el Despacho Sustanciador tuvo por no contestada la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que el poder conferido fue presentado fuera del término de fijación en lista.

II.2. INTERVENCIÓN DE COPIDROGAS. El tercero con interés en las resultas del proceso3, mediante apoderado, señaló que la marca nominativa DIXACIL contiene elementos suficientes para distinguirla del signo de propiedad de la actora, esto es, DIXALIN, pues la primera, cuyo registro fue otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio, posee desde el punto de vista fonético conjunciones de sílabas que hacen diferente su pronunciación y sonido final. Adujo que las marcas registradas con la raíz DIXA, corresponden a la sustancia

activa y genérica del componente en la clase 5ª, el cual no es susceptible de apropiación. Manifestó que la marca DIXACIL cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y es distinguible de otras marcas, por lo que es susceptible de registro. Finalmente, resaltó que en ningún momento, como lo afirma el demandante, el registro de la marca en estudio pueda llegar a causar confusión en el mercado y frente al consumidor de esa clase de productos.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 209-IP-2013 de fecha 3 de diciembre de 20134, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre el articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: 2 Folios 156 y 157 cuaderno principal 3 Folios 127 a 146 cuaderno principal 4 Folios 172 a 179 cuaderno principal.

6 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A “[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo DIXACIL con el signo denominativo DIXALIN, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

4. En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe

ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueda causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

5. Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso común o genérico, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. […] En el caso de las marcas farmacéuticas, las distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

7 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula DIXA – del signo solicitado DIXACIL es una partícula de uso

común o genérica en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza y proceder en consecuencia. Si uno de los elementos que integran el signo es de uso común o genérico, o si evoca una cualidad o principio activo del producto farmacéutico, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos cualidades, inapropiables en exclusiva. […]” (negrillas fuera de texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de junio de 20145, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y el tercero interviniente, reiteraron en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. IV.1. La Superintendencia de Industria y Comercio6 manifestó que entre los signos en controversia no se produce confusión luego del primer impacto, ello por cuanto si bien comparten algunas letras, el consumidor puede diferenciar las marcas sin dificultad. Señaló, que en el caso objeto de análisis, “[…] la última silaba es distinta (CIL y LIN), la cual es la sílaba tónica y que, por esta razón, tiene mayor tonalidad […]”. Concluyó que las coincidencias no generan riesgo de confusión o asociación, pues se repite que entre los signos no existen semejanzas, lo que aleja la posibilidad de ese riesgo. IV.2. La Agencia del Ministerio Público7 manifestó que, una vez realizado el análisis respectivo, se evidencia que los dos signos nominativos comparten

algunas consonantes, teniendo en cuenta el prefijo DIXA, correspondiente al 5 Folio 181 cuaderno principal. 6 Folios 182 a 186 cuaderno principal. 7 Folios 243 a 250 cuaderno principal. 8 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A término genérico de la molécula medicinal, lo cual no determina que las tres (3) letras que continúan (7 en total), coincidan a tal punto de confundir al consumidor promedio y lo lleve a determinar que son el mismo producto o simplemente hacen parte del mismo origen comercial.

Concluye que de acuerdo a la doctrina marcaria, los pronunciamientos de la Comunidad Andina y el estudio preciso en este caso, que el signo solicitado en registro no está enmarcado en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo procedente confirmar la resolución que concedió su registro como marca. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A, en contra en contra de las Resoluciones 34623 del 24 de octubre de 2007, 40612 del 30 de noviembre de 2007 y 3106 del 5 de febrero de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca DIXACIL (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas – COPIDROGAS. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo el literal a) del artículo 136, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- La normativa aplicable El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual dispone lo siguiente: 9 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […]”.

V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación

entre los signos y productos identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”8. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 10 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común9.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”10. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida para este proceso establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

11 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1. Comparación de los signos La Sala resalta las características de los signos enfrentados, tal como se observa a continuación: - Signo solicitado

DIXACIL

(nominativa) - Marca registrada

DIXALIN

(nominativa)

Una vez verificado que los signos en controversia se encuentran conformados por elementos nominativos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar atendiendo dichos elementos. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no sin antes precisar si el prefijo DIXA es genérico para los productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 12 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A Al respecto, la Sala pone de presente que el apoderado de la sociedad COPIDROGAS y el Agente del Ministerio Público señalaron que el prefijo DIXA guarda relación con la composición química de los mismos, esto es, la sustancia activa y genérica del componente medicinal de los productos farmacéuticos que se pretenden registrar con la marcas en conflicto11.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha precisado que las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso común o genérico, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc12. En este sentido, si bien es cierto que al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículas de uso o genéricas; también lo es que en el caso de las marcas farmacéuticas, las distintividad se busca en el elemento

diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario13. Aunado a lo anterior, para la Sala14 no se puede dar paso al estudio fragmentado de las marcas en conflicto, si se tiene en cuenta que desde el punto de vista del consumidor medio las marcas no son recibidas en forma fraccionada. Cabe resaltar que la exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común o genéricas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la 11 De acuerdo con lo manifestado por el apoderado de la sociedad Copidrogas, tercero con interés en las resultas del proceso y titular del signo que se cuestiona, “la partícula o prefijo DIXA, cuya raíz etimológica corresponde a la sustancia genérica de origen”. 12 Interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia. 13 Ibídem. 14 Ver entre otras la sentencia de 14 de junio de 2007. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2003 – 00231. Magistrada Ponente: doctora Martha Sofía Sanz Tobón. 13 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: D I X A C I L 1 2 3 4 5 6 7

Signo solicitado D I X A L I N 1 2 3 4 5 6 7 Marca registrada DIXACIL (Nominativa) DIXALIN (nominativa)

Consonantes: D-X-C-L Consonantes: D-X-L-N Vocales: I-A-I Vocales: I-A-I En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «DIXACIL» está compuesto por una (1) palabra, dos (2) sílabas y siete (7) letras, esto es, tres (3) vocales y cuatro (4) consonantes.

Por su parte, la marca registrada «DIXALIN» está compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas y siete (7) letras, esto es, tres (3) vocales y cuatro (4) consonantes. En ese sentido, la Sala encuentra que ambos signos resultan idénticos en cuanto a la composición, esto es, al número sílabas y letras y, por ende, las mismas vocales y coinciden en tres consonantes. La anterior similitud no se diluye con el cambio de posición de las consonantes en el sufijo, esto es, con las letras C y L, dado que ambas comparten la vocal I en la misma posición, la cual le da el acento, esto es, en la sílaba tónica. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de

asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: 14 Radicación 11001032400020090000300

Actora: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A DIXALIN – DIXACIL – DIXALIN – DIXACIL – DIXALIN – DIXACIL DIXALIN – DIXACIL – DIXALIN – DIXACIL – DIXALIN – DIXACIL DIXALIN – DIXACIL – DIXALIN – DIXACIL – DIXALIN – DIXACIL DIXALIN – DIXACIL – DIXALIN – DIXACIL – DIXALIN – DIXACIL Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma idéntica, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

En cuanto a la similitud ideológica,