CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00006-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo ISOFLEX y la marca previamente registrada ISOFACE PLUS / MARCAS FARMACÉUTICAS – Rigurosidad de examen de confundibilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo ISOFLEX para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al poseer capacidad distintiva y no EXISTIR riesgos de confusión y/o asociación con la marca ISOFACE PLUS [L]a Sala no evidencia que no (sic) exista identidad ni semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre los signos, que pueda inducir a confusión al público consumidor, por lo que considera que el signo «ISOFLEX», cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, lo que implica que no hubo violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo en la medida en que el análisis de confundibilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó a las disposiciones de la Decisión 486 de 2000.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE

2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486

DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00006-00

Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: SIGNOS ISOFLEX, ISOTREX E ISOFACE - ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad presentó la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 18592 del 26 de junio de 2007, 35096 del 26 de octubre de 2007 y 4571 del 19 de febrero de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declararon infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. y STIEFEL LABORATORIOS, INC. y se concedió el registro de la marca «ISOFLEX», para identificar productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda La sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A., mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 18592 del 26 de junio de 2007, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo núm. 05 028138, por medio de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las

sociedades PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. y STIEFEL

LABORATORIOS, INC.

I.1.2.- Que se declare la nulidad de la Resolución 35096 del 26 de octubre de 2007, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A., confirmando la decisión adoptada en la Resolución 18592 de 2007. I.1.3.- Que se declare la nulidad de la Resolución 4571 del 19 de febrero de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad la

sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A., confirmando la decisión adoptada en la Resolución 18592 de 2007. I.1.4.- Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene la anulación del certificado de registro 349851, vigente hasta Junio 26 de 2017, de propiedad de la tercera interesada. I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda Como hechos relevantes de la demanda, la parte actora indicó que es actualmente titular de las marcas registradas «ISOFACE» (certificado núm. 237419) e «ISOFACE PLUS» (certificado núm. 285240). Señala que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. presentó solicitud de registro de la marca «ISOFLEX» para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual se opuso con base en las marcas de las cuales es titular. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos administrativos demandados, declaró infundada la oposición formulada por ella formulada y concedió el registro de la marca «ISOFLEX» a la sociedad LABORATORIOS

BUSSIE S.A.

I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación La parte actora estima que los actos administrativos enjuiciados han transgredido las normas en las han debido fundarse, en particular, los artículos 13, 59 y 61 de la Constitución Política, 3 del Código Contencioso Administrativo, 134, 135, 136, 172 y demás normas concordantes de la Decisión 486 de 2000.

I.3.1.- La parte actora consideró que los artículos 134 y 135 (literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 se violaron por falta de aplicación por cuanto, en su concepto, se concedió el registro de una marca que carecía de distintividad. Para sustentar dicha tesis, la demandante explicó que: «(…) Las resoluciones que concedieron el registro de la expresión ISOFLEX son ilegales, puesto que dicha expresión CARECE DE DISTINTIVIDAD, es DESCRIPTIVA y además es confundible con las marcas registradas ISOFACE e ISOFACE PLUS (…) 5.1.2.1. LA EXPRESIÓN ISOFLEX PER SE CARECE DE DISTINTIVIDAD (…) En reiterada Jurisprudencia este respetable Despacho, así como el Tribunal Andino han determinado los alcances del Artículo 135 literal b) de la decisión 486 respecto de signos que carezcan de distintividad. Al respecto se debe analizar cómo en la expresión ISOFLEX se presentan varios factores que determinan su carencia distintiva, estos son: (…) A) Las circunstancias predicables en sí mismo por ser una expresión compuesta de dos términos de uso común; (…) B) La relación que existe entre ésta y los productos que pretende designar determinando una descripción de las funciones del mismo; (…) C) La relación de semejanza que se causa de confusión con otro signo ya registrado, como lo son las marcas ISOFACE e ISOFACE PLUS (…) Teniendo en cuenta lo anterior profundizaremos en el análisis tendiente a demostrar cómo las resoluciones son ilegales (…)». I.3.2.- Por otro lado, afirma que se violó el artículo 136 (literal a) de la Decisión 486

de 2000, por aplicación indebida. Para el efecto, manifiesta que la expresión ISOFLEX carece de distintividad al ser confundible con las marcas ISOFACE e ISOFACE PLUS, realizando el siguiente análisis: «(…) I. COMPARACIÓN FONÉTICA (…) Tal como podemos observar, existe fonéticamente un alto riesgo de confusión entre las referidas expresiones, las cuales difícilmente podrán ser diferenciadas por el consumidor promedio, toda vez que el signo objeto de solicitud de registro de marca posee una estructura fonética carente de identidad con respecto a la aludida marca registrada (…) Con la realización de un simple ejercicio se ilustrará acerca de la innegable similitud fonética del caso, repitiendo en voz alta uno y otro signo teniendo en cuenta como se pronuncia FLEX, ESTO ES FLES Y LA PRONUNCIACIÓN DE FACE, (COMO LO DICE LA S.I.C.) FEIS: (…) Aun separando el prefijo ISO igual existiría la confusión fonética (…) Conforme a lo anteriormente expuesto, tenemos como única conclusión posible que las cotejadas marcas son de una similitud fonética innegable, y que su ínfima diferencia resulta insuficiente como para brindarle la distintividad exigida por la norma, trascendiendo esto en una causal clara y objetiva para no haber expedido un acto concediendo derechos a quien no los debería tener y afectando los de otro, lo que define una ilegalidad en la actuación administrativa (…)» Luego se refirió a la conexión competitiva que se presenta entre los productos que distinguen los signos en conflicto, resaltando que su ostensible similitud y la naturaleza de los productos que identifican:

«(…) crearán una necesaria y errada asociación de su origen empresarial, dado que estamos frente a marcas que pretenden distinguir productos de la clase 05 Internacional. Lo anterior implica que los productos farmacéuticos de uso humano, hacen uso de los mismos canales de comercialización y tendrán similares canales de publicidad, por lo que el consumidor promedio creerá, fácilmente, que ISOFLEX e ISOFACE pertenecen a la misma familia de marcas, o que comparten el mismo origen empresarial, cuando ni lo uno ni lo otro es cierto (…) a) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN (…) Téngase en cuenta que hay lugares de comercialización o expendo de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, pero en el presente caso, no se presenta totalmente dicha situación, toda vez que la distribución de los productos aquí enfrentados opera en tiendas o almacenes especializados, llámese droguerías, almacenes farmacéuticos, tiendas mayoristas o áreas especiales de expendio en supermercados donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud, esto es que comparten exactamente los mismos canales de comercialización. (…) b) SIMILARES MEDIOS DE PUBLICIDAD (…) Efectivamente, los mismos productos se difunden por los mismos canales publicitarios, por lo que se presenta una conexión competitiva por esta vía (…) c) RELACIÓN O VINCULACIÓN ENTRE PRODUCTOS (…) Como ya es evidente, los signos en cuestión son similarmente confundibles, y adicionalmente se encuentran identificando productos de una naturaleza exacta, vale decir productos farmacéuticos y veterinarios

(…)». I.3.3.- De igual forma, manifiesta que los actos administrativos demandados violaron el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, en la medida en que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un análisis superficial de la solicitud de registro. I.3.4.- Finalmente, la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. se dedica a demostrar que la argumentación expuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el tercero interesado en el resultado del proceso es contradictoria, expresando lo siguiente:

«(…) 6.1. ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA SOCIEDAD

LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., EN SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE OPOSICIÓN (…) 6.1.1. PRIMER ARGUMENTO (…) No analizó la demandada, que pretendió erradamente la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., en su argumento inicial establecer que, en el campo de comparación fonética entre las expresiones ISOFLEX y ISOFACE, “…son más las diferencias…” que las semejanzas, lo cual reiteramos no es cierto, pero que conlleva a inferir irremediablemente que la sociedad tercera interesada acepta tácitamente que existen algunas semejanzas, las cuales por ende conllevarían a un POSIBLE RIESGO DE CONFUSIÓN por parte del consumidor final, razón FUNDAMENTAL para que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negara el registro de la expresión ISOFLEX y no expidiera resoluciones viciadas de nulidad, atendiendo a la reiteradísima jurisprudencia acatada por su Honorable Despacho y emanada por el

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina refiriendo el cumplimiento del Artículo 136 de la Decisión 486 que reza: (…) 6.1.2. SEGUNDO ARGUMENTO (…) Pretendió además que si se desligasen las expresiones ISO y FLEX, TODOS los consumidores finales crearían una evocación en el prefijo ISO de igualdad y una evocación en el sufijo FLEX de flexibilidad (téngase en cuenta que la expresión ISO es de uso común), con el propósito de establecer una diferencia conceptual con la marca ISOFACE, factor de apreciación que NO TODO CONSUMIDOR UTILIZA, PUES NO TODO CONSUMIDOR OSTENTA LA CALIDAD DE ANÁLISIS PRETENDIDA POR DICHA SOCIEDAD, aunado a la circunstancia de intentar persuadir erróneamente que, todo consumidor final pronuncia la expresión FACE tal cual como se escribe lo que así, hecho que también es de probabilidad pues las expresiones en idioma extranjero se determinan tal y cual son, gramatical y fonéticamente; debe entonces, en un análisis interpretativo juicioso colegir la siguiente

afirmación: ¡TODO CONSUMIDOR PROMEDIO NO EFECTÚA ESTE

TIPO DE EJERCICIOS DE INTERPRETACIÓN SEMÁNTICO

LINGUISTICOS SINCRÓNICOS, DIACRÓNICOS, PARA

DETERMINAR LA PRONUNCIACIÓN DE UNA FRASE O PARA CONCLUIR QUE DOS EXPRESIONES SON DISTINTAS! Claro, lo único que sucede es que el consumidor se remite al producto que busca, pero que, debido al posible riesgo de confusión por la coexistencia de las expresiones como las motivo de esta Litis, finalmente podrá adquirir el que no es, y eso precisamente es lo que

protege la norma, la SIMPLE PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN QUE INDUZCA A ERROR, hechos tales que determinan que las expresiones ISOFLEX e ISOFACE no son diferenciables por cualquier consumidor

(…) 6.3. ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, COMO FUNDAMENTO PARA DETERMINAR QUE LA EXPRESIÓN ISOFLEX NO SE ASEMEJA A LA MARCA ISOFACE E ISOFACE PLUS (…) Así no entendemos como la entidad demandada se empecinó en otorgar un registro de marca a la expresión ISOFLEX, cuando ella misma afirma que si hay similitudes se debe negar el registro, que se protege el mero riesgo de confusión y además, acepta en su resuelve de apelación que la expresión FACE se “pronuncia correctamente” FEIS, hecho que en definitiva nos conlleva a concluir que las resoluciones que concedieron dicho registro y aquí atacadas deben ser declaradas ilegales y por ende debe prosperar la presente acción de nulidad (…)». II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados. En este sentido expresó que al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, aprecia que la marca «ISOFLEX», en su estructura, es visualmente diferente de las marcas opositoras («ISOFACE» e «ISOFACE PLUS»). En su concepto, si bien los signos coinciden en algunas de sus letras: «(…) lo cierto es que de igual manera poseen elementos adicionales diferentes que permiten establecer en todo su conjunto que desde un

primer impacto visual los signos difieren de manera notable lo que hace que el consumidor las pueda distinguir fácilmente en el mercado (…)». En relación con la conexión competitiva, señala que debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, pues de lo contrario todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí. Agrega, en relación con el grado de conexidad entre los productos, que para la Superintendencia de Industria y Comercio el criterio que debe aplicarse es el de un consumidor especializado, quien será un profesional especializado del área de la salud que podrá distinguir entre los productos que el consumidor le solicita. En lo que tiene que ver con los canales de comercialización, resalta que muy posiblemente la distribución de los productos que identifican las marcas en cuestión, no son de masiva distribución y, por ello, un consumidor medio no tendría acceso directo a él, sino a través de un expendedor especializado. II.2.- La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., en su condición de tercero interesado en el resultado del proceso, solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, explica que la marca no se compone de dos términos sino de uno solo. Sin embargo, si se fracciona la misma, los argumentos esbozados por la Superintendencia de Industria y Comercio consistentes en que la marca cuyo registro está cuestionado tiene suficiente distintividad, no pierden fortaleza. Al respecto comenta que: «(…) El prefijo ISO se encuentra en más de 100 marcas registradas para esta misma clase 5ª. En gracia de discusión asumiendo esta

afirmación podemos ver como entre las dos expresiones vistas por separado son absolutamente diferentes siendo imposible la confundibilidad entre estas, veamos: (…) FLEX y FACE (…) FACE PLUS (…) Es imposible afirmar que no existe suficiente distintividad (…)». Posteriormente fracciona los signos distintivos en pugna «(…) ISOFLEX (…) ISO=Igual (…) FLEX= Flexible o Flexibilidad (…) ISOFACE (…) ISO= Igual (…) FACE= Fase (Español) o Cara – Rostro (Inglés)», para manifestar que: «(…) vemos como la asociación o evocación entre estas expresiones es totalmente diferente y como anotábamos anteriormente existen más de 100 marcas registradas con el prefijo ISO en clase 5ª, razón por la cual no podrá decirse, al existir innumerables marcas que por contener este prefijo son confundibles (…)». De otro lado, muestra que el demandante se equivoca en sus argumentos relacionados con la comparación fonética: «(…) ya que no es lo mismo pronunciar la consonante S con la X y considerar que el pronunciamiento de FLEX con FLES es igual, argumento que dista de ser real (…) Por el contrario encontramos que la marca registrada es una marca corta de 3 sílabas, que produce un especial sonido por contener la consonante X equis, en su final y de especial connotación en su pronunciación, muy diferente a la contenida en las 4 sílabas de la marca que defiende el demandante, esta última muy larga y con letras que producen sonidos totalmente diferentes a los productos por la marca anteriormente registrada (…)». Frente a la conexión competitiva, subraya que revisado el diccionario de

especialidades farmacéuticas, existen varios medicamentos que inician con el prefijo «ISO», lo cual implica que estos medicamentos están en el mercado colombiano sin que por ello se colija que pueda existir confusión. Por el contrario, reseña que en este caso nos encontramos ante marcas débiles que por sus prefijos o sufijos no poseen la suficiente distintividad. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte demandante presentó su respectivo alegato de conclusión reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia líneas atrás. La parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso guardaron silencio. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 214-IP-2013 de fecha 22 de enero de 20141, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: «(…) PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo ISOFLEX (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 214-IP-2013. Interpretación

prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ISOFLEX (denominativa). Actor: sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A., PROCAPS. Proceso interno Nº. 2009-00006. de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener

en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SEXTO: Las partículas descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero el conjunto marcario es distintivo.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común relativas a la propiedad del producto, sus principios activos, su

uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter descriptivo, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

NOVEMO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables. (…)».

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1.- Los actos administrativos acusados Los son las resolución números 18592 del 26 de junio de 2007, «(…) Por la cual se decide una solicitud de registro de marca (…)» y 35096 del 26 de octubre de 2007, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de reposición (…)», ambas expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; así como la Resolución núm. 4571 del 19 de febrero de

2018, «(…) Por la cual se resuelve un recurso de apelación (…)», proferida por el Superintendencia Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación: La Resolución núm. 18592 del 26 de junio de 2007 «(…) La comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. Adicionalmente, en el análisis de registrabilidad de marcas para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el examinador, funcionario o juez debe tener un especial cuidado al determinar el grado de confundibilidad, toda vez que estos productos que por su naturaleza, guardan una estrecha relación con la salud, vida e integridad de los consumidores. No se puede permitir siquiera el riesgo de confundibilidad dado que la ingestión errónea de un producto farmacéutico puede causar serios problemas en la salud y la vida de los consumidores. De lo anterior se puede decir que el examen de registrabilidad en estos casos es más riguroso. (…) Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos esta oficina considera que entre el signo ISOFLEX y las marcas ISOFACE, ISOFACE PLUS e ISOTREX, no se genera confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciar las marcas. Si bien los signos coinciden en la primera sílaba o prefijo ISO, encontramos que las demás sílabas o

sufijos que las componen son muy diferentes así: en el signo solicitado FLEX, y en las marcas opositoras FACE, FACE PLUS, y TREX (sic), confiriéndole a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. (…) De lo expuesto, resulta que las marcas ISOFLEX, ISOFACE, ISOFACE PLUS e ISOTREX, no se genera riesgo de confusión o de asociación, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca (…) Debido a la conclusión del numeral precedente, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios a distinguir por la marca solicitada ISOFLEX y las marcas opositoras ISOFACE, ISOFACE PLUS e ISOTREX, pues nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. (…)» La Resolución núm. 35096 del 26 de octubre de 2007 «(…) Así las cosas, al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos esta oficina considera que entre el signo solicitado ISOFLEX con la marca registrada ISOTREX, no existe posibilidad de

confusión o de asociación. Lo anterior por cuanto si bien comparten algunas letras, su última sílaba es disímil (FLEX – TREX), siendo más fuerte la de la marca registrada, que se coadyuva a las diferencias fonéticas y ortográficas entre los signos. En este sentido el signo solicitado es una entidad nueva con las características suficientes para hacerla registrable. Por lo anterior, el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el recurrente tiene sobre su marca (…) Igualmente esta División considera que después de un primer impacto general y de conjunto, entre el signo ISOFLEX y las marcas ISOFACE e ISOFACE PLUS, no existen semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de confusión. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en conjunto, entre el signo ISOFLEX y las marcas ISOFACE e ISOFACE PLUS, no existen semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de confusión. Lo anterior, por cuanto, observadas las expresiones en cotejo, se evidencia que la marca solicitada está conformada por las vocales (I, O, E), y las registradas por (I, O,A, E / I, O, A, E, U) lo cual da marcada diferencia de pronunciación. Independientemente que la primera sílaba del signo solicitado sea ISO, es claro que al comprar el producto el consumidor no fracciona el signo sino al contrario lo aprecia en su integridad, por lo que el fonema FLEX, le otorga una connotación

ortográfica y fonética diferenciadora derivada de la conformación de las vocales que permite su coexistencia sin que se presente el mencionado riesgo (…)» La Resolución núm. 4571 del 19 de febrero de 2008 «(…) En el caso sub-examine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión o de asociación que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y las marcas ISOTREX e ISOFACE, nominativas, con Certificados de Registro Nos. 129155 y 237419 (Clase 5ª), vigentes a la fecha y cuyos titulares son las sociedades opositoras, STIEFEL LABORATORIES, INC. y PROCAPS S.A. (…) Desde los puntos de vista ortográfico y fonéti