CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00011-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo MUJER LATINA y el lema comercial SI ES MUJER / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – MUJER LATINA / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo MUJER LATINA por ser evocativo y no existir riesgo de confusión / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [L]a Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se enfrentaron los mismos signos pero para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sección Primera del Consejo de Estado consideró que no existe riesgo de confunbilidad, decisión que se prohíja en esta oportunidad […] en la cual se consideró que el signo MUJER LATINA es evocativo y está compuesto por expresiones de uso común, esto es, por palabras que han sido denominados por la doctrina y la jurisprudencia andina como débiles, lo que implica que nadie puede apropiarse de ellas. […] En suma, para la Sala, siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el presente caso no se configuraron las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la inapropiabilidad de signos conformados por expresiones de uso común y las reglas para el cotejo de marcas denominativas, ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 16 de abril de 2015,

Radicación 11001-03-24-000-2009-00013-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; sobre la registrabilidad de signos evocativos compuestos por expresiones de uso común, ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 31 de agosto de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2007-00391-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 – LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 – LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00011-00

Actor: LEONISA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

– CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: MUJER LATINA – SI ES MUJER La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa presentó la sociedad LEONISA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 11400 de 18 de abril de 2008, 16462 de 28

de mayo de 2008 y 21498 de 26 de junio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca MUJER LATINA (mixta) a nombre de la sociedad MARROCAR S.A., para identificar servicios comprendidos dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda. Mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 27 a 41), el apoderado judicial de la sociedad LEONISA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 del Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “Solicito la NULIDAD de las siguientes Resoluciones: No. 11400 de Abril 18 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se concedió el registro de la marca MUJER LATINA (m) para distinguir productos de la clase 35 internacional. No. 16462 de Mayo 28 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirma la Resolución 11400 de Abril 18 de 2008 y concede el recurso de Apelación. No. 21498 de 26 de Junio de 2008 originaria del Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de la cual se confirma la Resolución 11400 de Abril 18 de 2008.

2. Al declararse la NULIDAD de los actos mencionados, suplico a los H.

Magistrados, se disponga, que la Superintendencia de Industria y

Comercio: a. Inscriba en el registro la Nulidad de los actos administrativos correspondientes a la concesión de la marca MUJER LATINA solicitada por la sociedad MARROCAR S.A. de las condiciones ya indicadas, para distinguir productos comprendidos en la Clase 35 Internacional (8ª

Edición) de Niza. b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial” (fl. 29). I.2. Los hechos. Manifestó que el 21 de agosto del 2007, la sociedad MARROCAR S.A., a través de apoderado, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Delegatura para la Propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo MUJER LATINA (mixto) para distinguir los servicios de "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, compra, venta, importación, distribución y comercialización de vestidos, calzado, sombrerería y ropa interior femenina", comprendidos en la clase 35 de Clasificación Internacional de Niza. Adujo que una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad

Industrial 580 de 28 de septiembre del 2007, la sociedad LEONISA S.A. presentó oposición con fundamento en la propiedad del registro del lema comercial SI ES MUJER, asociado a la marca LEONISA (mixta), clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “ropa interior femenina, vestidos de baño y ropa deportiva”. Aseguró que el 18 de abril del 2008, mediante Resolución 11400, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo MUJER LATINA (mixto) a la sociedad

MARROCAR S. A.

Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 011400, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 16462 de 28 de mayo del 2008 y 21498 de 26 de junio del 2008, a través de los cuales se confirmó en todas sus partes la decisión adoptada. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación. Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de industria y Comercio violó los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal c) de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que el signo MUJER LATINA (mixto) “no es lo suficientemente distintivo para que pueda ser registrado como marca”. Señaló que la expresión MUJER LATINA cabe perfectamente dentro del tipo de expresiones genéricas ya que “hace referencia a un grupo de mujeres que

pertenecen o hacen parte del conjunto de mujeres del pueblo latino, latina es la mujer colombiana, latina es mujer argentina, latina es mujer brasileña, latina es mujer chilena, mujer latina es la que pertenece a alguna de las naciones latinas”. Agregó que dicha expresión no es lo suficientemente novedosa, por tanto, no reúne las condiciones para que se le otorgue el reconocimiento como marca. Resaltó que no se tuvo en cuenta el requisito de distintividad, “dado que para que pueda darse conforme al sentido intrínseco es necesario que la marca sea perceptible, es decir, apta para asumir en el mercado su propia función que no es otra que distinguir los productos del empresario, que pueda ser percibida por los sentidos y particularmente por el sentido de la vista, que es aquel mediante el cual podemos generalmente identificar y distinguir un sigo de otro”. Finalmente, advirtió que el signo que se pretende registrar incurre en semejanza o identidad de tipo conceptual y fonética con el lema comercial previamente registrado SI ES MUJER, lo cual impide su registro, además entre los productos que ambos signos protegen se genera riesgo de confusión en el público consumidor. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Comentó que con los actos administrativos expedidos por el Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial. Sostuvo que “la marca MUJER LATINA (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la nomenclatura vigente, además de reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. Aseveró que entre las expresiones en conflicto MUJER LATINA (mixta) y SI ES MUJER, “existen elementos bien diferenciados y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado". Expresó que realizado el correspondiente estudio comparativo según las reglas señaladas en las interpretaciones prejudiciales emanadas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se puede advertir que la marca solicitada es diferente respecto de la marca opositora la cual le da la suficiente distintividad. Señaló que si bien es cierto que ambos signos comparten la expresión MUJER, en el signo solicitado se encuentra ubicada dentro del conjunto marcario en la primera expresión, en tanto que en la marca previamente registrada se encuentra ubicada en la última expresión; además de ello entre las expresiones LATINA y SI ES no se encuentra semejanza que genere confusión, lo que hace que los signos enfrentados puedan coexistir sin inducir a confusión al público consumidor. Desde el punto de vista conceptual, aseguró “que existen suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas; de un lado MUJER LATINA da la idea de una mujer de origen latina, es decir, de regiones o zonas que hablan lenguas derivadas del

latín, y el signo SI ES MUJER es una expresión que reafirma una condición: es mujer”. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD MARROCAR S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 112 a 124): En cuanto a la vulneración del artículo 135 ibídem, adujo que el mismo se refiere a que un signo sea capaz de individualizar los productos o servicios que desea amparar, por lo que afirmó que “no existe ningún servicio de la clase 35 conocido como MUJER LATINA y ningún servicio ni producto de ninguna otra clase que se llame o identifique igual". Aseguró que “al preguntarse como son los servicios de Marrocar S.A. la respuesta no es MUJER LATINA, ni podría decirse como lo insinúa el demandante que es el destino de los servicios, pues no se trata de una característica principal de los mismos y estos pueden ser usados por mujeres sean estas latinas o no”. Finalmente, precisó que los signos confrontados son de carácter nominativo y mixto, “donde la parte mixta del signo impugnado le otorga una distinción al mismo, de igual manera lo distingue el explicativo ropa íntima que acompaña el singo pero sobre todo se debe considerar que solo tiene en común un fonema; MUJER, mismo que es descriptivo de la clase, de este modo la palabra en sí misma es inapropiable en exclusiva, pues determina el destino del signo y por ello la distintividad la logra todo lo que no sea”. III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial

384-IP-2016 de fecha 14 de octubre de 2016 (fls. 154 a 169), en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: -Es importante que al resolver la acción de nulidad interpuesta se tome en cuenta que la determinación de las similitudes de los signos en conflicto se confronta desde los distintos tipos de semejanza que harían que el consumidor incurra en riesgo de confusión y/o de asociación. -Se deberá determinar si la expresión MUJER LATINA es descriptiva, de conformidad con lo todo lo expresado en la presente interpretación. -De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si la expresión MUJER LATINA es genérica o de uso común, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. -Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 23 de marzo de 2013 (fl. 109), se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo las partes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la

oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- EL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad LEONISA S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las Resoluciones 11400 de 18 de abril de 2008, 16462 de 28 de mayo de 2008 y 21498 de 26 de junio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro del signo MUJER LATINA (mixto) a nombre de la sociedad MARROCAR S.A., para identificar productos comprendidos dentro de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Al efecto, la actora afirma que los actos administrativos son nulos, pues conceden el registro de la marca en comento, pese a estar incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literal b) y 136, literal c), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que la misma carece de distintividad y, además, es confundible con el lema comercial SI ES MUJER, asociado a la marca LEONISA (mixta), clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “ropa interior femenina, vestidos de baño y ropa deportiva”. El signo solicitado y el lema comercial a cotejar son los siguientes:

EL SIGNO SOLICITADO

EL LEMA COMERCIAL

SI ES MUJER

(nominativo)

V.2.- LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO.

El apoderado de la parte actora invoca como casuales de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual dispone lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

V.3.- EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la

capacidad suficiente para ser distintivo”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- LAS REGLAS DE COTEJO MARCARIO.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible

incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos” (Negrillas fuera de texto): De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado4. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha señalado lo siguiente5: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación

conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. Asimismo, ha sostenido que “en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)”. “Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”6. En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5.- EL CASO CONCRETO.

V.5.1. Comparación de los signos. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, tal y como se realizará a continuación: 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca:

“CANALETA 90”.

El signo solicitado. Como se observa, el signo solicitado es mixto. El elemento nominativo se encuentra integrado por la combinación de las expresiones MUJER y LATINA. En cuanto al elemento figurativo, se tiene que el mismo está conformado por un cuadrado dentro cual está el elemento nominativo, con una caligrafía especial, de

color negro, con una flor y junto con el explicativo “ropa íntima”. El lema comercial. SI ES MUJER El lema comercial es nominativo. V.5.2. Análisis de la comparación de los signos. Verificado que una de las marcas en controversia pertenece a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformada por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de ella, toda vez son las palabras MUJER LATINA las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En este orden de ideas, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: M U J E R L A T I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Signo solicitado S I E S M U J E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 El lema comercial En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «MUJER LATINA» está compuesto por dos (2) palabras y once (11) letras. Por su parte, el lema comercial «SI ES MUJER» está compuesto por tres (3) palabras y nueve (9) letras. De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la

composición, esto es, al número de palabras y letras y, por ende, tienen una extensión diferente. Esta configuración de los signos no permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, no se puede advertir que ellos se escuchen de forma muy parecida. Cabe resaltar que la diferencia fonética no se desvirtúa al compartir la palabra mujer, lo anterior teniendo en cuenta la posición y secuencia de la misma dentro de las marcas en controversia, además del resto de palabras que las acompañan, esto es, “SI ES” y “LATINA”. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se enfrentaron los mismos signos pero para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sección Primera del Consejo de Estado7 consideró que no existe riesgo de confunbilidad, decisión que se prohíja en esta oportunidad: “La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la

acción de nulidad interpuso la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., a través de apoderado judicial, contra las resoluciones números 11109 del 15 de abril de 2007, 16482 del 28 de mayo de 2008 y 21273 del 25 de junio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Confecciones Leonisa S.A. y se concedió el registro de la marca MUJER LATINA ropa íntima (Mixta) a favor de la sociedad MARROCAR S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional. (…) De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor. Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:

SI ES MUJER MUJER LATINA

Lema Comercial Registrado Marca Solicitada De la comparación se desprende lo siguiente: La marca registrada previamente SI ES MUJER se encuentra formada por tres (3) palabras y nueve (9) letras de las cuales se destaca la última, esto es, MUJER. En cuanto a la marca cuestionada MUJER LATINA, se encuentra conformada por once (11) letras y dos (2) palabras, de las cuales se destacan las dos, esto es, MUJER LATINA. Este examen, contrario a lo que se afirma en la demanda, no supone el desconocimiento de la regla de cotejo marcario que

indica que la comparación debe efectuarse sin descomponer los 7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de abril de 2015. Rad.: 2009 – 00013. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Varga Ayala. elementos que conforman el conjunto marcario, pues dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Antes que ello, esta regla señala que cuando estos aspectos son coincidentes se puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado. En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico no existen las similitudes significativas que el demandante estima se observan entre los signos cotejados, pues la marca cuestionada tiene un número de palabras y letras diferente y por ende una extensión distinta a la de la registrada por ésta. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación: SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA

SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que el signo previamente registrado evoca la idea que esta inequívocamente dirigido al público femenino en general; ahora bien respecto del signo solicitado se entiende pertenecer a un grupo específico de la población femenina, esto es, a las mujeres latinas. La Sala considera pertinente recordar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado de los lemas comerciales, como es el caso de la expresión