CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00013-00-2015

RIESGO DE CONFUSION – Concepto / RIESGO DE ASOCIACION – Concepto El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. MARCAS DENOMINATIVAS – Reglas para su cotejo Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en

cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. MARCA MUJER LATINA – No tiene similitud ortográfica, fonética e ideológica con el signo SI ES MUJER La marca registrada previamente SI ES MUJER se encuentra formada por tres (3) palabras y nueve (9) letras de las cuales se destaca la última, esto es, MUJER. En cuanto a la marca cuestionada MUJER LATINA, se encuentra conformada por once (11) letras y dos (2) palabras, de las cuales se destacan las dos, esto es, MUJER LATINA. Este examen, contrario a lo que se afirma en la demanda, no supone el desconocimiento de la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, pues dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Antes que ello, esta regla señala que cuando estos aspectos son coincidentes se puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el

signo es percibido en el mercado. En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico no existen las similitudes significativas que el demandante estima se observan entre los signos cotejados, pues la marca cuestionada tiene un número de palabras y letras diferente y por ende una extensión distinta a la de la registrada por ésta. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente... Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que el signo previamente registrado evoca la idea que esta inequívocamente dirigido al público femenino en general; ahora bien respecto del signo solicitado se entiende pertenecer a un grupo específico de la población femenina, esto es, a las mujeres latinas. MARCAS “SI ES MUJER” Y “MUJER LATINA”- Al estar conformadas por expresiones de uso común, no son apropiables Teniendo en cuenta que los signos enfrentados son denominativos, y están compuestos en su totalidad por expresiones de uso común, la Sala concluye que son débiles; lo anterior implica que la sociedad Confecciones Leonisa S.A., no puede pretender apropiarse de esas expresiones, consecuencia de lo anterior no le asiste razón para oponerse, por la presencia de un elemento de esa naturaleza,

al registro de la marca MUJER LATINA de la cual es titular la sociedad Marrocar S.A.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL C / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL E / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL C NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 11109 DE 2007 (15 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – (No anulada) / RESOLUCION 16482 DE 2008 (28 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 21273 DE 2008 (25 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00013-00

Actor: CONFECCIONES LEONISA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE SIMPLE NULIDAD La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de

nulidad interpuso la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., a través de apoderado judicial, contra las resoluciones números 11109 del 15 de abril de 2007, 16482 del 28 de mayo de 2008 y 21273 del 25 de junio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Confecciones Leonisa S.A. y se concedió el registro de la marca MUJER LATINA ropa intima (Mixta) a favor de la sociedad MARROCAR S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 11109 del 15 de abril, 16482 del 28 de mayo y 21273 del 25 de junio, todas de 2008, mediante las

cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Confecciones Leonisa S.A., y se concedió a favor de la sociedad MARROCAR S.A., el registro de la marca mixta MUJER LATINA ropa intima para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional. 2.1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia que inscriba en sus registros la nulidad del citado acto administrativo y publique la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. La sociedad MARROCAR S.A., solicitó el registro del signo MUJER LATINA (mixta), para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. 2.2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentó oposición por parte de la sociedad Confecciones Leonisa S.A., con fundamento en que era titular del lema comercial SI ES MUJER para distinguir productos de la clase 25 internacional. 2.2.3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la 011109 del 15 de abril de 2008 declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca MUJER LATINA (mixta) a favor de la sociedad MARROCAR S.A. 2.2.4. Contra la anterior Resolución la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero de ellos resuelto mediante la

Resolución núm. 16482 del 28 de mayo de 2008 confirmando la decisión impugnada y concediendo el recurso de apelación. 2.2.5. A través de Resolución núm. 21273 del 25 de junio de 2008 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución número 011109 del 15 de abril de 2008. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literales b), c) y e), 136 literal c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó: 2.3.1. Que el signo MUJER LATINA ropa intima, es una expresión descriptiva por cuanto informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio que se quiere distinguir con la marca. 2.3.2. Que el signo MUJER LATINA ropa intima, de naturaleza mixta, no es lo suficientemente novedoso ni especial por cuanto no reúne los requisitos para que se le de reconocimiento como marca. 2.3.3. Que entre los signos enfrentados existe similitud y de coexistir en el mercado se haría incurrir en confusión al público consumidor, lo que hace que no sea susceptible de ser registrado. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. La sociedad MARROCAR S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado judicial solicitó negar las pretensiones de la

demanda de conformidad con los siguientes argumentos1: 3.1.1. Que las marcas descriptivas son aquellas que informan sobre las calidades o cualidades de un producto, de manera que su sola pronunciación hace concluir como es este. 3.1.2. Que para negar el registro de un signo por ser descriptivo éste debe contener una descripción clara y explícita sobre el producto al que se refiere. 3.1.3. Que al cotejar los signos enfrentados es obvio que no hay identidad entre ellos, razón por la que no existe riego de confusión. 3.1.4. Que los signos enfrentados tienen en común la expresión MUJER, y solo por ese hecho no le es dable a la actora oponerse al registro del signo solicitado. 1 Folios 189 a 201 del expediente. 3.1.5. Que los signos enfrentados desde los puntos de vista fonético, gramatical y conceptual son disimiles, razón por la que no se puede pretender negar su registro. 3.2. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad del acto acusado así: 3.2.1. Que los actos acusados fueron expedidos en forma legal y válida, de conformidad con las atribuciones legales conferidas a la Superintendencia de Industria y Comercio por las normas nacionales y la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.2.2. Que el signo MUJER LATINA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 Internacional además de reunir los requisitos para ser registrado como marca, no se encuentra incurso en ninguna de las causales de

irregistrabilidad contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 3.2.3. Que si bien es cierto los signos enfrentados comparten la expresión MUJER, entre las demás expresiones de cada uno de los conjuntos objeto de estudio no se encuentran semejanzas que generen confusión. 3.2.4. Que el signo solicitado tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto no puede predicarse que la coexistencia con la marca previamente registrada haría incurrir al público consumidor en error. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda, junto con el tercero interesado presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 59-IP-2013 de fecha 14 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El artículo 136 literal c) señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. No es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: En relación a la comparación entre signos denominativos y mixtos, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios

elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Si bien la frase explicativa forma parte del signo solicitado, el titular no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras “ROPA ÍNTIMA” del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el Juez Consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de realizar el examen de registrabilidad entre los signos en conflicto.

SEXTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables SÉPTIMO: Como algunos de los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

OCTAVO: Los signos engañosos son aquellos que hacen

referencia a la posibilidad de que éstos induzcan a engaño al público consumidor o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función distintiva de la marca. VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio declaro infundada la oposición presentada por la sociedad Confecciones Leonisa S.A., y concedió a favor de la sociedad MAROOCAR S.A., el registro de la marca Mujer Latina (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la clasificación internacional. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina:

DECISIÓN 486

Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…)” Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de

sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. 6.3.- La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 6.4.- En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 59IP-2013, dictada en este proceso: “En relación a la comparación entre signos denominativos y mixtos, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño,

color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (..) Si bien la frase explicativa forma parte del signo solicitado, el titular no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras “ROPA ÍNTIMA” del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el Juez Consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de realizar el examen de registrabilidad entre los signos en conflicto. (…) Como algunos de los signos en conflicto amparan productos de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. De acuerdo con el Tribunal Andino se debe proceder al cotejo de los signos para luego determinar si existe o no grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto. De otro lado, se debe identificar la prevalencia que tienen los elementos gráficos y denominativos en los signos, esto es, cuál de ellos impacta con más fuerza la mente del consumidor. La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el

nominativo-auditivo. En este caso, para la Sala no cabe duda que el elemento predominante es el nominativo, la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado. Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a

que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”2 De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe 2 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010 identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor. Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera:

SI ES MUJER MUJER LATINA

Lema Comercial Registrado Marca Solicitada De la comparación se desprende lo siguiente: La marca registrada previamente SI ES MUJER se encuentra formada por tres (3) palabras y nueve (9) letras de las cuales se destaca la última, esto es, MUJER. En cuanto a la marca cuestionada MUJER LATINA, se encuentra conformada por once (11) letras y dos (2) palabras, de las cuales se destacan las dos, esto es,

MUJER LATINA.

Este examen, contrario a lo que se afirma en la demanda, no supone el desconocimiento de la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, pues dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Antes que ello, esta regla señala que cuando estos aspectos son coincidentes se puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, en tanto que ello ayuda a entender cómo el signo es percibido en el mercado. En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico no existen las similitudes significativas que el demandante estima se observan entre los signos cotejados, pues la marca cuestionada tiene un número de palabras y letras diferente y por ende una extensión distinta a la de la registrada por ésta. Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de manera diferente. Lo anterior se puede apreciar a continuación: SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA –

SI ES MUJER – MUJER LATINA – SI ES MUJER – MUJER LATINA – Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que el signo previamente registrado evoca la idea que esta inequívocamente dirigido al público femenino en general; ahora bien respecto del signo solicitado se entiende pertenecer a un grupo especifico de la población femenina, esto es, a las mujeres latinas. La Sala considera pertinente recordar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado de los lemas comerciales, como es el caso de la expresión SI ES MUJER, en el sentido de indicar que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486), en tanto: Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser ind