CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00015-00-2018

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Del correspondiente a la marca Carlton / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Improcedencia respecto de Carlton [S]e demostró la comercialización de productos y servicios bajo la marca CARLTON, pues las pruebas allegadas al proceso, dan cuenta de actos de explotación económica de los servicios “[…] hoteleros y de restaurante […]”, esto es, de conformidad con la clase 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual corresponde a un uso real y efectivo de la marca en el mercado, pues, se repite, se encuentra probado la puesta en venta o disposición de los bienes o servicios allí descritos. Así las cosas, para la Sala la Superintendencia de Industria y Comercio valoró adecuadamente las pruebas aportadas y motivó en debida forma los actos acusados, por lo que no se evidencia la presunta violación de los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Derecho preferente / RENUNCIA AL REGISTRO DE MARCA – Del titular de la marca Carlton / DERECHO PREFERENTE – Preservación / ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO - Trámite a pesar de renuncia presentada por el titular [F]rente a la renuncia de los derechos de la marca Carlton realizada por la sociedad titular del registro, resulta procedente recordar que a partir de la acción de cancelación por falta de uso de una marca registrada se da origen a la vida

jurídica a la figura del derecho preferente, el cual debe ser invocado en principio a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación que dé término a dicho procedimiento en la vía administrativa, conforme lo dispone la norma comunitaria. Teniendo en cuenta lo anterior, el beneficio de prelación que se otorga a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proviene desde el momento del inicio de cancelación de un registro y no se restringe a la cancelación de la misma. El Tribunal de Justicia en diversas interpretaciones ha otorgado al derecho de preferencia efectos jurídicos absolutos, incluso anteriores. Así las cosas, si bien es cierto que en principio el derecho preferente se hace efectivo únicamente con la resolución que cancela la marca por falta de uso y por tanto, no es posible ejercerlo desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, también lo es que el Tribunal de Justicia considera que los efectos jurídicos del beneficio de la prelación se retrotraen a la fecha en que inicia esta acción. […] Por lo anterior y encontrándose justificado la aplicación del principio “Prior tempore, potior iure”, estima la Sala, que las decisiones atacadas no solo guardan relación con la cronología de la actuación administrativa, sino que además garantizan de la mejor manera los derechos procesales de todos los intervinientes y, en particular, el relacionado con el derecho preferente del accionante, por lo que resulta procedente la acción de cancelación del registro de la marca CARLTON a pesar de la renuncia presentada. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Es una forma de extinción de los derechos derivados de la misma / CANCELACIÓN DEL

REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro y no al solicitante / CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO – Su uso se puede acreditar a través de actos ejecutados por licenciatario o por persona autorizada [D]e conformidad con los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486, la falta de uso como causal para solicitar la cancelación del registro marcario, corresponde a una forma en la cual la administración puede decretar la extinción de los derechos derivados de la misma, con el propósito de evitar que un solo competidor tenga el monopolio en relación con la utilización de la marca de forma ilimitada en el tiempo e injustificada en perjuicio del libre mercado. […] Tal y como lo consideró el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida en el proceso de la referencia, si bien es cierto que la prueba del uso de una marca cuestionada se encuentra a cargo de la sociedad INVERSIONES G.B.S LTDA, según la norma comunitaria, el uso de la misma se puede acreditar a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada. En este sentido y del conjunto de pruebas antes referidas, en particular de los contratos de autorización de uso de marca, de las actas de la junta directiva, certificaciones y, en general, de las facturas de compra venta de servicios, para la Sala está claramente demostrado que las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda y la Promotora Apartamentos Dann S.A., fueron autorizados por el hoy en día titular de la marca Carlton, para disponer y utilizar de ese signo nominativo, de forma individual o conjuntamente con otros signos. […] Entonces, es a partir de las anteriores

autorizaciones que las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda y Promotora Apartamentos Dann S.A, empezaron a comercializar los servicios hoteleros en sus diferentes establecimientos de comercio bajo denominaciones que incluían el nombre comercial Carlton junto a otros signos nominativos o marcas, sin que esto hubiera implicado la pérdida de distintividad de la marca y que, por ello, se pueda afirmar que se esté contraviniendo norma alguna que justifique su cancelación. SERVICIO HOTELERO – Es habitual la utilización de una o varias marcas para identificar el establecimiento de comercio / USO SIMULTÁNEO DE MARCAS – Procedencia en una misma denominación o nombre comercial.

DANN CARLTON

[R]esulta procedente el uso simultáneo de signos o marcas nominativas en una misma denominación o nombre comercial, sin que por ello se pueda sostener que se está alterando su distintividad o desnaturalice el fin de cada una de las marcas o signos. La Sala estima procedente advertir que dentro de la prestación de los servicios hoteleros resulta habitual que se utilice para identificar un mismo establecimiento de comercio uno o varios signos o marcas. Comúnmente se usa una marca de un operador en conjunto con un signo nominativo que identifica una línea o calidad de un servicio. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra que la marca DANN identifica el grupo de hoteles, y la marca CARLTON, una línea especial del servicio, por lo cual en este caso ambas marcas se entienden usadas conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 del 2000, sin que ninguna de las dos pierda su distintividad. Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del servicio, la Sala advierte que el mismo debe probarse de

conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con lo afirmado por la parte actora en cuanto a que el estudio del uso debe ser acorde con la forma como se realiza la comercialización de productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre el particular, es del caso precisar que para probar el uso de una marca, el titular de la misma debe demostrar el uso de todos y cada uno de los productos que distingue, y que los medios probatorios que demuestren dicho uso deben estar identificados con la referida marca cuestionada, y no con otra marca.

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo

[E]l artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece que “[…] la nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso […]”. Por lo anterior, el término de caducidad de cuatro (4) meses de que trata la norma citada, con el que contaba la parte actora para la presentación de la demanda objeto del presente asunto, debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que fue notificada la Resolución 27302 del 30 de julio de 2009, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 24832 del 14 de agosto 2007, esto es, el 26 de agosto de 2008; significa lo anterior, que a partir del día 27 de agosto de 2008, empezó a correr el término de caducidad de la acción incoada.

Así las cosas, el término de los cuatro (4) meses para la presentación de la demanda, vencía el 27 de diciembre de 2008, y como quiera que la misma fue radicada el 19 de diciembre de 2008, de acuerdo con el sello obrante a folio 77 vuelto del plenario, en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, como lo señaló el apoderado de la sociedad PROMOTORA APARTAMENTOS S.A (antes INVERSIONES G.B.S, Ltda.) JUICIO DE LEGALIDAD - Debe realizarse según las circunstancias de hecho y de derecho vigentes al momento de la expedición del acto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 27 de mayo de 2010, Radicación 25000-23-27-000-2005-01869-01, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta; y 26 de abril de 2013, Radicación 11001-03-24000-2003-00343-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCISO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 168 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 170

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00015-00

Actor: THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Tema: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO - RENUNCIA DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCADERECHO PREFERENTE - PRESERVACIÓN DEL DERECHO PREFERENTECADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCA - DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULOS 165, 166, 168, 171 y 174

La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedad The Ritz Carlton Hotel Company, LLC, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 24832 del 14 de agosto 2007, por la cual se decidió negar la cancelación por no uso de la marca nominativa Carlton, con certificado número 184.501, clase 42 de la nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Inversiones G.B.S LTDA; 9030 de 27 de marzo de 2008 y 27302 del 30 de julio de 2009, que decidieron los recursos de reposición y de apelación, interpuestos

respectivamente, confirmando la decisión, todas ellas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda El demandante, actuando por medio de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del Código Contenciosos Administrativo, instauró demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución no 24832 del 14 de agosto de 2007, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó la Cancelación por no uso de la marca CARLTON (NOMINATIVA) con Certificado de Registro No 184501, bajo la titularidad de INVERSIONES G.B.S LTDA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No 9030 del veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008), expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 24832 del catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), en sede de reposición.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No 27302 del treinta (39) de julio de dos mil ocho (2008), expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de

la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución 24832 del catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), en sede de Apelación.

CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del Derecho, se ordene la CANCELACIÓN POR NO USO de la marca CARLTON (NOMINATIVA) con Certificado de Registro No 184501 bajo la titularidad de la sociedad INVERSIONES C.B.S LTDA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42

Internacional.

QUINTA: Que se condene en costa a la parte demandada [...]1”

(Mayúsculas tomadas del original) I.2. Los hechos Los hechos en que se fundamenta la demanda son del siguiente tenor: Manifestó que mediante la Resolución No. 3784 del 27 de febrero de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CARLTON (nominativa) para amparar servicios comprendidos en la Clase 42 Internacional de Niza, a favor de la sociedad

INVERSIONES G.B.S LTDA.

Adujo que el 22 de agosto de 2005, la sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC presentó solicitud de cancelación por falta de uso contra la marca CARLTON, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 162 y 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Recordó que el fundamento jurídico de dicha acción básicamente recayó en el hecho de que INVERSIONES C.B.S LTDA. no estaba haciendo uso de marca concedida CARLTON (nominativa) dentro de todos y cada uno de los patrones y

lineamientos trazados por los artículos 162 y 165 de la Decisión 486. Aseguró que el 14 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 24832, mediante la cual negó la cancelación de la marca de la referencia. Afirmó que, teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC, mediante memorial radicado el 18 de septiembre de 1 Folio 40-41 del cuaderno principal 2007, formuló recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución No 24832 en comento, los cuales fueron desatados negativamente. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora estimó que los actos administrativos atacados transgredieron las normas en que ha debido fundarse los actos administrativos, en particular, en lo referente a lo dispuesto en los artículos 162 y 165 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 84 del Código Contenciosos Administrativo y los principios generales de interpretación de los contratos dispuestos en los artículos 1618 y 1619 del Código Civil, que disponen: “[…] CAPITULO IV De las Licencias y Transferencias de las Marcas Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la

licencia deberá constar por escrito. CAPITULO V De la Cancelación del Registro Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […].2” El Código Civil de Colombia dispone en los artículos 1618 y 1619 lo siguiente: “[…] Título XIII: De la Interpretación de los Contratos Artículo 1618. - Prevalecía de la intención. - Conocida claramente la

intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Artículo 1619. - Limitaciones del contrato a su materia. - Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado […]” Refiriéndose a las normas antes citadas, sostuvo la parte actora que la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de los actos atacados se excedió en interpretar las pruebas aportadas al proceso, en particular la escritura pública No. 1660 de fecha 14 de junio de 1995 y el contrato de administración hotelera, pues “[…] no debieron tenerse como evidencia de la autorización que legitima el uso de la marca Carlton llevado a cabo por parte de las sociedades Administradora Hotelera DANN LTDA. y la Promotora Apartamentos DANN S.A, en tanto que lo único que se autorizaba era el uso del nombre comercial DANN CARLTON, sin que por ello se pueda predicar extensivamente una autorización para el uso de la marca Carlton (Nominativa) […]”. Afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio “[…] violó lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo al incurrir en falsa motivación por inexistencia de los hechos aducidos en las resoluciones y en una errónea percepción de las pruebas por error de hecho, ya que tuvo como probados hechos que no son ciertos […]”. Comentó que dichos contratos no debieron tenerse en cuenta como evidencia de la autorización que legitima el uso de la marca Carlton, en tanto que lo único que se autorizaba era el uso del nombre comercial HOTEL DANN CARLTON BUCARAMANGA Y DANN CARLTON, sin que por ello se pueda predicar

extensivamente una autorización para el uso de la marca Carlton. 2 Decisión 486 del 2000. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Comisión de la Comunidad Andina. Manifestó que dentro del proceso administrativo la sociedad titular de la marca CARLTON no probó el uso de la marca en los términos que exige el artículo 162 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues lo que se probó fue el uso de la marca a través de una autorización de un nombre comercial y no de una marca que se encontrara depositada en el registro correspondiente, más aún cuando la escritura antes referida es anterior a la fecha en que se solicitó el registro de la marca Carlton. Sostuvo que si efectivamente existió un contrato de licencia de uso entre la sociedad Inversiones G.B.S. LTDA y las sociedades Administradora Hotelera Dann Ltda. y la Promotora Apartamentos Dann S.A, el mismo debió ser registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, su incumplimiento deriva en que dicho contrato no surta efectos frente a terceros. Finalmente, afirmó que las facturas de los hoteles Calle 103, Hotel Dann Carlton Bucaramanga, y Hotel Casa Dann Carlton, de las vigencias 2002 a 2006, no eran idóneas para acreditar el uso de la marca Carlton, en tanto que se referían a los nombres comerciales Hotel Dann Carlton Bucaramanga, y Hotel Casa Dann Carlton. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO Surtido el trámite anterior, el demandado y el tercero interesado presentaron los escritos de contestación de la demanda, en los cuales se expusieron los siguientes argumentos y excepciones:

II.1. LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. La Superintendencia de Industria y Comercio, en escrito presentado extemporáneamente3 solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones formuladas, pues las decisiones acusadas no son nulas y, las mismas, se ajustaron a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas. II.2. TERCERO INTERESADOLA SOCIEDAD PROMOTORA APARTAMENTOS S.A (antes INVERSIONES G.B.S, Ltda.) El tercero interesado presentó como excepción la que denominó “[…] caducidad de la acción de nulidad y 3 Folios 129 a 133 del cuaderno principal restablecimiento […]”, por cuanto, en su entender, la demanda se presentó con posterioridad al vencimiento del término contemplado en la ley. Puso de presente que el término para presentar la demanda vencía el 13 de enero de 2009, fecha en la cual terminaba la vacancia judicial, pues los cuatro (4) meses dispuestos como término en la norma, vencían inicialmente el 26 de diciembre de 2008, no obstante, recordó que por motivo de la vacancia judicial no corrieron los términos durante los días 21 a 31 de diciembre del año 2009 y 1 a 11 de enero de 20104, por lo que término se trasladó al primer día hábil de la terminación de la misma, es decir, al 13 de enero de 2009 y no el 20 de enero del año en mención, fecha según la cual se radicó el libelo demandatorio. De otro lado, manifestó que el hecho de no inscribir un contrato de licencia de una

marca en el registro respectivo no desvirtúa la constatación fáctica del uso de esa marca en el mercado, hasta tal punto de que se cancele la marca respectiva. En el mismo sentido, recalcó que según el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio número 04045240 del 31 de mayo de 20045, la protección conferida a la marca por el ordenamiento jurídico requiere únicamente que la misma se encuentre presente en los flujos comerciales de la empresa sin necesidad de acudir a otros elementos probatorios que ratifiquen su uso. Consideró que lo relevante es probar el uso de la marca, independientemente del sujeto que lo haya hecho, ya que sin ser titular puede encontrarse autorizado para ello. Adujo que el hecho de no tener registrada o en trámite de registro la marca Carlton al momento de la autorización de uso del signo, en nada afecta la existencia y el uso, que de este se está haciendo dentro del mercado. Los empresarios pueden entonces autorizar el uso de un signo sin que este se encuentre registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, aunque no goce de la protección legal frente a terceros. A modo de conclusión, señaló lo siguiente: “[…] A efectos de demostrar el uso de la marca no se hace necesario el registro de la licencia ante la oficina nacional competente, dado que la misma no constituye un requisito ad probationem del acto o hecho que 4 Folio 135 del cuaderno principal Constancia secretarial del Consejo de Estado 5 Folios 173 a 175 del cuaderno principal se pretende probar, es decir, el uso real de la marca. (…) lo que toma por relevancia frente al caso en particular es la constatación fáctica de esta circunstancia en el mercado y no propiamente el sujeto que realiza

dicho acto. Según los argumentos planteados, es completamente viable para los empresarios autorizar el uso de un signo sin que el mismo este registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en efecto, y bajo el entendido que el “hecho marcario” comprende la simple colocación de un signo a un producto o servicio en el mercado, se puede concluir, que un signo se puede utilizar aún antes de intentarse su registro, caso en el cual no goza de la protección legal en relación con terceros, dado que se dificulta excluir a otros del uso del mismo. No obstante no ser de la esencia para demostrar el uso del signo el evidenciar quien ejecuta el mismo, frente al caso en estudio, es evidente que la autorización que se hace del mismo se encuentra debidamente probado […].6”

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 499-S-TJCA-2013 en el Proceso 86-IP-2013de fecha 27 de agosto de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 162, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones7: “[…] PRIMERO: De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud

de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizarlo. El uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra 6 Folio 13 y 14 del cuaderno principal 7 Folios 186 a 193 del cuaderno principal persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En el caso particular, para determinar el periodo de uso se debe tomar como un punto de referencia el 22 de agosto de 2005, fecha en la que se solicitó la cancelación del registro por no uso de la marca denominativa CARLTON. El licenciatario es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. Se advierte que el contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y

registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. El uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Son supuestos y hechos completamente diferente. Una cosa es probar que una marca está en uso en un mercado determinado, es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razón social se usa en sus transacciones comerciales. Probar el uso del nombre comercial o de la razón social no implica probar el uso de la marca en el mercado. La corte consultante deberá establecer si la marca denominativa CARLTON es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia […]”.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 28 de junio de 20148, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la parte actora y el tercero con interés en las resultas del proceso reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa.

La Superintendencia de Industria de Comercio consideró como irrefutable el uso de la marca de la cual se solicitó la cancelación, toda vez que la misma fue

demostrada dentro del proceso administrativo con las expresiones HOTEL DANN CARLTON y CASA DANN CARLTON siguiendo los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Andina. Advirtió que la combinación de la marca CARLTON con las 8 Folio 195 del cuaderno principal expresiones Hotel Dann y Casa Dan no altera la distintividad intrínseca del signo y los actos atacados no contravienen las disposiciones de la comunidad en materia marcaria, pues se observa que el uso fue probado, sin modificaciones, ni alteraciones o extracciones parciales que alteraran su capacidad distintiva de un origen empresarial. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV.- RENUNCIA DERECHOS SOBRE REGISTRO DE MARCA Luego de transcurrido el trámite del procedimiento ordinario y habiendo terminado la etapa procesal de los alegatos, la sociedad The Ritz Carlton Hotel Company mediante escrito radicado el 6 de mayo de 20169, informó a esta entidad que el titular de la marca nominativa Carlton, la sociedad Promotora Apartamentos S.A.S, radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la renuncia a derechos respecto del registro de la marca Carlton, con certificado de registro 184501.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad The Ritz Carlton Hotel Company, en el libelo de la demanda, respecto de determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la expedició