CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00018-00-2015

REGISTRO MARCARIO – Marcas en idioma extranjero Frente a este punto conviene traer a colación lo dicho por el Tribunal en relación con el uso de palabras en idioma extranjero, pues ha expresado que no serán registrables esas marcas si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que las integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. CONFORMACION DE UNA MARCA – Las palabras de uso común no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual puede proceder su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. REGISTRO MARCARIO – Procede el registro cuando las marcas enfrentadas están conformadas por palabras de uso común o débiles / MARCA USA

STAR – Registrable Se trata de signos conformados por palabras de uso común o débiles, que dada la naturaleza explicada en el acápite anterior, no deben tomarse en cuenta al efectuar el cotejo marcario, porque éstas pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas única y exclusivamente por un titular marcario. Resultaría registrable el signo solicitado en la medida en que no puede invocarse exclusividad alguna sobre palabras de uso común como las que tiene registradas la sociedad AUTECO S.A.

NOTA DE RELATORIA: Registro de marcas con palabras de uso común o débiles, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de marzo de 2013,

Rad. 2008-00279, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 26855 DE 2008 (29 de julio)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00018-00

Actor: AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. – AUTECO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como de Nulidad Relativa de

conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la sociedad AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A (en adelante AUTECO S.A.) contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.: 26855 del 29 de julio de 2008 por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 8588 del 25 de marzo de 2008, y se concedió el registro de la marca USA STAR en la clase 12 a la sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia: II.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda interpretada como de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. “1. Que las marcas STAR y USA STAR son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que la marca STAR de AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. se encontraba

registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución No. 26855 de 29 de julio de 2008 demandada, no es posible registrar USA STAR, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Que es nula la Resolución No. 26855 de 29 de julio de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 8588 de 25 de Marzo de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se concedió el registro de la marca USA STAR en la Clase 12 y se agotó la vía gubernativa.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento de derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se abstenga de expedir el correspondiente Certificado de Registro si no lo ha hecho, o lo cancele, si ya fue expedido, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 176 del código Contencioso Administrativo.”1 2.2.- Fundamentos de hecho

a. La sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC. solicitó el registro de la marca USA STAR (mixta) para identificar servicios comprendidos en la Clase 12 Internacional, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial. b. Dentro del término legal la sociedad AUTECO S.A. se opuso a dicha solicitud, con fundamento en la confundibilidad de la marca STAR de su

propiedad que identifica productos de la clase 12. c. Mediante la Resolución No. 8588 del 25 de marzo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro solicitado. d. La sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la citada resolución. e. La División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial, a través de la Resolución No.16463 del 28 de mayo de 2008. 1 Folios 37 y 38 de este Cuaderno. f. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la decisión que negó el registro de la marca USA STAR, y en su lugar lo concedió a través de la Resolución No. 26855 del 29 de julio de 2008 a la sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 61 de la Constitución Política y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: Sustentó la vulneración de la norma constitucional en el hecho de que el registro marcario atacado desconoce el mandato de proteger la propiedad intelectual, pues viola el derecho al uso exclusivo de que goza la sociedad AUTECO S.A. respecto del signo USA STAR. Señaló que en el controvertido signo la expresión USA es descriptiva de los productos provenientes de los Estados Unidos, lo cual la convierte en una palabra

que no puede ser apropiada y por lo tanto debe ser excluida de la comparación, dejando entonces el cotejo marcario limitado a los términos STAR y STAR. Alegó que según lo planteado existe una identidad entre los signos, pues ambas presentan similitudes de tipo conceptual ya que evocan la misma idea en la mente del consumidor, esto es, la idea de ESTRELLA. Ahora bien desde el punto de vista ortográfico y fonético la suerte no es distinta, ya que la marca solicitada reproduce íntegramente la marca registrada. Aseguró que elemento gráfico de la marca solicitada no le añade distintividad alguna toda vez que consiste en la representación de una estrella con lo cual se reafirma la similitud conceptual de las marcas enfrentadas. Manifestó su desacuerdo con el argumento de la Superintendencia según el cual la marca STAR es una marca débil, como quiera que no indica ninguna cualidad o característica esencial de los productos que ampara. Agregó que las dos expresiones identificaban los mismos productos, toda vez que la marca STAR se encuentra vigente para amparar repuestos para motocicletas, motos y automóviles, en tanto que la marca USA STAR fue concedida para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre y accesorios para vehículos terrestres, productos todos que se encuentran en la Clase 12 Internacional. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Notificada la sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC allegó memorial de intervención en el cual solicitó desestimar las peticiones de la actora. Adujo que la actora olvidaba que se trataba de comparaciones entre signos mixtos y nominativos, y que siendo ello así, la regla a aplicar variaba tal y como lo había

venido manifestando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. También sostuvo que la palabra STAR estaba presente en numerosos registros para la clase 12, razón por la cual ninguna empresa puede monopolizar su registro y uso. Arguyó que no podía descartarse la descriptividad de la partícula adicional USA, ya que cuando hacen parte de una expresión marcaria, le otorgan la distintividad al registro. Informó que era titular de un registro similar concedido en la Clase 12 Internacional consistente en la marca USA STAR TRUCK PRODUCTS, sin que haya sido objeto de impugnación administrativa ni judicial. IV.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, presentó escrito de contestación solicitando que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda, argumentando que no fueron violadas las normas invocadas por la sociedad AUTECO S.A. Señaló que desde el punto de la estructura visual ambos signos son diferentes, ya que USA STAR se encuentra formada por dos palabras en tanto que la marca solicitada sólo está compuesta por una. Además el signo USA STAR está acompañado por la figura de una estrella en el centro de la etiqueta, diez estrellas pequeñas en la parte inferior de la denominación USA STAR y las palabras USA STAR en un tamaño más grande al de la denominación central, todo lo cual otorga distintividad. Adujo que la coincidencia de los signos en algunas de sus letras no es causal suficiente para decretar su irregistrabilidad, pues ambos poseen elementos adicionales nominativos y gráficos que los hacen diferenciables por parte del consumidor promedio, permitiendo así su coexistencia pacífica en el mercado.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 5.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio presentó alegatos de conclusión reafirmando los fundamentos expuestos en su escrito de contestación. 5.2.- La tercera interesada en las resultas del proceso también alegó de conclusión insistiendo en que las resoluciones que se atacaban se ajustaban al ordenamiento jurídico. Trajo a colación más de ochenta (80) signos registrados en Colombia que contienen la palabra STAR para la clase 12, lo cual deja ver que el signo es débil y por ende la regla de comparación no puede ser la misma que se utiliza en materia de marcas de fantasía. Estimó como pertinentes los argumentos de la Superintendencia cuando indicó que desde el campo visual no existía la pretendida confundibilidad, ya que era conveniente advertir que se trataba de una expresión mixta versus una nominativa, contando la primera con todos los elementos necesarios para que el consumidor la distinga de otras que vienen a identificar productos similares. 5.3.- La sociedad actora reiteró lo expuesto en la demanda. VI.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 126-IP-2012 del 16 de enero de 2013, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. 1. “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el

signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

3. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado USA STAR (mixto) y la marca registrada STAR (denominativa), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

4. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto

marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

5. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

6. Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.”2

VII-. CONSIDERACIONES 7.1. Problema Jurídico El asunto se orienta a determinar si la expresión denominativa USA STAR de propiedad de la sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC., es confundible con la marca mixta registrada STAR de propiedad de la sociedad AUTECO S.A.

Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial tal y como a continuación se analiza: 7.2.- Comparación de las marcas Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera: 2 Folios 284 vuelto a 286 vuelto ibídem. Marca Solicitada Marca Registrada 7.2.1.- Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta y marcas nominativas. Elemento predominante Tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se debe determinar primero cuál es el elemento predominante dado que la marca registrada es mixta con parte denominativa compuesta y la expresión solicitada es nominativa, como quiera que se encuentra formada por solo una palabra. Aun cuando las pautas del mencionado Tribunal recomiendan determinar cuál es la parte predominante del signo mixto, la Sala observa que la apreciación que tendría el consumidor medio respecto del signo registrado sería integral, no siendo factible la separación en parte nominativa y parte gráfica. En efecto, el consumidor no sólo recordará la estrella grande y las diez estrellas pequeñas de la marca de la sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC., sino que precisamente quedará en su mente el elemento denominativo que está definido por las expresiones USA STAR. 7.3. Marcas en idioma extranjero Frente a este punto conviene traer a colación lo dicho por el Tribunal en relación con el uso de palabras en idioma extranjero, pues ha expresado que no serán registrables esas marcas si el significado conceptual de las palabras en idioma

extranjero que las integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).”3 Para la Sala, el significado en español de las expresiones USA y STAR forma parte del conocimiento común de los ciudadanos colombianos y en tal medida, en principio, podría considerarse como de fantasía, procediendo su registro.

7.4.- Marcas descriptivas o de uso común Según lo que se ha dicho sobre el particular, al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como 3 Folios 126 y 127 ibídem. expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual puede proceder su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Sobre el tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.4 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por

palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, ya que se trata de una circunstancia excepcional a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. 7.4.1. La palabra USA En el archivo digital de la Superintendencia de Industria y Comercio se encontraron, entre otras marcas registradas, hasta la fecha de radicación de la solicitud de la palabra USA, las siguientes: 4 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,

2010. Pág. 215.

Signo Expresión Reproducci Titular(es) Expedi Clase Certific Vigenci Estado ón/tipo ente (s) ado a MARC USATON Nominativa 1-USATON 14 11 49454 18/10/2 Concesi A (zhongshan) 025752 5 023 ón EXTE electrical NSION appliance co.,

TERRI LTD

TORIA L MARC Nominativa 104 38 29602 21/04/2 Concesi AS USAMOVI USA MOBILE 086959 4 015 ón

L COLOMBIA

LTDA

SIGLA USA

MOBILE MARC 198 3 Negaci

AS USA DETER 044634 ón

GENTS

COLOMBIA

LTDA. ENSE USA 198 12113 Concesi

NAS USA DETER 045473 ón

COME GENTS

RCIAL COLOMBIA

ES LTDA.

MARC USA 196 3 24276 10/09/2 Sin

AS DETERGE USA DETER 027902 2 011 Estado

NTS, INC. GENTS, INC. 13

MARC 104 39 29189 26/11/2 Concesi AS USAPOST USA POSTAL 032756 8 024 ón

AL S.A.

MARC Nominativa 1-USACELL 98 9 22807 08/05/2 Concesi AS USACELL CORPORATI 036281 4 010 ón ON ENSE USA 199 13100 Concesi

NAS USA CENTR 043643 ón

COME O

RCIAL ELECTRONI

ES CO LTDA.

ENSE USA 110 35 Concesi

NAS GLOBAL USA GLOBAL 029290 ón

COME MARKET MARKET S.A.

RCIAL S.A.

ES MARC USA MAK 1-USA MAK 10 17 41029 13/09/2 Concesi AS CORPORA CORPORATI 032250 7 020 ón TION ON SAS Lo anterior demuestra que se trata de una partícula débil. El mismo análisis debe hacerse en relación con la palabra STAR. 7.4.2.- Marca STAR Del registro de la Superintendencia de Industria y Comercio se desprende lo siguiente: Signo Expresió Reproducción/ Titular(es Expedient Clase( Certific Vigenci Estado n tipo ) e s) ado a MARC Nominativa 112 044412 12 486648 31/10/2 Conces

AS STARCO STARCO 022 ión

EUROPE A/S MARC Nominativa 112 044412 12 486648 31/10/2 Conces

AS STARCO STARCO 022 ión

EUROPE A/S MARCA starlight 1-Starlight 14 35,38, Publicaci EXTENSI Children s 12529 42 ón ON Foundation 9

TERRITO RIAL MARCA Nominat 1-Starlight 14 35,38, Concesió EXTENSI STARLIGH iva Children s 12531 42 n ON T Foundation 8

TERRITO CHILDREN

RIAL S

FOUNDATI ON MARCA Nominat 1-Starlight 14 35,38, Concesió EXTENSI STARLIGH iva Children s 12532 42 n ON TERRITO T Foundation 0 RIAL MARCA starbright 1-Starlight 14 38,42 Estudio EXTENSI world Children s 08129 de Fondo ON connect Foundation 0 TERRITO share RIAL support MARCAS STAR 112 7 4542 27/06/2 Concesió STAR MICRONI 00861 68 022 n

CS CO., LTD 1

MARCAS STAR 112 9 4741 27/06/2 Concesió STAR MICRONI 00861 51 023 n

CS CO., LTD 3

MARCAS DOPPIO Nominat 192 29 5188 23/07/1 Concesió STAR iva STAR STABILIM 13338 2 977 n ENTO 8 29

ALIMENTARE

S.P.A. MARCAS DOPPIO Nominat 192 29 5188 23/07/1 Concesió STAR iva STAR STABILIM 13338 2 977 n ENTO 8 29

ALIMENTARE

S.P.A. MARCAS DOPPIO Nominat 192 29 5188 23/07/1 Concesió STAR iva STAR STABILIM 16366 2 977 n

ENTO 6 A

ALIMENTARE

S.P.A. MARCAS Nominat 1-STARBUCKS 04 30 Negación

STARBUC iva CORPORATION 07516

KS (QUIEN 4

DOUBLES TAMBIEN

HOT NEGOCIA

COMO STARBU

CKS COFFEE COMPANY) MARCAS Nominat 1-STARBUCKS 04 29 Negación STARBUC iva CORPORATION 07516

KS (QUIEN 3

DOUBLES TAMBIEN

HOT NEGOCIA

COMO STARBU

CKS COFFEE COMPANY) MARCAS GAZEBO Nominat 1-STARBUCKS 04 30 2932 25/02/2 Concesió BLEND iva CORPORATION 07515 10 015 n

(QUIEN 2

TAMBIEN

COMERCIA

COMOSTARBU

CKS COFFEE COMPANY) MARCAS 1-STARBUCKS 01 42 2508 31/01/2 Concesió STARBUC CORPORATION 03690 26 022 n KS (QUIEN 6

TAMBIEN

NEGOCIA

COMO STARBU

CKS COFFEE COMPANY) MARCAS 1-STARBUCKS 04 43 2932 25/02/2 Concesió STARBUC CORPORATION 07517 07 015 n KS (QUIEN 2

TAMBIEN

COMERCIA

COMOSTARBU

CKS COFFEE COMPANY) MARCAS Nominat 1-STARBUCKS 01 35 2581 05/12/2 Concesió STARBUC iva CORPORATION 03560 95 022 n KS (QUIEN 6

TAMBIEN

NEGOCIA

COMO STARBU

CKS COFFEE COMPANY) MARCAS 1-STARCOM 97 35 2337 14/04/2 Concesió STARCOM MEDIAVEST 07331 63 020 n

GROUP, INC. 2

MARCAS 1-STARCOM 00 35 2417 30/08/2 Concesió STARCOM MEDIAVEST 04004 57 021 n

GROUP, INC. 3

MARCAS 1-STARFRISH, 96 29 Negación

STARFRIS S.A. 03355

H 0

MARCAS 1-STARGAZER 00 35 2461 27/09/2 Concesió STARGAZE GROUP LLC. 05533 84 011 n

R 9

MARCAS STARKEY 1-STARKEY 92 10 1488 25/02/2 Concesió LABORATORIE 31666 64 024 n S, INC. 7 10

MARCAS STARKEY Nominat 1-STARKEY 07 10 3408 13/08/2 Concesió iva LABORATORIE 00762 66 017 n

S, INC. 2

MARCAS STARKEY 1-STARKEY 07 10 3472 01/03/2 Concesió LABORATORIE 00987 44 018 n

S, INC. 2

Como se observa, se trata de signos conformados por palabras de uso común o débiles, que dada la naturaleza explicada en el acápite anterior, no deben tomarse en cuenta al efectuar el cotejo marcario, porque éstas pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas única y exclusivamente por un titular marcario. Resultaría registrable el signo solicitado en la medida en que no puede invocarse exclusividad alguna sobre palabras de uso común como las que tiene registradas la sociedad AUTECO S.A. tal y como se planteó en el fallo proferido por esta Sección en un asunto semejante: “Las palabras de uso común, son aquellas que por su uso constante en

la designación de un producto han decaído en banalidad, es decir, se han convertido en el nombre del mismo, como por ejemplo, las marcas JEANS y TENNIS, las cuales son utilizadas comúnmente en nuestra lengua para designar productos de ropa y calzado de campo o deportivo. Por consiguiente, no es aplicable al caso, pues el vocablo “SÚPER”, no es utilizado por el público consumidor para denominar un producto de la clase Internacional que se analiza en esta oportunidad. No obstante lo anterior, e interpretando lo que quiso decir la Entidad demandada al referirse al “uso común”, debe entenderse como la “debilidad” del elemento SÚPER, por ser empleado reiterativamente en las marcas registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio.”5 5 Sentencia del 22 de marzo de 2013 proferida dentro del proceso 11001-0324-000-2008-00279-00 con ponencia del Consejero de Estado Marco Antonio Velilla Moreno. Allí se decidió la registrabilidad del signo mixto SÚPER REFIEL de propiedad de GERÁN ARANDA CASTELLANOS en relación con una marca ya registrada SÚPER RIEL cuyo titular es la demandante en este proceso. Así las cosas, y dado que se ha probado que no existe un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, la Sala negará las pretensiones por encontrar ajustadas al ordenamiento jurídico las resoluciones acusadas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de acuerdo con lo expuesto

en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER al abogado Álvaro Correa Ordóñez como apoderado de la sociedad demandante en los términos del poder que obra a folios 207 a 300 de este Cuaderno.

TERCERO: REMITIR copia de la sentencia al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 7 de mayo de 2015.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidenta

GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA

MORENO