CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00023-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE UNA MARCA – Con fundamento en que el uso que se le dio no obedece a la forma en que fue registrada / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA - No procede cuando es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca / MARCA USADA DE MANERA DIFERENTE A LA REGISTRADA - No se puede cancelar por falta de uso. Clases de elementos de la marca / CANCELACIÓN TOTAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – No procede respecto de la marca TROLLI de la clase 30 [S]i una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. […] Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la actora ha usado la marca “TROLLI” tal y como fue registrada, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 6 de octubre de 2000 y 6 de octubre de 2003, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486. […]de las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo de cancelación por no uso de la marca nominativa “TROLLI”, la Sala advierte, en

primer lugar, que la copia de la factura de venta expedida por la sociedad ALINOVA S.A. el 28 de febrero de 2004 a la compañía PROCAPS S.A. y las 3 copias de órdenes de compra expedidas por PROCAPS S.A. a la compañía ALINOVA S.A. durante el 2004, no demuestran el uso de la marca cuestionada durante el período comprendido entre el 6 de octubre de 2000 y 6 de octubre de 2003, dado que las mismas fueron aportadas con posterioridad, esto es, durante el

2004. En segundo lugar, se observa que las facturas de venta y órdenes de compra acompañadas de las certificaciones expedidas por la Revisora Fiscal y el Director de Contabilidad de las sociedades actoras, así como aquellas rendidas por los señores JOBST VIERTEL ARANGO, Gerente de Mercadeo de

BLUCKBUSTER VIDEO; RICARDO ALBERTO MEJÍA, Gerente Comercial de SURTIMERKA LTDA; RICARDO VISBAL NAVARRO, Gerente Nacional de Compras de Víveres de la compañía OLÍMPICA; y SANDY ESTEBAN DE ÁVILA, Gerente Comercial de la compañía GRUPO ECO S.A., allegados al trámite administrativo y a esta instancia judicial, demuestran el uso efectivo y real de la marca nominativa “TROLLI”, en relación con productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (confitería), dentro de los tres (3) años anteriores a la radicación de la solicitud de cancelación por no uso. Ahora, cabe precisar que aunque se hubiese acreditado que el signo cuestionado se ha usado en el mercado con una grafía o tipo de letra especial, ello no supone que la marca

se haya usado en una forma sustancialmente distinta a como fue registrada, circunstancia esta que no resulta suficiente ni válida para justificar la cancelación total por no uso de la marca cuestionada, “TROLLI”. En efecto, debe anotarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 165 de la Decisión 486, si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca. Sobre el particular, el Tribunal en su jurisprudencia ha establecido que una marca puede tener dos clases de elementos: unos principales y otros secundarios. Los primeros, son los que le brindan características distintivas al signo y, por lo tanto, son predominantes en él, de tal suerte que si se llegan a modificar se estará frente a una marca diferente cuya protección estará sujeta a una nueva solicitud de registro. En tratándose de las marcas nominativas, el elemento sustancial y predominante es la expresión misma observada desde su composición fonética, ortográfica y conceptual; en las marcas figurativas, lo es la representación gráfica, el concepto evocado por la figura, mientras que en las mixtas, el elemento denominativo suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, no obstante lo cual, en algunos casos, el elemento prioritario es el gráfico, en consideración al tamaño, color y colocación en la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. Por su parte, los aspectos secundarios que

incluye el registro de la marca, como el tamaño o tipo de la letra, trazos figurativos sencillos o en general variaciones no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de esta pueden ser modificados, sin que por ello se entienda que existe un registro nuevo. […] Por tal razón, es dable afirmar que aún incluyendo en la marca “TROLLI” una grafía o tipo de letra especial, la misma no resulta alterada en su carácter distintivo, ya que el elemento predominante de la marca es el nominativo, representado precisamente en la combinación formada por esas letras, elemento éste con el cual el consumidor identifica los productos que ampara la marca. La grafía o tipo de letra especial, entonces, como elemento secundario, no puede afectar el uso correcto del registro concedido. En efecto, dicha inclusión no es sustancial, por cuanto la forma de uso del signo cuestionado no fue de tal entidad que pudiera cambiar la manera en que el consumidor percibe la marca en el mercado, pues al incluir una grafía o tipo de letra especial, no se diluyen los elementos que le otorgan distintividad. DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Para obtener la cancelación del registro de una marca / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD DE DEMANDA – No prospera porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la que procede La sociedad PROCAPS S.A. propuso la excepción de ineptitud de demanda, por cuanto, a su juicio, la actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicitó derecho alguno, dado que su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados; y

que, en efecto, con su expedición no se vulneró derecho alguno. Al respecto, la Sala estima que no hay ineptitud de la demanda, como lo afirma el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la parte actora resulta procedente, habida cuenta que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca nominativa “TROLLI”, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la citada Clase 30; y, además, como el titular de la marca pierde su protección, tendrían las aquí demandantes el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no podría hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A. […] Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca. Por lo tanto, no prospera la excepción de inepta demanda propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 168

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00023-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA

MARCA “TROLLI” CUESTIONADA, IDENTIFICADA CON EL CERTIFICADO DE

REGISTRO NÚM. 224705, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD PROCAPS S.A.

DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA

DISTINGUIR “CONFITERÍA”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE

30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 14294 de 22 de mayo de 2007, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 33247 de 29 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el

certificado de registro núm. 227405 de la marca nominativa “TROLLI”, para 1 En adelante SIC. distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Las actoras en la demanda señalaron como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 6 de octubre de 2003 presentaron solicitud de cancelación por no uso del registro marcario núm. 227405, correspondiente a la marca nominativa “TROLLI”, registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 302 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A. 2°: Que mediante la Resolución núm. 14294 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC denegó la cancelación total por no uso del registro marcario y, en consecuencia, lo canceló parcialmente en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadora, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. Como consecuencia de dicha limitación, únicamente distinguirá “[…] confitería […]”.

2 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadora, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]” . 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 3º: Que contra la citada resolución interpusieron recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 33247 de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Fundamentaron los cargos de violación, en síntesis, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 166 de la Decisión 486, por indebida aplicación. Señalaron que las marcas se clasifican en nominativas, mixtas y figurativas; y que por seguridad jurídica no es posible convertir una marca nominativa en una mixta contraviniendo la clasificación marcaria. Adujeron que el propietario de un registro marcario tiene la obligación de probar el uso de la marca que le fue otorgada conforme a como fue registrada; y que de existir algún cambio aquel no debe alterar la forma ni esencia del signo ni su carácter distintivo. Indicaron que al revisar las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A., para probar el uso de la expresión “TROLLI”, se evidencia claramente que las etiquetas que utiliza tal marca están acompañadas de gráficos que predominan

sobre su parte nominativa, formando consecuencialmente una marca mixta y vulnerando la esencia de las expresiones nominativas, que es precisamente la ausencia de gráficos o formas especiales de letras, dando como resultado un signo totalmente diferente al que fue registrado. Concluyeron que no puede probarse el uso de un signo nominativo a través de uno mixto, como tampoco exonerar a los titulares de registros marcarios de una de sus principales obligaciones, esto es, utilizar la marca conforme fue registrada, por cuanto se estarían vulnerando derechos de terceros para acceder a expresiones que no están siendo utilizadas. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que dentro del expediente administrativo, a diferencia de lo afirmado por la parte actora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso parcial de la marca nominativa cuestionada “TROLLI”, pues aportó suficiente material probatorio que demostraban su uso real y efectivo, en el modo y cantidad característico para la confitería; y que si bien era cierto que en algunas pruebas se presentaba la expresión “TROLLI”, acompañada de otros elementos nominativos o figurativos, también lo era que estos últimos no constituían cambios o alteraciones sustanciales al signo cuestionado, toda vez que de la apreciación de los mismos prevalece la palabra “TROLLI”. Aseveró que el hecho de que la marca nominativa registrada se presente en el

mercado acompañada de algunos elementos llamativos o diseños originales con el fin de atraer la atención del consumidor, no implica que pierda su distintividad o que se degenere en una marca mixta, como lo afirman las actoras, dado que las variaciones efectuadas por la sociedad PROCAPS S.A. fueron obvias y necesarias para la comercialización del producto. Resaltó que en las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en las resultas del proceso siempre prevaleció la denominación “TROLLI”, por lo cual, a su juicio, no es posible sostener que su titular no probó el uso de la marca conforme fue registrada. Indicó que a través de diferentes conceptos, ha sostenido que el uso de la marca puramente nominativa podrá demostrarse con la utilización de la misma bien sea con la exacta denominación o con diferente grafía, forma o color, siempre y cuando se conserve la semántica, ortografía, fonética y concepto ideológico de la expresión registrada, lo cual ocurrió en el caso bajo examen. II.2. La sociedad PROCAPS S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, los actos administrativos acusados fueron legalmente motivados, sin que la parte actora hubiera explicado el vicio de ilegalidad. Señaló que el artículo 165 de la Decisión 486 expresa la posibilidad de cancelar las marcas por no uso; que de no prosperar una cancelación total puede efectuarse una limitación de productos o servicios, dependiendo de lo que resultare probado en la vía administrativa; y que lo que se evidencia en el caso bajo examen es una clara aplicación de la norma, pues la SIC ordenó una

limitación a los productos cobijados por la marca y desestimó la cancelación total. Adujo que la parte demandante desconoce que un registro marcario nominativo únicamente exige el uso de la denominación completa, sin importar qué diseño de letra se use. Por el contrario, son las marcas mixtas, las cuales están compuestas por elementos nominativos y figurativos, que obligan a su titular a probar el uso de ambos elementos, dado que sobre dichas características es que su propietario reivindica derechos. Mencionó que cada elemento que conforma el acervo probatorio, demuestra el uso de la marca “TROLLI”, para identificar golosinas en el mercado colombiano dentro del período establecido para el efecto, de manera que se restringió la cobertura de dicho signo exclusivamente para tales productos. Propuso la excepción de ineptitud de la demanda, porque la parte actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicitó derecho alguno, dado que su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados, y en efecto con su expedición no se vulneró ningún derecho. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1Las actoras insistieron en acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, el tercero con interés directo no demostró que la marca cuestionada “TROLLI” haya sido efectivamente usada en el mercado colombiano, pues el material probatorio demuestra el uso de un signo diferente al que fue

inicialmente registrado. IV.2El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la SIC acertó en la decisión de denegar la cancelación total de la marca cuestionada “TROLLI”, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que las pruebas aportadas dentro del trámite administrativo demostraron el uso real y efectivo de la marca objeto de controversia; y que en la valoración que realizó la entidad demandada sobre las mismas se respetó el ordenamiento jurídico. Insistió en que demostró el uso en el mercado colombiano de la marca “TROLLI”, útil para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente en lo relativo a confitería. IV.4En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…]

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso.

Procedimiento. 1.1. En vista que, en el proceso interno Trolli Ibérica S.A. Mederer Gmbh solicitó la cancelación por falta de uso de la marca TROLLI (denominativa), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que

surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 5 Proceso 375-IP-2019. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […]

2. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 2.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 2.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirsela norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 2.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de

los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización. […] 2.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidoreslos bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […]

3. El uso de la marca diferente a la registrada 3.1. Teniendo en cuenta que el demandante dentro del proceso interno alegó que la marca TROLLI (denominativa) no estaría siendo usada tal como fue registrada, resulta pertinente abordar este tema. 3.2. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. 3.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente:

a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 3.4. Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 3.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas de uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones que no sean sustanciales. 3.6. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 5.7. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca TROLLI (denominativa) en su conjunto […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Cuestión Previa La Sala debe, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de inepta demanda propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. La sociedad PROCAPS S.A. propuso la excepción de ineptitud de demanda, por cuanto, a su juicio, la actora presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no solicitó derecho alguno, dado que su única pretensión está encaminada a que se declare la nulidad de los actos acusados; y que, en efecto, con su expedición no se vulneró derecho alguno. Al respecto, la Sala estima que no hay ineptitud de la demanda, como lo afirma el tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la parte actora resulta procedente, habida cuenta que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca nominativa “TROLLI”, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la citada Clase 30; y, además, como el titular de la marca pierde su protección, tendrían las aquí demandantes el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no podría hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A. En efecto, el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “[…] ARTICULO 168. La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa […]”.

Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca. Por lo tanto, no prospera la excepción de inepta demanda propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso6. Precisado lo anterior, se tiene que la SIC, mediante la Resolución núm. 14294 de 22 de mayo de 2007 canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca nominativa “TROLLI”, con certificado núm. 227405, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadora, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 6 A dicha conclusión arribó la Sala, en un caso de similares supuestos de hecho y de derecho, cuando señaló que no prosperaba la excepción previa de inepta demanda propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso: “[…] Sea lo primero señalar que la demanda no puede considerarse inepta, como lo pretende el tercero interesado, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la parte

actora, es procedente, ya que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la Clase 30; pero además, si la decisión le es favorable, el titular pierde su protección y aquella tiene el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no puede hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A.. En efecto, el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “ARTICULO 168. La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa”. Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca. […]” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2009-00552-00. Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca, distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…]confitería […]”. En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] café, té, cacao,

azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadora, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] confitería […]”. Al respecto, las actoras alegaron, al revisar las pruebas aportadas por la sociedad PROCAPS S.A. para probar el uso de la expresión “TROLLI”, que se evidencia claramente que las etiquetas que utiliza tal marca están acompañadas de gráficos que predominan sobre su parte nominativa, formando consecuencialmente una marca mixta y vulnerando la esencia de las expresiones nominativas, que es precisamente la ausencia de gráficos o formas especiales de letras, dando como resultado un signo totalmente diferente al que fue registrado. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 1657 y 166 de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486 7 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marc